Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2023 г. N С01-2655/2022 по делу N А40-146430/2022 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за незаконное использование наименования места происхождения товара на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку без привлечения в процесс иных правообладателей спорного наименования места происхождения товаров невозможно достоверно определить соответствующую долю истца в подлежащей взысканию компенсации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2023 г. N С01-2655/2022 по делу N А40-146430/2022

 

Резолютивная часть постановления объявлена 14 февраля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 февраля 2023 года.

 

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Чесноковой Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П. рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Муравской Ирины Александровны (Москва, ОГРНИП 318774600525356) на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.09.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2022 по делу N А40-146430/2022

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Фабрика оренбургских пуховых платков" (ул. Переселенцев, д. 1/1, г. Оренбург, Оренбургская обл., 460036, ОГРН 1155658020396) к индивидуальному предпринимателю Муравской Ирине Александровне о защите исключительного права на наименование места происхождения товара.

В судебном заседании принял участие представители:

от индивидуального предпринимателя Муравской Ирины Александровны - Брагин М.К. (по доверенности от 23.12.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Фабрика оренбургских пуховых платков" - Наумова Н.А. (по доверенности от 01.09.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Фабрика оренбургских пуховых платков" (далее - истец, фабрика) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Муравской Ирине Александровне (далее - ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование наименования места происхождения товара в размере 1 000 000 рублей, об обязании за свой счет на своем интернет-сайте "dom-puha.ru", в том числе в описании контрафактных товаров, опубликовать информацию о решении арбитражного суда о допущенном нарушении и признании соответствующего товара контрафактным, с указанием действительного правообладателя в полном объеме, с использованием шрифта Times New Roman размером не менее 12, с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу и в течение 1 года с момента размещения информации на сайте.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.09.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2022, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 500 000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы Муравская И.А. ссылается на то, что истцом не был соблюден досудебный порядок разрешения спора, поскольку в приложенных к иску документах имеется квитанция, подтверждающая направление претензии в адрес индивидуального предпринимателя Ефимова К.В., но не ответчика. Между тем суды первой и апелляционной инстанций в нарушение норм процессуального права не придали указанному обстоятельству правового значения и рассмотрели исковые требования по существу.

Податель кассационной жалобы полагает, что переход суда первой инстанции из предварительного судебного заседания в судебное заседание, по итогам которого дело было рассмотрено по существу, лишил ответчика возможности в полной мере воспользоваться своими процессуальными правами в целях защиты своих интересов. Так, до начала предварительного судебного заседания суд был уведомлен об отсутствии у ответчика документов, приложенных к исковому заявлению, а также о невозможности обеспечения ответчиком явки в суд своего представителя.

Ответчик обращает внимание на то, что представленные истцом доказательства не подтверждают использование ответчиком спорного наименования места происхождения товаров. Упоминание словосочетания "оренбургский платок" на указанных в нотариальном протоколе страницах не является незаконным использованием наименования места происхождения товаров, поскольку данные совпадения являются следствием кодирования поисковой системы, не являются ссылками на сайт с доменным именем dom-puha.ru и не выводят на товары, реализуемые ответчиком. Имеющиеся в материалах дела копии чеков, этикеток, упаковки товара, содержащие определенные словесные обозначения, никак не связаны со спорным наименованием "Оренбургский пуховый платок", и не сходны с ним до степени смешения, в связи с чем они также не доказывают нарушение исключительного права истца.

По мнению ответчика, размер компенсации, взысканный в пользу истца, является необоснованным.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей истца и ответчика, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

На основании пункта 1 статьи 1516 ГК РФ наименование места происхождения товаров, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

В силу пункта 1 статьи 1518 ГК РФ наименование места происхождения товаров признается и охраняется в силу государственной регистрации такого наименования.

Пунктом 2 статьи 1518 ГК РФ предусмотрено, что лицам, зарегистрировавшим наименование места происхождения товаров, предоставляется исключительное право использования этого наименования, удостоверяемое свидетельством или свидетельствами, при условии, что производимый каждым таким лицом товар отвечает требованиям пункта 1 статьи 1516 этого Кодекса.

Исключительное право использования наименования места происхождения товаров в отношении того же наименования может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами (пункт 1 статьи 1516 ГК РФ).

Согласно пункту 1 части 2 статьи 1519 ГК РФ использованием наименования места происхождения товаров считается размещение этого наименования, в частности, на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1519 ГК РФ не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товаров лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как "род", "тип", "имитация" и тому подобными, а также использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара (незаконное использование наименования места происхождения товаров). Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы наименование места происхождения товаров или сходные с ними до степени смешения обозначения, являются контрафактными.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещено географическое указание или наименование места происхождения товара (часть 2 статьи 1537 ГК РФ).

Из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), следует, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанных прав и факт их нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и следует из материалов дела, фабрика является обладателем исключительного права использования наименования места происхождения товара "Оренбургский пуховый платок", что подтверждается свидетельством N 68/2.

В ходе мониторинга сети Интернет истцом установлено, что ответчик посредством интернет-магазина "DOM PUHA" предлагает к продаже, в том числе, оренбургские пуховые платки. После совершения закупки в указанном магазине, представителем истца было обнаружено, что ответчик незаконно использует наименование места происхождения товара на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на сайтах.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права фабрики.

Учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции посчитал возможным снизить размер компенсации до 500 000 рублей.

Суд первой инстанции также указал на отсутствие оснований для удовлетворения требования истца об обязании ответчика опубликовать решение на сайте dom-puha.ru, поскольку им не обосновано, на восстановление какого нарушенного права такое требование направлено.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, пришли к обоснованным выводам о доказанности принадлежности исключительного права на наименование места происхождения товара истцу, нарушения ответчиком такого права путем незаконного использования сходных до степени смешения с ним обозначений для осуществления хозяйственной деятельности в сети Интернет.

Доводы кассационной жалобы о несоблюдении претензионного порядка урегулирования спора истцом, а также о нарушении судом первой инстанции баланса интересов сторон ввиду перехода к рассмотрению дела по существу из предварительного судебного заседания, были предметом надлежащей правовой оценки суда апелляционной инстанции.

Как установлено судом апелляционной инстанции, в материалах дела имеется претензия от 09.11.2021 N 52кф с доказательствами направления по адресу регистрации ответчика. Так, к ходатайству о приобщении дополнительных документов от 18.07.2022 истцом была приложена почтовая квитанция от 10.11.2021, а также отчет об отслеживании отправления (ШПИ 46003662024706), подтверждающие направление претензии в адрес именно Муравской И.А. и соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора. Доводы ответчика об ином противоречат фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам.

В отношении ссылки ответчика на неправомерный переход суда первой инстанции к рассмотрению дела по существу непосредственно после завершения предварительного заседания суд апелляционной инстанции обоснованно указал, что произведенные судом действия укладываются в нормы действующего процессуального законодательства. Кроме того, определением Арбитражного суда города Москвы от 18.07.2022 о принятии искового заявления к производству лица, участвующие в деле, были уведомлены о подобной возможности при отсутствии возражений против рассмотрения дела по существу непосредственно после завершения предварительного судебного заседания. Вместе с тем такие возражения, как и возражения против рассмотрения дела в отсутствие ответчика, последним не заявлялись.

Довод кассационной жалобы о недоказанности использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с наименованием места происхождения товара "Оренбургский пуховый платок", отклоняется ввиду его необоснованности, поскольку суды первой и апелляционной инстанций на основании представленных в материалы дела доказательств пришли к выводу о том, что на интернет-сайте, администратором и владельцем которого является ответчик, использованы обозначения, нарушающие исключительное право на наименование места происхождения товара.

Несогласие заявителя жалобы с выводами судов, основанными на оценке доказательств и установленных фактических обстоятельствах дела, не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального и процессуального права, несоответствии выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, обстоятельствам дела, повлиявшем на исход дела.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Кодекса), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не допускается.

Вместе с тем, рассмотрев доводы кассационной жалобы, сводящиеся к несогласию ответчика с размером компенсации, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Пунктом 4 статьи 1229 ГК РФ закреплено особое правило о возможности принадлежности в случаях, предусмотренных в числе прочего пунктом 2 статьи 1518 ГК РФ, самостоятельных исключительных прав на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации одновременно разным лицам.

Так, в силу статей 1516, 1518, 1522 ГК РФ исключительное право на наименование места происхождения товаров может быть в установленном ГК РФ порядке предоставлено любому лицу, которое осуществляет на территории определенного географического объекта все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование его особых свойств. При получении исключительного права на наименование места происхождения товаров не важна воля иных лиц, имеющих исключительное право на него; в дальнейшем лица, обладающие правами на наименование места происхождения товаров, осуществляют его использование раздельно по своей воле.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В ситуации, когда несколько лиц обладают одним исключительным правом, нарушенным считается одно исключительное право. Соответственно, компенсация назначается за нарушение одного исключительного права, соответствующий правовой подход нашел отражение в пункте 69 Постановления N 10. При этом, поскольку обладателями нарушенного исключительного права являются несколько лиц, то суд определяет общий размер компенсации за допущенное нарушение и присуждает лицу, обратившемуся с иском, только тот размер компенсации, который соответствует его доле применительно к абзацу 3 пункта 3 статьи 1229 ГК РФ, если соглашением между сообладателями не установлено иное.

Вместе с тем пункт 3 статьи 1252 ГК РФ не устанавливает какого-либо правила применительно к ситуации, когда нарушитель неправомерно использует один результат интеллектуальной деятельности или одно средство индивидуализации, в отношении которого предоставлено несколько исключительных прав разным лицам.

За нарушение, допущенное ответчиком, фабрика просила компенсацию, расчет которой произведен на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

Удовлетворив исковые требования частично, снизив размер компенсации до 500 000 рублей, суд первой инстанции не установил весь круг правообладателей наименования места происхождения товара "Оренбургский пуховой платок" и не обсудил вопрос о привлечении их к участию в деле.

Между тем не привлечение в процесс иных правообладателей спорного наименования места происхождения товаров приводит к невозможности достоверно определить соответствующую долю истца в подлежащей взысканию компенсации, и с учетом того, что на других правообладателей не распространяется преюдициальная сила судебного акта, может позволить неоднократное предъявление ими требований о взыскании компенсации с ответчика. Указанное обстоятельство не отвечает целям гражданско-правовой ответственности и способно привести к серьезному нарушению баланса интересов сторон.

Аналогичная правовая позиция отражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2022 по делу N А63-13005/2020.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать вынесенными с правильным применением норм материального и процессуального права, в связи с чем они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.09.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2022 по делу N А40-146430/2022 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

 

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

 

Судьи

И.В. Лапшина

 

Е.Н. Чеснокова