Резолютивная часть постановления объявлена 16 июня 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 июня 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Васильевой Т.В., Силаева Р.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина" (пр-кт Мира, д. 41, стр. 2, Москва, 129110, ОГРН 1027700096280) на решение Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2019 по делу N А40-179887/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2020 по тому же делу

по исковому заявлению государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина"

к обществу с ограниченной ответственностью "Заряд" (б-р Большой, д. 42, стр. 1, эт. 4, пом. N 1575, раб. N 5, тер. инновационного центра Сколково, Москва, 121205, ОГРН 1027700096280)

о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина" - Исайкин Д.Ю. (по доверенности от 15.08.2018 N НЮ-09/501) и Макарова Г.А. (по доверенности от 27.05.2019 N НЮ-09/351);

от общества с ограниченной ответственностью "Заряд" - Яшукова О.А. (по доверенности от 12.07.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина" (далее - предприятие) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Заряд" (далее - общество), содержащим следующие требования:

прекратить нарушения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 584941, N 584940, N 584942, N 644789, N 630106, N 633045, N 585361, N 585362, N 585363, N 620987, N 622276, N 620672, N 627924, N 628293, N 633043, N 644787 путем запрета использовать обозначения, сходные до степени смешения с названными товарными знаками, на интернет-сайтах https://www.berizaryad.ru, https://info-berizararyad.ru, на автоматах самообслуживания, на зарядных устройствах;

взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на вышеуказанные товарные знаки в размере 3 306 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2019 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2019 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, предприятие, ссылаясь на нарушения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемые решение и постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы предприятие указывает на необоснованность выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии опасности смешения его товарных знаков с используемыми обществом обозначениями, отмечая, что данные выводы сделаны судами произвольно, без анализа сходства по графическому критерию, а также без учета иных обстоятельств, усиливающих опасность смешения; судами не осуществлялось исследование доминирующих элементов товарных знаков предприятия и спорных обозначений общества; судами не принято во внимание, что словесные элементы товарных знаков предприятия исключены из объема правовой охраны, то есть дискламированы.

По мнению заявителя кассационной жалобы, учитывая, что принадлежащие ему товарные знаки составляют серию, объединенную одним изобразительным элементом в виде дуги, а ответчиком для индивидуализации товаров и услуг используются обозначения, включающие сходный изобразительный элемент, вывод о полном отсутствии сходства не мог быть сделан и в рассматриваемом случае суды должны были установить степень сходства сравниваемых обозначений.

Предприятие утверждает, что суды ненадлежащим образом исследовали вопрос об однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы принадлежащие ему товарные знаки, с товарами и услугами, маркируемыми обществом спорными обозначениями, поскольку суды оценивали виды осуществляемой предприятием и обществом деятельности, а не товары и услуги, для индивидуализации которых зарегистрированы принадлежащие предприятию товарные знаки. При этом предприятие отмечает, что судами не принят во внимание тот факт, что товарные знаки истца зарегистрированы, в том числе в отношении таких товаров 7, 9-го и услуг 35, 38-го классов МКТУ, которые являются очевидно однородными услугам, оказываемым ответчиком.

Предприятие обращает внимание на то, что общество при рассмотрении дела фактически признавало факт использования товарных знаков предприятия в отношении спорных товаров и услуг, а также ссылается на недоказанность прекращения использования ответчиком спорных обозначений.

С точки зрения предприятия, принятое судами первой и апелляционной инстанций заключение патентного поверенного Половко С.Н. не является надлежащим доказательством, поскольку при его составлении были нарушены нормы права, а содержащиеся в нем выводы не обоснованы и не подтверждены необходимыми исследованиями, в связи с чем предприятие полагает, что суды неправомерно приняли данное заключение в качестве доказательства отсутствия вероятности смешения товарных знаков предприятия и используемых обществом спорных обозначений.

В представленном отзыве на кассационную жалобу общество, ссылаясь на необоснованность изложенных в ней доводов, просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

В судебном заседании, состоявшемся 16.06.2020, представители предприятия поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель общества возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, предприятие является правообладателем следующих средств индивидуализации:

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 584941, зарегистрированного 24.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 584940, зарегистрированного 24.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 584942, зарегистрированного 24.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 644789, зарегистрированного 12.02.2018 с приоритетом от 01.11.2016 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 630106, зарегистрированного 13.09.2017 с приоритетом от 01.11.2016 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 633045, зарегистрированного 17.10.2017 с приоритетом от 01.11.2016 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 585361, зарегистрированного 30.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 585362, зарегистрированного 30.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 585363, зарегистрированного 30.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 620987, зарегистрированного 26.06.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 14, 16, 18, 25, 28-го и услуг 35, 36-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 622276, зарегистрированного 04.07.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 9, 16, 21-го и услуг 35-37-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 620672, зарегистрированного 20.06.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28-го и услуг 35, 38, 41, 42-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 627924, зарегистрированного 28.08.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28-го и услуг 35, 36, 39, 42-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 628293, зарегистрированного 30.08.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28-го и услуг 35-39, 42-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 633043, зарегистрированного 17.10.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28-го и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42-го классов МКТУ;

товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 644787 в отношении товаров 6, 9, 12, 28-го и услуг 35, 39-го классов МКТУ.

Предприятию стало известно об оказании обществом услуг по предоставлению в аренду зарядных устройств посредством автоматов самообслуживания, а также размещения им на интернет-сайтах http://www.berizaryad.ru, http://infoberizaryad.ru рекламы с использованием для индивидуализации деятельности обозначений " ", " ", " ".

Полагая, что используемые обществом спорные обозначения сходны до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 584941, N 584940, N 584942, N 644789, N 630106, N 633045, N 585361, N 585362, N 585363, N 620987, N 622276, N 620672, N 627924, N 628293, N 633043, N 644787, ссылаясь на отсутствие у общества разрешения на использование данных обозначений, а также на то, что его действия по оказанию услуг по предоставлению в аренду зарядных устройств посредством размещения информации на интернет-сайтах http://www.berizaryad.ru, http://infoberizaryad.ru, на автоматах самообслуживания, на зарядных устройствах, нарушают исключительные права на принадлежащие ему товарные знаки, предприятие направило в адрес общества претензию с требованиями о прекращении незаконного использования указанных обозначений любыми способами, об удалении их с материалов, которыми сопровождается реализация товаров, выполнение работ или оказание услуг общества, в том числе с зарядных устройств, автоматов самообслуживания, документации, рекламы, вывесок, с интернет-сайтов.

Поскольку общество, лишь сообщив о намерении изменить спорные обозначения путем исключения из них линий в виде разомкнутой окружности и о выведении из оборота оборудования со старыми обозначениями, не признало нарушение исключительных прав на принадлежащие предприятию товарные знаки, предприятие обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия сходства между товарными знаками предприятия и используемыми обществом обозначениями, отсутствия однородности услуг, оказываемых истцом и ответчиком.

В частности, суд первой инстанции отметил, что услуги, которые оказывает ответчик, указаны в 38-м классе МКТУ как "прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов", тогда как товарные знаки истца в 38-м классе МКТУ не зарегистрированы для услуги "прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов".

Суд первой инстанции также указал, что основной вид деятельности истца - оказание транспортных услуг, а услуги по предоставлению зарядных устройств в аренду, аналогичные услугам ответчика, им не оказываются, автоматы ответчика размещены в кафе, ресторанах, бизнес-центрах, офисах, то есть в местах, не связанных с транспортными услугами истца.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения создают разное общее зрительное и содержательное впечатление: обозначение ответчика с учетом наличия в нем изображения молнии и слова "Заряд" ассоциируется с товарами (услугами), связанными с электричеством, а товарные знаки истца за счет словесного элемента "Московский транспорт" ассоциируется с городским транспортом города Москвы. По мнению суда первой инстанции, включение элемента в виде дуги ответчиком в спорные обозначения предоставляемых им услуг не является использованием товарных знаков предприятия, нарушающим права правообладателя, поскольку судом установлено отсутствие введения в заблуждение потребителей относительно истца, а также отсутствие смешения предлагаемых ответчиком к реализации услуг, так как спорный элемент изображения должен был ассоциироваться со значком геолокации, которым на картах в сети Интернет обозначаются места расположения различных объектов, в данном случае доступных для аренды автоматов с зарядными устройствами.

Суд первой инстанции посчитал, что изобразительный элемент в виде дуги не несет ключевой смысловой нагрузки, принимая во внимание которую, можно утверждать о наличии степени смешения в спорных изображениях, используемых для идентификации своих услуг ответчиком, и серии товарных знаков истца. Как полагает суд первой инстанции, смысловым критерием выступает центральный элемент, размещенный внутри дуги и сопутствующий текст, имеющие конструктивное содержание применительно к товарному знаку правообладателя, которые являются принципиально различными и взаимоисключаемыми у истца и ответчика соответственно.

Кроме того, суд первой инстанции принял во внимание то обстоятельство, что истцом не доказано использование ответчиком спорных изображений на момент обращения с иском.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отметив, что материалами дела не подтверждено использованием истцом своих товарных знаков для идентификации товаров и услуг, которые он считает однородными с услугами по прокату зарядных ответчика, а именно для устройств зарядных, аппаратов телефонных, услуг по прокату модемов и телефонных аппаратов.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанции установили факт принадлежности предприятию исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 584941, N 584940, N 584942, N 644789, N 630106, N 633045, N 585361, N 585362, N 585363, N 620987, N 622276, N 620672, N 627924, N 628293, N 633043, N 644787, в защиту которых оно обратилось с настоящим иском. Данный факт лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из отсутствия сходства между используемыми ответчиком обозначениями " ", " ", " " при оказании услуг по предоставлению в аренду зарядных устройств посредством размещения их на интернет-сайтах http://www.berizaryad.ru, http://infoberizaryad.ru, на автоматах самообслуживания, на зарядных устройствах, с серией товарных знаков истца, объединенных графическими элементами " " / " ", поскольку используемые ответчиком обозначения с учетом наличия в нем изображения молнии и слова "Заряд" ассоциируются с товарами (услугами), связанными с электричеством, а товарные знаки истца за счет словесного элемента "Московский транспорт" ассоциируются с городским транспортом города Москвы.

При этом суды первой и апелляционной инстанций исходили из следующего:

используемый ответчиком словесный элемент "Бери заряд" в спорных обозначениях отличается от словесных элементов товарных знаков истца (московский транспорт, московский метрополитен, наземный транспорт);

доминирующим цветом в используемых ответчиком обозначениях является голубой, а в товарных знаках истца, как правило, красный;

в центре изобразительных элементов используемых ответчиком обозначений находится молния, в то время как в центре изобразительных элементов товарных знаков истца - круг, буква "М", либо изображающие значки транспорт.

Суд кассационной инстанции не может признать выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями основанными на правильном применении норм материального права и установлении всех имеющих значение обстоятельств.

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

При этом, поскольку ряд товарных знаков истца и спорные обозначения ответчика являются комбинированными, при оценке сравниваемых обозначений в целом подлежит учету влияние изобразительных элементов.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии в сравниваемых обозначениях одного совпадающего элемента.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018 и от 26.11.2018 по делу N СИП-147/2018.

Судами первой и апелляционной инстанции не учтено, что в комбинированных обозначениях " ", " ", " ", применявшихся ответчиком для индивидуализации оказываемых услуг по предоставлению в аренду зарядных устройств, использован графический элемент, тождественный содержащемуся в товарных знаках истца графическому элементу " ", который является применительно к данным товарным знакам серияобразующим.

Наличие в сравниваемых обозначениях графического элемента, обладающего сходством, близким к тождеству, и к тому же образующего серию товарных знаков, свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется.

Вместе с тем, несмотря на данное обстоятельство, суды первой и апелляционной инстанции пришли к необоснованному выводу о полном отсутствии сходства между товарными знаками истца и обозначениями, используемыми ответчиком, не установив степень сходства сравниваемых обозначений.

Из содержания обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции невозможно установить, на основании каких из вышеперечисленных признаков определения сходства, в том числе изобразительных обозначений, суды пришли к выводу об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями. Оценивая изобразительные элементы сравниваемых обозначений, суд первой инстанции ограничился указанием на то, что изобразительный элемент в виде дуги не несет ключевой смысловой нагрузки, а смысловым критерием выступает центральный элемент, размещенный внутри дуги и сопутствующий текст, имеющие конструктивное содержание применительно к товарному знаку правообладателя.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно разъяснению, данному в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Выводы судов первой и апелляционной инстанции об отсутствии однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, услугам, оказываемым ответчиком с использованием спорных обозначений, также не могут быть признаны основанными на правильном применении норм материального права, полном и всестороннем исследовании товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Анализ обжалуемого решения позволяет прийти к выводу о том, что суд первой инстанции при оценке вопроса об однородности товаров и услуг сопоставлял не товары/услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам истца, с услугами, оказываемыми ответчиком, а ошибочно сравнивал услуги, являющиеся основным видом деятельности истца (транспортные услуги) и с услугой "прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов", оказываемой истцом, не приняв во внимание, что истцом в рассматриваемом осуществляется защита исключительных на товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена в отношении конкретных товаров и услуг.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что отсутствие регистрации товарных знаков истца в отношении оказываемой ответчиком услуги "прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов" не может являться основанием для отказа в защите исключительных прав на эти товарные знаки, поскольку пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлен запрет на использование без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначения в отношении не только товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но и однородных товаров.

Судом первой инстанции не учтено, что товарные знаки истца зарегистрированы в отношении таких товаров 9-го класса МКТУ как "устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; аппараты телефонные; телефоны переносные; трубки телефонные", в отношении услуги 38-го класса МКТУ "прокат телефонных аппаратов".

Анализ на предмет однородности оказываемой истцом услуге "прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов" названных товаров и услуг в соответствии с критериями, установленными Правилами N 482 и сформулированными в разъяснениях высшей судебной инстанции, судом первой инстанции не производился.

При этом суд кассационной инстанции считает необходимым обратить внимание на то, что неиспользование товарного знака правообладателем не является безусловным основанием для отказа в защите принадлежащего ему исключительного права на товарный знак, а может лишь учитываться при установлении вероятности смешения обозначений после того, как судами установлены степень сходства обозначений и степень однородности индивидуализируемых ими товаров и услуг.

В соответствии с разъяснением, данным в пункте 154 Постановления N 10, неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

При этом вывод о злоупотреблении предприятием правом при обращении с настоящим иском в обжалуемых судебных актах отсутствует.

Коллегия судей отмечает, что суд первой инстанции не провел полный анализ однородности товаров и услуг, проанализировав их только по критерию места оказания услуг.

Ссылаясь в качестве основания для отказа в удовлетворении исковых требований на прекращение использования ответчиком спорных обозначений на момент обращения с иском, суд первой инстанции не учел, что данное основание может быть применимо только к требованию о прекращении незаконного использования обозначений, но не препятствует удовлетворению требования о взыскании компенсации за допущенное нарушение исключительных прав.

Суд первой инстанции также не мотивировал должным образом свой вывод о несостоятельности довода истца о том, что принадлежащие ему товарные знаки являются широко известными и узнаваемыми.

Суд апелляционной инстанции, несмотря на наличие соответствующих доводов предприятия, допущенные судом первой инстанции нарушения не устранил, должной оценки доводам апелляционной жалобы предприятия не дал.

В соответствии с пунктами 1-3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения и постановления, и игнорирование любого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности и обоснованности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции (часть 3 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Допущенные судами первой и апелляционной инстанций процессуальные нарушения, выразившиеся в неисследовании доводов предприятия, которые могли повлиять на результат рассмотрения дела, свидетельствуют о наличии неустранимых сомнений относительно исследования судами материалов дела.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции не может признать содержащийся в обжалуемых судебных актах вывод об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте основанным на правильном применении норм материального права и полном выяснении всех фактических обстоятельств дела.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Кроме того, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также не дана надлежащая оценка представленным доказательствам.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

При этом в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2019 по делу N А40-179887/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2020 по тому же делу отменить.

Дело N А40-179887/2019 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Р.В. Силаев