Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 4 июня 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 10 июня 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ОГРНИП 311028012400084) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 656889.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено акционерное общество "Нижегородский масло-жировой комбинат" (ш. Жиркомбината, д. 11, г. Нижний Новгород, 603028, ОГРН 1025202391830).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-356/41);

от акционерного общества "Нижегородский масло-жировой комбинат" - Жигалова И.В. (по доверенности от 01.04.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - заявитель, предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 656889.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Нижегородский масло-жировой комбинат" (далее - третье лицо, общество).

Заявленные предпринимателем требования мотивированы тем, что спорный товарный знак зарегистрирован в нарушение пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку он представляет собой этикетку со словесным элементом "ЖИВОЙ", близким к тождеству с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 607125, принадлежащего заявителю, а также в связи с регистрацией данных товарных знаков в отношении, в том числе идентичных товаров.

Предприниматель считает, что Роспатент неправомерно указал в решении на вхождение в спорный товарный знак элементов, зарегистрированных на имя третьего лица в качестве товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 269623 и N 557352, поскольку это не имеет значения при рассмотрении возражения. При этом товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 557352 отличается от словесного элемента "ЖИВОЙ" оспариваемого товарного знака цветом и шрифтом. Заявитель полагает, что вопреки позиции Роспатента наличие в оспариваемом товарном знаке товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 269623, изобразительных элементов, оригинального шрифта словесного элемента "Живой", а также наличие других словесных элементов, несущих описательный характер в отношении товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, не имеет значения при решении вопроса о степени сходства сравниваемых товарных знаков, поскольку ассоциирование сравниваемых товарных знаков обусловлено сходством, близким к тождеству, самостоятельного словесного элемента "ЖИВОЙ" оспариваемого товарного знака со словесным элементом "Живое", являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака, из которого он состоит.

Предприниматель указывает, что вывод Роспатента об отсутствии смешения обозначений основан на выводе о полном несходстве обозначений, однако не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента.

Предприниматель отмечает, что приходя к выводам о возможном различном толковании смыслового значения слова "ЖИВОЕ" и словосочетания "ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ", и об отсутствии подобия заложенных в них идей и понятий, Роспатент уклонился от приведения своего варианта заложенных в них идей и понятий, а также не учел, что слова "провансаль" и "майонез" в спорном товарном знаке являются уточняющими и характеризующими товары, в отношении которых он зарегистрирован.

Заявитель полагает незаконным и основанным на неправильном толковании норм материального права вывод Роспатента о том, что противопоставленный товарный знак обладает низкой различительной способностью, поскольку в нарушение норм ГК РФ, исключив административную процедуру оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, Роспатент ограничил правовую охрану противопоставленного товарного знака и отказал в защите исключительного права на него. Указывая на слабую различительную способность слов "ЖИВОЕ" и "ЖИВОЙ" ввиду присутствия их в составе большого количества товарных знаков, зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), Роспатент уклонился от перечисления этих товарных знаков.

Как отмечает предприниматель, Роспатент, указывая на отнесение товаров, в отношении которых охраняются оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, к одной видовой группе, не учел, что сравниваемые товарные знаки зарегистрированы также и в отношении ряда идентичных товаров.

Роспатент в отзыве и третье лицо в письменных пояснениях возражали против удовлетворения требований предпринимателя, полагая, что оспариваемое решение Роспатента является законным и обоснованным.

При этом третье лицо в своих письменных пояснениях отмечает, что в материалы административного дела представлены доказательства интенсивного использования спорного товарного знака, и как следствие, широкой известности спорного товарного знака потребителю, а также его ассоциирования с правообладателем, а не с заявителем.

В судебном заседании представители Роспатента и третьего лица просили отказать в удовлетворении заявленных предпринимателем требований.

Предприниматель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя не обеспечил, направил в суд заявление о рассмотрении дела без его участия. В порядке статей 121 - 123, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в его отсутствие.

Выслушав явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Заинтересованность заявителя в оспаривании решения Роспатента (ранее - в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку) обусловлена принадлежностью ему противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 607125, в связи с чем довод третьего лица об отсутствии такой заинтересованности не может быть признан обоснованным.

При этом ссылка третьего лица на отсутствие в деле доказательств фактического использования противопоставленного товарного знака не может быть принята во внимание, так как данное дело не является делом о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, в рамках которого бремя доказывания распределено законом и правообладатель обязан доказать использование товарного знака.

В рамках же настоящего дела в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо должно само доказывать обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Аналогичный подход содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2019 по делу N СИП-261/2018.

С учетом изложенного подлежит отклонению довод третьего лица о наличии злоупотребления правом в действиях заявителя, мотивированный отсутствием доказательств использования противопоставленного товарного знака.

Кроме того, приобретение исключительного права на товарный знак и последующее выявление сходных с ним до степени смешения иных товарных знаков с целью подачи возражений против предоставления им правовой охраны могут быть элементами обычной, разумной хозяйственной деятельности.

Аналогичный подход содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2016 по делу N СИП-118/2016.

Доказательства иного обществом в материалы дела не представлены.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 656889 зарегистрирован на имя общества Роспатентом 18.05.2018 с приоритетом от 04.10.2016 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "приправы; пряности; заправки для салатов; майонез; соусы [приправы]; соусы для пасты, специи".

В Роспатент 25.07.2018 поступило возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное тем, что правовая охрана ему предоставлена в нарушение пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы возражения сводились к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 607125, зарегистрированным в отношении товаров 30-го класса МКТУ, идентичных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Как указывалось в возражении, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения за счет сходства словесных элементов "ЖИВОЙ" и "ЖИВОЕ".

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение от 30.11.2018, которым в его удовлетворении отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 656889 оставлена в силе.

Ссылаясь на неправомерность решения Роспатента от 30.11.2018, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.10.2016) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения; 2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В пункте 162 постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В частности, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Согласно пункту 162 постановления N 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Аналогичная позиция содержится в пункте 7.1.2.4. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128, согласно которому в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 656889 представляет собой комбинированное обозначение  в виде этикетки, в центральной части которой расположены словесный элемент "ЖИВОЙ", выполненный шрифтом, незначительно отличающимся от стандартного, а также, меньшими буквами, слова "майонез", "провансаль", и цифра "67%", выполненные стандартным шрифтом. В верхней части обозначения расположен словесный элемент "Ряба", выполненный оригинальным шрифтом крупными буквами русского алфавита на фоне овала. К верхней части овала примыкает изобразительный элемент в виде остроконечного листа с надписью "100% натуральный продукт". Нижнюю часть этикетки занимает изображение трех яиц на пучке зеленой травы. В левой части этого изображения размещена округлая плашка, на которой размещены словесные элементы "здоровое питание вкуснее с Рябой". Справа размещены слова: "подсолнечное масло первого отжима"; "без ГМО", "без искусственных ароматизаторов, консервантов, красителей".

В качестве неохраняемых элементов товарного знака указаны: натуралистическое изображение куриных яиц, слова, цифры и символы "Здоровое питание", "Провансаль", "100% натуральный продукт", "Майонез", "67%", "подсолнечное масло первого отжима", "без ГМО", "без искусственных ароматизаторов, консервантов, красителей", символ " ".

Товарный знак охраняется в белом, красном, желтом, темно-желтом, оранжевом, зеленом, светло-зеленом, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, сером цветовом сочетании.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30-го класса МКТУ "приправы; пряности; заправки для салатов; майонез; соусы [приправы]; соусы для пасты, специи".

Принадлежащий предпринимателю противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 607125 с приоритетом от 16.10.2014 представляет собой словесное обозначение " " выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с наклоном. Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров 30-го класса МКТУ: сахар, рис, тапиока (маниока), саго, мука и зерновые продукты, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, а также другие товары относящиеся к 30 классу, а именно: ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеновые для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; леденцы; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; молочко маточное пчелиное; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; мюсли; мята для кондитерских изделий; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты на основе овса; прополис; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; сахар пальмовый; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суши; сэндвичи; табуле; такос; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для кулинарных целей; тарты; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус пивной; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.

Роспатент в обжалуемом решении указал, что на формирование общего зрительного впечатления при восприятии оспариваемого товарного знака оказывают влияние изобразительные элементы, присутствующие в оспариваемом товарном знаке (изображения яиц на траве, листика в верхней части композиции), использование яркой цветовой гаммы, оригинальный шрифт, которым выполнены словесные элементы "РЯБА" и "ЖИВОЙ", присутствие дополнительных словесных элементов, в то время как в противопоставленном товарном знаке отсутствуют графические элементы.

Роспатент отметил, что сравниваемые товарные знаки характеризуются фонетическими различиями, поскольку отсутствует полное фонетическое вхождение в оспариваемый товарный знак слова "!2!", звуковой ряд спорного товарного знака удлинен за счет присутствия дополнительных словесных элементов, в том числе словосочетания "ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ", зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 557352.

Роспатент пришел к выводу, что оспариваемый товарный знак, благодаря вышеуказанным словесным и изобразительным элементам, образующим цельную оригинальную композицию, доминирующее положение в которой занимает слово "РЯБА", вызывает в сознании потребителя ассоциативное восприятие, отличное от восприятия словесного товарного знака.

Роспатент также пришел к выводу, что толкование смыслового значения слова "ЖИВОЕ" и словосочетания "ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ" может быть различным, что предполагает отсутствие подобия заложенных в них идей и понятий.

В оспариваемом решении также указано на слабую различительную способность слов "ЖИВОЕ" и "ЖИВОЙ", ввиду присутствия их в составе большого количества товарных знаков, зарегистрированных, в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

В оспариваемом решении сделан вывод, что указанные различия спорного и противопоставленного товарных знаков свидетельствуют об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками.

Как указал Роспатент, анализ товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых охраняются оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, показал, что они содержат однородные товары, относящиеся к одной видовой группе товаров, а именно майонеза, приправ и соусов. Вместе с тем, поскольку оспариваемый товарный знак не вызывает сходных ассоциаций с противопоставленным товарным знаком, он не может вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров 30-го класса МКТУ.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

По мнению суда, Роспатентом были сделаны преждевременные, основанные на неполном исследовании обстоятельств дела и не соответствующие сложившимся в судебной практике методологическим подходам к порядку установления возможности смешения обозначений выводы об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками.

При рассмотрении возражения предпринимателя Роспатентом не было принято во внимание, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018 и от 25.01.2019 по делу N СИП-261/2018.

При анализе сходства спорного и противопоставленного товарного знака Роспатент не принял во внимание факт вхождения противопоставленного товарного знака в спорный товарный знак. Роспатент не учел, что в спорном товарном знаке словесный элемент "ЖИВОЙ" занимает центральное положение и выделяется благодаря его выполнению крупными буквами по сравнению с большинством словесных элементов спорного товарного знака.

При этом окончания слов "ЖИВОЕ" и "ЖИВОЙ" в настоящем случае не имеют определяющего значения.

С учетом изложенных выше правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации при исследовании сходства сравниваемых обозначений установлению подлежит также степень такого сходства.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым также отметить, что Роспатент в оспариваемом решении необоснованно сравнивает противопоставленный товарный знак и словосочетание "ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ", поскольку это ограничивает проводимый Роспатентом анализ сходства сравниваемых товарных знаков, и не учитывает, что данное словосочетание не является устойчивым.

В содержащемся в решении Роспатента описании спорного товарного знака не совсем точно, на взгляд суда, приведено и описание центральных словесных элементов товарного знака. Так, в решении Роспатента указано на то, что такими элементами являются "МАЙОНЕЗ ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ", что подразумевает равное восприятие всех этих элементов и частичную "потерю" слова "ЖИВОЙ" в данном сочетании слов. Вместе с тем слово "ЖИВОЙ" выполнено значительно более крупным шрифтом, и расположено в самом центре товарного знака, в то время как другие элементы являются второстепенными, носящими вспомогательный, описательный характер.

Данное обстоятельство также могло оказать влияние на вывод Роспатента об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков.

Ссылка Роспатента в оспариваемом решении на вхождение в спорный товарный знак элементов, зарегистрированных на имя третьего лица в качестве товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 269623 и N 557352, является необоснованной, поскольку товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 557352, представляющий собой выполненное жирным стандартным шрифтом словосочетание "живой провансаль", имеет более поздний приоритет (30.10.2014), чем приоритет противопоставленного товарного знака заявителя (16.10.2014), и используется в спорном товарном знаке с существенным изменением, меняющим существо знака (в ином цвете, шрифте, другом соотношении элементов между собой по размеру и взаимному расположению).

Что касается принадлежащего третьему лицу товарного знака "РЯБА" по свидетельству Российской Федерации N 269623, то он также используется в спорном товарном знаке также с существенными изменениями (иной шрифт, размер, цвет), и выполнен в спорном товарном знаке в заметном обособлении от словесного элемента "ЖИВОЙ", что не позволяет, вопреки позиции третьего лица, утверждать о том, что данный товарный знак представляет собой обозначение "РЯБА ЖИВОЙ".

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Необходимость осуществления анализа однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, при установленном обстоятельстве их сходства, прямо предусмотрена подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Сопоставив оспариваемый и противопоставленный товарные знаки на предмет однородности товаров, в отношении которых они зарегистрированы, суд признает правильным вывод Роспатента об однородности этих товаров.

Между тем, с учетом приведенных разъяснений высшей судебной инстанции, для установления наличия угрозы смешения сравниваемых товарных знаков надлежит установить степень однородности товаров.

Однако степень однородности товаров Роспатентом не устанавливалась.

Суд отмечает, что вопреки указанным разъяснениям высшей судебной инстанции и сложившейся на дату принятия оспариваемого решения судебной практике вывод об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков до степени смешения предшествует анализу однородности товаров, в отношении которых они зарегистрированы.

Кроме того, применительно к установлению вопроса об однородности товаров и степени однородности имеет значение то, что противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении большого перечня товаров.

Вместе с тем Роспатент в оспариваемом решении не указал конкретные товары и не обосновал, по каким критериям возможно отнесение товаров, входящих в перечень регистрации оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков, к той или иной группе товаров, выделенных Роспатентом (майонез, приправы и соусы). Иных выводов в подтверждение однородности товаров в обжалуемом решении не сделано.

При этом Роспатент не принял во внимание наличие идентичных товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, отнесение товаров к товарам широкого потребления низкой ценовой категории, где внимание потребителя ослаблено, что имеет существенное значение для определения угрозы смешения сравниваемых обозначений.

Таким образом, при рассмотрении возражения предпринимателя Роспатенту необходимо было провести оценку вероятности смешения обозначений, сделав выводы о степени сходства (высокой, средней или низкой); провести сравнение перечней товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, с целью установления степени их однородности (высокой, средней или низкой); а также при наличии соответствующих доводов установить наличие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения либо исключают ее.

Установление всех этих обстоятельств должно предшествовать выводу о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков (знаков обслуживания).

Между тем Роспатентом при разрешении настоящего спора не были приняты во внимание указанные нормы материального права и подходы высших судебных инстанций, сложившиеся при рассмотрении подобных дел.

Наличие в отзыве Роспатента дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность оспариваемого решения, не устраняет пороков решения, поскольку судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт, а не представленный в суд отзыв Роспатента на заявление лица, оспаривающего решение Роспатента.

Аналогичная позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017 по делу N СИП-65/2017, от 30.03.2018 по делу N СИП-237/2017, от 04.06.2018 по делу N СИП-531/2017 и от 13.08.2018 N СИП-684/2017.

С учетом того, что настоящее дело рассматривается по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд не вправе предопределять выводы Роспатента и осуществлять самостоятельное исследование данных признаков с целью определения соответствия спорного товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт.

Вместе с тем ссылка третьего лица на представленные им доказательства приобретенной спорным товарным знаком известности является необоснованной, ввиду следующего.

Так, документы по разработке майонеза "Живой Провансаль" не имеют отношения к вопросу о приобретении спорным товарным знаком высокой различительной способности, известности среди потребителей.

Представленные эфирные справки телекомпаний о рекламе майонеза относятся к ноябрю 2017 года, т.е. к периоду менее года до даты подачи возражения предпринимателем (25.07.2018), что не позволяет сделать вывод о длительном продвижении спорного товарного знака, которое позволило бы сделать вывод о приобретении узнаваемости товарным знаком и устойчивой ассоциативной связи его с третьим лицом, исключающем смешение сравниваемых товарных знаков среди потребителей.

Представленные в сброшюрованном виде фотографии полок магазинов, находящихся в различных городах России, с находящихся на них майонезом "ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ", и кассовыми чеками относятся к 2019 году, т.е. имеют происхождение более позднее, чем дата подачи возражения предпринимателя, в связи с чем не могут быть приняты во внимание при оценке приобретенной узнаваемости товарного знака.

Справка третьего лица об участии в выставках не свидетельствует об известности товарного знака среди потребителей, поскольку данные выставки проводились всего в нескольких городах, т.е. не имеют широкого географического охвата. При этом суду не представляется возможным установить влияние факта участия общества в таких выставках на приобретение высокой узнаваемости спорного товарного знака. Представленные дипломы и сертификаты, выданные по итогам участия в выставках, носят единичный характер.

По данной причине не могут быть приняты во внимание сведения об интернет-публикациях в период с 2016 по 2018 годы.

Составленные третьим лицом справки о продажах майонеза "ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ" и инвестициях в его продвижение сами по себе не свидетельствуют об известности спорного товарного знака, в отсутствие иных объективных доказательств, подтверждающих широкую географию продаж майонеза, маркированного спорным обозначением, длительность и интенсивность продвижения, восприятие потребителями спорного обозначения, которые позволили бы проверить на предмет достоверности односторонне составленные третьим лицом указанные справки с иными доказательствами в совокупности. Результаты социологических исследований, которые подтверждали бы известность маркированного спорным товарным знаком майонеза среди потребителей по состоянию на дату подачи возражения, третьим лицом не представлялись.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При таких обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 656889 подлежит признанию недействительным.

Поскольку, как указано выше, суд не вправе предопределять выводы Роспатента и осуществлять самостоятельное исследование степени сходства товарных знаков и степени однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, судебная коллегия считает необходимым возложить на Роспатент обязанность повторно рассмотреть возражение предпринимателя с учетом настоящего решения, доводов и возражений лиц, участвующих в деле.

В силу части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

При признании решения федерального органа исполнительной власти - Роспатента незаконным у последнего возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, то есть повторного рассмотрения возражения предпринимателя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 656889.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича удовлетворить полностью.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 656889 как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 656889.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ОГРНИП 311028012400084) 300 (Триста) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

C.П. Рогожин