Резолютивная часть постановления объявлена 3 апреля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 апреля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Силаева Р.В., Четвертаковой Е.С.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СМАРТ" (Проспект Мира, д. 105, стр. 1, пом. 9, ком. 16, Москва, 129085, ОГРН 1147746897572) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2018 по делу N А40-228517/2016 (судьи Головкина О.Г., Расторгуев Е.Б., Трубицын А.И.),

по иску общества с ограниченной ответственностью "ЛАЙН" (ул. Швецова, д. 23, литер Б, пом. 7-Н, оф. 25, Санкт-Петербург, 198095, ОГРН 1037811095112) к обществу с ограниченной ответственностью "СМАРТ",

с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кубанский государственный университет" (ул. Ставропольская, 149, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, 350040, ОГРН: 1022301972516) о пресечении действий, нарушающих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, о взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ЛАЙН" - Балюк П.С. (по доверенности от 22.03.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "СМАРТ" - Гайдай С.Е. (по доверенности от 05.09.2017 N 19).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙН" (далее - общество "ЛАЙН") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СМАРТ" (далее - общество "СМАРТ") со следующими требованиями:

запретить обществу "СМАРТ" использование (включая ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, переработку, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей) лингафонных кабинетов Cortex LinguaMatic Multimedia и входящего в их состав программного обеспечения LinguaMatic в связи с нарушением исключительных прав общества с ограниченной ответственностью "ЛАЙН" на промышленный образец "Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета" (патент Российской Федерации N 98869) и на программу для ЭВМ "StaDic" - Программа управления стационарным лингафонным кабинетом "Диалог-1" (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ N 2015614479);

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СМАРТ" в пользу общества "ЛАЙН" компенсацию за нарушение исключительных прав на промышленный образец "Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета" в размере 500 000 рублей;

взыскать с общества "СМАРТ" в пользу общества "ЛАЙН" компенсацию за нарушение исключительных прав на программу для ЭВМ "StaDic" - Программа управления стационарным лингафонным кабинетом "Диалог-1" в размере 500 000 рублей.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле привлечено федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (далее - ФГБОУ ВО "КубГУ").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2018 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2018 решение суда первой инстанции от 31.01.2018 отменено, исковые требования удовлетворены.

Ответчик, не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, просит обжалуемое постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

По мнению ответчика, судом апелляционной инстанции не установлен факт передачи ответчиком третьему лицу спорного программного обеспечения, а представленные в материалы дела доказательства (договор от 13.08.2015, спецификации) лишь устанавливают принятые сторонами на себя обязательства, но не подтверждают их исполнение, в частности передачу спорного программного обеспечения.

Ответчик полагает, что представленные истцом в обоснование заявленных требований доказательства (заключение специалиста от 13.11.2015, протокол осмотра доказательств от 24.09.2016 N 78АБ1558149) не отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности.

Ответчик отмечает, что суд апелляционной инстанции не рассмотрел заявленное им ходатайство о назначении повторной экспертизы по делу.

В отзыве на кассационную жалобу общество "ЛАЙН" просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить постановление суда апелляционной инстанции.

Представитель истца в судебном заседании не согласился с доводами, изложенными в кассационной жалобе, просил отказать в ее удовлетворении.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем направления в его адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству и назначении судебного заседания, а также посредством публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в суд кассационной инстанции своего представителя не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "ЛАЙН" является правообладателем промышленного образца "Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета" по патенту Российской Федерации N 98869 и программы для ЭВМ "StaDic" - Программа управления стационарным лингафонным кабинетом "Диалог-1", зарегистрированной в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 20.04.2015 под регистрационным номером 2015614479.

Истцу стало известно о том, что общество "СМАРТ" нарушает его исключительные права на указанные результаты интеллектуальной деятельности путем продажи третьему лицу оборудования, в котором использован промышленный образец истца, и путем переработки и продажи третьему лицу программного обеспечения истца.

Указанные выше обстоятельства явились основанием для обращения обществом "ЛАЙН" в арбитражный суд с иском.

В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции истец заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы, на разрешение эксперта представил вопросы, заявил экспертные учреждения.

Определением от 28.03.2017 судом первой инстанции назначена судебная экспертиза по следующим вопросам:

"имеются ли в лингафонном кабинете "Cortex LinguaMatic Pro Multimedia" признаки промышленного образца по патенту Российской Федерации N 98869 "Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета"?;

совпадают ли существенные признаки преподавательского стола лингафонного кабинета "Cortex LinguaMatic Pro Multimedia", с существенными признаками промышленного образца Российской Федерации N 98869 "Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета"?;

содержит ли преподавательский стол лингафонного кабинета "Cortex LinguaMatic Pro Multimedia" совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец Российской Федерации N 98869 "Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета"?;

является ли преподавательский стол неотъемлемой частью лингафонного кабинета "Cortex LinguaMatic Pro Multimedia"?;

может ли использоваться лингафонный кабинет "Cortex LinguaMatic Pro Multimedia" в соответствии со своим целевым назначением без преподавательского стола?".

Письмом от 20.11.2017 экспертным учреждением заявлено ходатайство о предоставлении дополнительных материалов по делу.

Экспертным учреждением также было указано, что в ходе ознакомления с материалами дела в них не было обнаружено оснований для проведения экспертизы, так как в материалах дела приведены только фотографии лингафонного кабинета. При этом не было обнаружено сведений и доказательств, на основании которых можно сделать вывод о внешнем виде лингафонного кабинета "Cortex LinguaMatic Pro Multimedia", и, следовательно, об использовании в лингафонном кабинете "Cortex LinguaMatic Pro Multimedia" признаков промышленного образца по патенту Российской Федерации N 98869.

Поэтому, как указало экспертное учреждение, для проведения экспертизы в его адрес необходимо предоставить, по меньшей мере, либо лингафонный кабинет "Cortex LinguaMatic Pro Multimedia", либо иные материалы или доказательства, которые позволят достоверно и в достаточной степени точно судить о внешнем виде конкретного изделия, фигурирующего в деле (например, протокол осмотра лингафонного кабинета "Cortex LinguaMatic Pro Multimedia", приобретенного ФГБОУ ВО "КубГУ").

Определением от 27.11.2017 суд первой инстанции обязал экспертное учреждение возвратить материалы дела без исполнения.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, учитывал, что из представленных в материалы дела истцом документов не доказано то обстоятельство, что обществом "СМАРТ" третьему лицу было передано по контракту именно спорное оборудование.

Суд первой инстанции также отметил, что материалами дела не подтвержден факт передачи ответчиком третьему лицу спорного программного обеспечения, доводы истца в указанной части признаны судом первой инстанции голословными и документально не подтвержденными.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотревший дело, учитывая, что судом первой инстанции не было разрешено по существу ходатайство истца о замене экспертной организации, усмотрел правовые основания для назначения судебной экспертизы по делу.

На разрешение эксперта судом апелляционной инстанции были поставлены следующие вопросы:

"1. Имеются ли в лингафонном кабинете Cortex LinguaMatic Dialog Multimedia, поставленного ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" по контракту N 112-АЭФ/2015 от 13.08.2015, признаки промышленного образца Российской Федерации N 98869 "Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета"?

2. Совпадают ли существенные признаки преподавательского стола лингафонного кабинета Cortex LinguaMatic Dialog Multimedia, поставленного ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" по контракту N 112-АЭФ/2015 от 13.08.2015, с существенными признаками промышленного образца Российской Федерации N 98869 "Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета"?

3. Содержат ли преподавательский стол лингафонного кабинета Cortex LinguaMatic Dialog Multimedia, поставленный ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" по контракту N 112-АЭФ/2015 от 13.08.2015 совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец Российской Федерации N 98869 "Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета?

4. Является ли преподавательский стол неотъемлемой частью лингафонного кабинета Cortex LinguaMatic Dialog Multimedia, поставленный ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" по контракту N 112-АЭФ/2015 от 13.08.2015?

5. Может ли использоваться лингафонный кабинет Cortex LinguaMatic Dialog Multimedia в соответствии со своим целевым назначением без преподавательского стола?".

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые требования в полном объеме, исходил из результатов проведенной по делу судебной экспертизы, согласно которой ответчиком в поставленном им третьему лицу оборудовании использован промышленный образец истца.

При этом суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что из представленного истцом в материалы дела заключения, составленного работником третьего лица, подтвержден факт переработки ответчиком спорной программы для ЭВМ истца.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 98869 и на программу для ЭВМ под регистрационным номером 2015614479.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, выслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, Суд по интеллектуальным правам полагает, что обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на промышленный образец.

В силу пункта 2 названной статьи изготовление и продажа продукта, в котором использованы изобретение, полезная модель или промышленный образец, являются использованием этого изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение (пункт 3 той же статьи).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ программы для ЭВМ относятся к объектам авторских прав и охраняются как литературные произведения.

В силу статьи 1261 ГК РФ авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Согласно статье 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение).

Судебная коллегия суда кассационной инстанции отклоняет как противоречащий материалам дела довод ответчика о том, что судом апелляционной инстанции не рассмотрено его ходатайство о назначении повторной экспертизы.

Данное ходатайство рассмотрено в судебном заседании суда апелляционной инстанции, в его удовлетворении было обоснованно отказано, результаты рассмотрения данного ходатайства и причины отказа в его удовлетворении отражены в протоколе судебного заседания суда апелляционной инстанции от 22.11.2018.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что материалами дела подтверждены продажа и поставка третьему лицу спорного оборудования, в состав которого входит программное обеспечение.

Соответствующие доводы кассационной жалобы подлежат отклонению как заявленные без учета компетенции суда кассационной инстанции, направленные на иную оценку доказательств по делу, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Вместе с тем представленной в материалы дела документацией, подтверждена поставка ответчиком спорного оборудования третьему лицу, в составе которого имелось программное обеспечение.

Однако суд кассационной инстанции считает, что вывод суда апелляционной инстанции о факте переработки ответчиком программного обеспечения истца, является немотивированным, сделанным без установления юридически значимых обстоятельств для выяснения данного вопроса в настоящем деле.

Так, ссылка суда апелляционной инстанции на представленные в материалы дела документы, в том числе на заключение специалиста от 13.11.2015 не является обоснованной, поскольку судом не установлено, а из материалов дела не усматривается, кем является лицо, составившее данное заключение.

При этом из представленных в дело доказательств невозможно установить, обладает ли данное лицо специальными познаниями в необходимых областях науки и техники для дачи сделанных им в заключении выводов.

Кроме того, из содержания обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции не следует, что судом была дана оценка представленному истцом в материалы дела протоколу осмотра доказательств, и возможности его отнесения в качестве допустимого доказательства. Судебная коллегия суда кассационной инстанции считает обоснованными ссылки ответчика на то обстоятельство, что судом апелляционной инстанции не было установлено, при каких обстоятельствах проведен осмотр спорной программы, по результатам которого был составлен указанный протокол осмотра доказательств; обстоятельства наличия на ноутбуке истца спорной программы и ее отношения именно к ответчику.

Вместе с тем установление данных обстоятельств является значимым для правильного разрешения настоящего спора.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции полагает, что исходя из существа заявленных требований, необходимости установления юридически значимого обстоятельства по делу, которым является факт переработки именно ответчиком программы для ЭВМ, принимая во внимание, что данный вопрос требует специальных познаний, необходимые сведения для правильного разрешения настоящего дела могли быть получены посредством проведения судебной экспертизы в соответствии со статьями 82-87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Между тем, при рассмотрении настоящего дела вопрос о необходимости проведения такой экспертизы судом не изучался, при этом вопросы, поставленные на разрешение эксперта, не были направлены на устранение неясности в отношении наличия либо отсутствия обстоятельств переработки именно ответчиком программы для ЭВМ, принадлежащей истцу.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции учитывает пояснения представителя истца о том, что истец в суде первой и апелляционной инстанций не ходатайствовал о проведении судебной экспертизы по вопросы установления факта использования ответчиком спорной программы для ЭВМ, в виде ее переработки, именно ответчиком, так как считал, что иных представленных им в суд доказательств, достаточно для подтверждения этого обстоятельства.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции также учитывает пояснения представителя ответчика, данные в судебном заседании 03.04.2019, о том, что ответчик имеет возможность предоставить судебному эксперту спорное оборудование, являвшееся предметом контракта, заключенного между ответчиком и третьим лицом, для проведения соответствующего экспертного исследования.

При изложенных обстоятельствах суд кассационной инстанции считает, что допущенные судом апелляционной инстанции нарушения при исследовании обстоятельств дела и оценке доказательств и доводов сторон могли привести к принятию неправильного судебного акта. Данное обстоятельство в силу положений части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе рассмотреть вопрос о необходимости проведения экспертного исследования спорного программного обеспечения ответчика, для установления факта наличия или отсутствия переработки именно ответчиком спорного программного обеспечения истца, а также о возможности предоставления для исследования судебному эксперту лингафонного кабинета, поставленного ответчиком третьему лицу по контракту N 112-АЭФ/201, содержащего спорную программу для ЭВМ; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам, в том числе исследовать обстоятельства установки спорного программного обеспечения на ноутбук истца при проведении нотариального осмотра данной спорной программы для ЭВМ; дать оценку допустимости и достоверности данных доказательств, и, на основании такой оценки разрешить вопрос о наличии либо отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебных актов с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2018 по делу N А40-228517/2016 отменить.

Дело N А40-228517/2016 направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.С. Четвертакова