Резолютивная часть постановления объявлена 28 ноября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Мындря Д.И., Снегура А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Pampero International Finance SARL (15 rue Edward Steichen L-2540, Luxembourg) на решение Арбитражного суда города Москвы от 06.06.2018 по делу N А40-22778/2018 (судья Ведерников М.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2018 по тому же делу (судьи Пирожков Д.В., Левченко Н.И., Захарова Т.В.)

по исковому заявлению иностранного лица Pampero International Finance SARL

к обществу с ограниченной ответственностью "Ресторан Отель" (Настасьинский пер., д. 5, стр. 1, Москва, 127006, ОГРН 1147746057128)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "МОНЕ" (Тверской б-р, д. 26А, Москва, 125009, ОГРН 1027739293493).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Pampero International Finance SARL - Смольникова Е.В. (по доверенности от 06.06.2017), Рыбчак В.В. (по доверенности от 06.06.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Ресторан Отель" - Алжеев Д.И. (по доверенности от 20.03.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "МОНЕ" - Елина Н.И. (по доверенности от 29.05.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо Pampero International Finance SARL (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ресторан Отель" (далее - общество "Ресторан Отель") об обязании ответчика прекратить любое использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 300442 и N 475953 в целях оказания услуг общественного питания (ресторан), в том числе: удалить товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 30042 с вывески и иных указателей; удалить товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 300442 и N 475953 с сайта отеля "Пушкин" в сети "Интернет"; удалить товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 300442 и N 475953 со всех сайтов третьих лиц, включая страницы ответчика на общедоступных ресурсах в сети "Интернет", удалить товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 300442 и N 475953 со всех материалов и документации, сопровождающих оказание ответчиком услуг общественного питания, включая меню, фирменные бланки, рекламные и информационные материалы; о взыскании с ответчика 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 300442 и N 475953; о взыскании с ответчика расходов по оплате государственной пошлины в размере 13 000 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "МОНЕ" (далее - общество "МОНЕ").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.06.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2018, в удовлетворении исковых требований компании отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование своей кассационной жалобы компания указала на то, что суды, не имея соответствующих полномочий, оценивали охраноспособность спорного товарного знака, тогда как при рассмотрении искового заявления о защите исключительного права на товарные знаки судам следовало установить наличие у истца исключительного права и наличие в действиях ответчика состава правонарушения.

Кроме того, по мнению заявителя кассационной жалобы, судами неверно применены нормы материального права при оценке сходства товарных знаков, принадлежащих истцу, и обозначений, используемых ответчиком.

Также компания отметила, что вывод суда первой инстанции "об отсутствии угрозы смешения в глазах рядового потребителя, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию" противоречит позициям, изложенным в определении Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014 и в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06.

В обоснование своей кассационной жалобы компания также указала на то, что судами неправомерно не приняты в качестве доказательств представленные истцом заключение от 28.05.2018 N ПП4-07/2018 и заключение коллегии палаты по патентным спорам от 23.01.2018, а также ошибочно принято представленное ответчиком заключение коллегии палаты по патентным спорам от 22.05.2015, не имеющее отношения к настоящему делу.

В судебное заседание явились представители компании, общества "Ресторан Отель" и общества "МОНЕ".

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить, отменить обжалуемые судебные акты судов первой и апелляционной инстанций.

Представитель общества "Ресторан Отель" просил отказать в удовлетворении кассационной жалобы, оставить обжалуемые судебные акты в силе как законные и обоснованные.

Представитель общества "МОНЕ" поддержал позицию компании.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы и возражений на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, компания является правообладателем товарного знака "КАФЕ ПУШКИНЪ" по свидетельству Российской Федерации N 300442, зарегистрированного в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а также товарного знака " PUSHKIN" по свидетельству Российской Федерации N 475953, зарегистрированного в отношении услуг 43-го класса МКТУ.

В обоснование заявленных исковых требований компания указала, что обществом "Ресторан Отель" в аналогичной сфере услуг незаконно используются товарные знаки путем их размещения в названии ресторана "Трактир "ПУШКИН" ("Tavern "Pushkin"). Данное обстоятельство подтверждается фотографиями чеков, выданных обществом "Ресторан Отель" 12.04.2017 и 25.07.2017 в подтверждение оплаты клиентами услуг общественного питания в ресторане.

Также компания указала, что с момента обнаружения и до даты обращения в суд с иском общество "Ресторан Отель" незаконно использовало товарные знаки в рекламе и информационных сообщениях, публикуемых в сети Интернет, в том числе на сайте отеля с одноименным названием, а также на страницах сайтов общедоступных (рекламных) сервисов, указанных в исковом заявлении.

Компанией в адрес общества "Ресторан Отель" было направлено требование о прекращении незаконного использования товарного знака, которое оставлено ответчиком без удовлетворения.

Полагая, что обществом "Ресторан Отель" допущено нарушение исключительных прав на названные товарные знаки, компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того, что словесный элемент "ПУШКИН" не является охраняемым, поскольку представляет собой фамилию великого русского поэта А.С. Пушкина и регистрация его в качестве товарного знака противоречит общественным интересам.

Суды пришли к выводу, что соответствующий словесный элемент не обладает различительной способностью в качестве обозначения, ассоциирующего и индивидуализирующего заведение общественного питания, и не может сам по себе являться отличительным элементом.

При сравнении товарных знаков истца и используемых ответчиком обозначений судами были применены положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Так, исходя указанных Правил N 32, суд первой инстанции пришел к выводу "об отсутствии угрозы смешения в глазах рядового потребителя, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию" (страница 5 решения).

Суд апелляционной инстанции со всеми выводами суда первой инстанции согласился.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В отношении довода компании о том, что судам при рассмотрении спора следовало установить наличие у истца исключительного права, а также наличие в действиях ответчика состава правонарушения, а не оценивать вопрос охраноспособности товарных знаков истца суд кассационной инстанции отмечает следующее.

Как разъяснено в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29), в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Оспариваемые судебные акты судов первой и апелляционной инстанций не содержат выводов о наличии в действиях компании злоупотребления правом, допущенным при регистрации защищаемых товарных знаков.

При таких обстоятельствах у судов первой и апелляционной инстанции отсутствовали основания для отказа в удовлетворении заявленных требований по мотиву неохраноспособности словесного элемента "ПУШКИН"/PUSHKIN".

Как следует из материалов дела, а также сведений из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, названные словесные элементы включены в защищаемые товарные знаки в качестве охраняемых (дискламированными являются только словесные элементы " ").

Более того, в заключении палаты по патентным спорам от 23.01.2017, касающемся товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 300442, которое представлено в материалы дела истцом и которое не получило никакой оценки судов, указано, что "товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует выполненный буквами русского алфавита словесный элемент "ПУШКИН".

Таким образом, судами первой и апелляционной инстанций в отсутствие на то полномочий сделан противоречащий сведениям Государственного реестра, а также мнению уполномоченного органа (Роспатента) вывод о том, что словесный элемент "ПУШКИН", занимающий доминирующее положение, является неохраняемым.

В отношении довода компании о том, судами неверно применены нормы материального права при оценке сходства защищаемых товарных знаков, принадлежащих истцу и обозначений, используемых ответчиком, суд кассационной инстанции отмечает следующее.

При рассмотрении настоящего спора судами применены положения Правил N 32. Указанные правила утратили силу ввиду утверждения приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основание для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков.

Согласно материалам дела в настоящем споре вменяемое правонарушение совершено ответчиком в 2017 году, то есть после того, как Правила N 32 утратили силу. Следовательно, указанные правила не подлежали применению в отношении рассматриваемого в рамках настоящего дела правонарушения.

С учетом изложенного судами при рассмотрении настоящего спора применен нормативный акт, утративший силу и не подлежащий применению к отношениям сторон.

Судебная коллегия также соглашается с доводом компании о противоречии выводов судов позициям вышестоящих инстанций.

Так, суды сделали вывод "об отсутствии угрозы смешения в глазах рядового потребителя, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию".

Вместе с тем, согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014, для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков обычным потребителем соответствующих товаров.

Также согласно разъяснениям, данным в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом, которому принадлежит товарный знак.

Таким образом, вывод, сделанный судами об отсутствии вероятности смешения товарных знаков компании и обозначения, используемого обществом "Ресторан Отель", в ситуации, когда "потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию" противоречит позициям судов вышестоящих инстанций.

Суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что суды первой и апелляционной инстанции при разрешении настоящего спора нарушили нормы материального и процессуального права, не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о нарушении ответчиком исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки.

Вместе с тем, согласно статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в полномочия суда кассационной инстанции не входит переоценка имеющихся в деле доказательств. Исходя из изложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 06.06.2018 по делу N А40-22778/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2018 по тому же делу отменить.

Направить дело N А40-22778/2018 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.