Резолютивная часть постановления объявлена 6 августа 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 августа 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М.;

судьи-докладчика Кручининой Н.А. -

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Паксимади Е.Э. рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Рубекина И.А., секретарь судебного заседания Волынкина Т.М.) и Омского областного суда (судья Дзюбенко А.А., секретарь судебного заседания Яковлева М.А.), кассационную жалобу Клаузера Леонида Александровича (г. Омск) на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2018 по делу N СИП-540/2017 (судьи Булгаков Д.А., Лапшина И.В., Мындря Д.И.)

по заявлению Клаузера Леонида Александровича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 02.09.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения Путаракина Юрия Глебовича против выдачи патента Российской Федерации N 2397634 на изобретение, поступившего 03.05.2017.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Путаракин Юрий Глебович (г. Омск).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Клаузера Л.А. - Андреева М.Ю. (по доверенности от 27.07.2018 N 55 АА 1959452);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-416/41);

В судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи приняли участие представители:

от Клаузера Л.А. - Шишурина Т.А. (по доверенности от 09.02.2017), Касимова А.А. (по доверенности от 17.05.2018);

от Путаракина Ю.Г. - Болотова А.Ю. (по доверенности от 27.01.2017 N 55 АА 1587350), Слесарюк Н.В. (по доверенности от 18.07.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

Клаузер Леонид Александрович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) с требованиями:

признать недействительным решение Роспатента от 02.09.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения Путаракина Юрия Глебовича, поступившего 03.05.2017, против выдачи патента Российской Федерации N 2397634 на изобретение;

восстановить полностью действие данного патента.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Путаракин Юрий Глебович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2018 в удовлетворении требований Клаузера Л.А. отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Клаузер Л.А., ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, нарушение норм процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит отменить решение от 24.04.2018 и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В кассационной жалобе Клаузер Л.А. указывает, что выводы суда первой инстанции о том, что техническому решению, известному из патентного документа FR N 2823638, присущи все признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента, в связи с чем последний не соответствуют условию патентоспособности "новизна", являются необоснованными и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд, вопреки требованиям закона, осуществил проверку на соответствие условию патентоспособности "новизна" не на основании анализа признаков, содержащихся в независимом пункте формулы оспариваемого патента, а на основании указанных в описании к изобретению решаемых им задач и достигаемых им технических результатов, не дал оценку техническим терминам "вогнутость" и "выпуклость", используемым в сравниваемых технических решениях.

Кроме того, в кассационной жалобе Клаузер Л.А. указывает, что суд первой инстанции неправомерно не дал правовую оценку представленным им документам, в том числе Заключению по поставленным заказчиком вопросам, указанным в приложении N 1 к договору N 2/09 от 20.09.2017 (л.д. 63-73, т. 1), подготовленному заведующим Кафедрой технического сервиса механики и электроники ФГБОУ ВО "Омский ГАУ" Редреевым Г.В. (далее - заключение Редреева Г.В.), справке профессора кафедры "Автомобили, конструкционные материалы и технологии" ФГБОУ ВО "Сибирский государственный автодорожный университет" (л.д. 75, т. 1), а также не принял во внимание, что при рассмотрении возражения административный орган лишил Клаузера Л.А., как патентообладателя оспариваемого патента, возможности воспользоваться своим правом, предусмотренным пунктом 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

По мнению Клаузера Л.А., суд первой инстанции также неправомерно отказал ему в удовлетворении ходатайства об объявлении перерыва с целью подготовки и подачи ходатайства о назначении экспертизы по делу, тем самым не только лишил заявителя возможности пользоваться своими процессуальными правами, предусмотренными статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, но и вынес незаконный судебный акт без учета специальных знаний, применение которых является существенным в рассматриваемом споре.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права, в частности, пункты 1, 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), подпункт 4 пункта 24.5.2 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент), относящийся к раскрытию одного средства, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, для признания технического решения не соответствующим условию патентоспособности "новизна", тогда как в описании и чертежах к техническому решению, известному из патентного документа FR N 2823638, раскрыто два различных технических средства.

В отзыве на кассационную жалобу Путаракин Ю.Г. просит отказать в ее удовлетворении, оспариваемый судебный акт оставить без изменения.

В судебном заседании представители Клаузера Л.А. доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержали и просили обжалуемый судебный акт отменить, принять новый судебный акт, которым признать недействительным решение Роспатента от 02.09.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2397634 на изобретение, и восстановить полностью действие указанного патента.

Представители Путаракина Ю.Г. возражали против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве, полагая, что оспариваемое решение суда первой инстанции от 24.04.2018 законно и обоснованно.

Представитель Роспатента пояснил, что обжалуемое решение суда первой инстанции соответствует нормам действующего законодательства, является законным, просил обжалуемый судебный акт оставить в силе.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, оспариваемый патент Российской Федерации N 2397634 на изобретение "Жалюзийное решето" (классификационные рубрики Международной патентной классификации - A01F 12/44 и A01D 41/12) выдан по заявке N 2009121761 с приоритетом от 05.06.2009 на имя Клаузера Л.А. и Путаракина Ю.Г., которые также являются авторами изобретения.

Патент Российской Федерации N 2397634 выдан с формулой изобретения в следующей редакции:

"1. Жалюзийное решето, содержащее параллельно установленные в раме поворотные пластины, имеющие верхнюю и нижнюю рабочие поверхности, расположенные по сторонам от оси поворота, верхняя рабочая поверхность выполнена с плоской гребенкой по продольному краю и снабжена изогнутыми зубьями, направленными от плоскости гребенки вниз и в сторону нижней рабочей поверхности, которая выполнена со сквозными пазами напротив упомянутых зубьев и отогнута книзу по отношению к плоскости гребенки, отличающееся тем, что лепестки гребенки выполнены в форме сегментов, изогнутые зубья сформированы между лепестками гребенки и выполнены обтекаемой в поперечном сечении формы, характеризующейся дугообразной выпуклостью, обращенной в сторону противолежащего паза, при этом поворотные пластины установлены в раме одна за другой на расстоянии, обеспечивающем возможность вхождения изогнутых зубьев одной пластины в соответствующие пазы соседней.

2. Решето по п. 1, отличающееся тем, что отгиб нижней рабочей поверхности выполнен с образованием примыкающей к оси поворота полки, лежащей в одной плоскости с гребенкой, при этом сквозные пазы выполнены от продольного края с глубиной, обеспечивающей их частичное размещение на упомянутой полке.

3. Решето по п. 2, отличающееся тем, что отгиб выполнен под углом 45°.

4. Решето по п. 1, отличающееся тем, что зубья изогнуты по дуге с центром, лежащим на оси поворота пластины.

5. Решето по п. 1, отличающееся тем, что поворотная пластина изготовлена из листовой заготовки.

6. Решето по п. 5, отличающееся тем, что изогнутые зубья сформированы из язычковых выступов заготовки, выполненных между сегментами гребенки и профилированных с образованием поперечного сечения в форме дуги окружности.

7. Решето по п. 5, отличающееся тем, что пластина выполнена с продольным зигом в средней части, обеспечивающим размещение оси поворота.

8. Решето по п. 1, отличающееся тем, что поворотная пластина изготовлена посредством формования.".

Путаракин Ю.Г., полагая, что названный патент не соответствует условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", обратился в Роспатент с возражением против выдачи этого патента.

В обоснование возражения Путаракиным Ю.Г. в Роспатент были представлены, в частности, копии патентных документов FR N 2823638 (опубликован 25.10.2002), UA N 28460 (опубликован 10.12.2007), BE N 714811 (опубликован 30.09.1968), BE N 556743 (опубликован 26.02.1960), DK N 92329 (опубликован 04.12.1961).

В подтверждение довода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" в возражении приведен сопоставительный анализ признаков, содержащихся в формуле изобретения по оспариваемому патенту, и признаков технических решений, известных из патентных документов BE N 714811, FR N 2823638.

С учетом указанных технических решений, по мнению подателя возражения, оспариваемый патент также не соответствует и критерию "изобретательский уровень".

Также в подтверждение довода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" в возражении представлен сопоставительный анализ признаков, содержащихся в формуле изобретения по оспариваемому патенту, и признаков технических решений, известных из патентных документов UA N 28460, DK N 92329, BE N 556743.

Рассмотрев возражение с учетом положений пунктов 1 и 2 статьи 1350 ГК РФ и подпункта 4 пункта 24.5.2 Административного регламента, Роспатент пришел к выводу, что из патентного документа FR N 2823638 известно техническое решение, которому присущи все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2397634, включая характеристику назначения.

Ввиду того, что Роспатентом было установлено несоответствие оспариваемого патента условию патентоспособности "новизна", иные источники информации не рассматривались.

В процессе рассмотрения заявления Клаузеру Л.А. и Путаракину Ю.Г. как патентообладателям оспариваемого патента в соответствии с пунктом 4.9 Правил N 56 было предложено внести изменения в формулу патента с целью сохранения его правовой охраны. Однако Путаракин Ю.Г. отказался от внесения указанных изменений, что послужило препятствием для сохранения правовой охраны оспариваемого патента.

Решением Роспатента от 02.09.2017 возражение Путаракина Ю.Г. было удовлетворено, патент Российской Федерации N 2397634 на изобретение признан недействительным полностью.

Клаузер Л.А., полагая, что решение Роспатента от 02.09.2017 не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратился в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

В обоснование своих требований Клаузер Л.А. указал на ошибочность вывода Роспатента о несоответствии изобретения по патенту Российской Федерации N 2397634 условию патентоспособности "новизна".

По мнению Клаузера Л.А., жалюзийное решето, известное из патентного документа FR N 2823638, не характеризуется всеми признаками, которые содержатся в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента. Кроме того, оспариваемый патент и противопоставленное ему техническое решение отличаются по решаемым задачам и техническим результатам.

Как указано в заявлении Клаузера Л.А., поданном в Суд по интеллектуальным правам, решение Роспатента от 02.09.2017 не содержит доводов, позволяющих оспариваемый патент признать не соответствующим условию патентоспособности "новизна", и материалы административного делопроизводства не содержат доказательств, подтверждающих, что оспариваемый патент выдан с нарушением требований законодательства.

Кроме того, как полагает Клаузер Л.А., Роспатентом в решении от 02.09.2017 не опровергается соответствие оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что Роспатентом был сделан правомерный вывод о том, что все признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента совпадают с признаками технического решения, известного из патентного документа FR N 2823638, в том числе и его назначение.

Довод Клаузера Л.А. о том, что изобретение по патенту Российской Федерации N 2397634 в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы, отличается от технического решения по патентному документу FR N 2823638 признаком "обтекаемая в поперечном сечении форма изогнутых зубьев выполнена в виде дугообразной выпуклости, обращенной в сторону противолежащего паза", по мнению суда первой инстанции, опровергается сведениями, приведенными на чертежах (фиг. 2, 2А) и в описании (страница 2) к патентному документу FR N 2823638, согласно которым изогнутые зубья 2 (желобчатой формы) выполнены обтекаемой в поперечном сечении формы, при этом форма поперечного сечения зубьев 2 выполнена в виде дугообразной выпуклости, обращенной в сторону противолежащего паза.

Как указано в обжалуемом решении суда от 24.04.2018, на дугообразность формы поперечного сечения зубьев также указывает описание к патентному документу FR N 2823638 (строки 34-38, страница 2), из которого следует, что зубья 2 на чертежах (фиг. 2, 2А) являются именно вогнутыми.

Суд первой инстанции признал правильным вывод Роспатента о том, что из сведений, приведенных в описании и чертежах к патентному документу FR N 2823638, известен признак "обтекаемая в поперечном сечении форма изогнутых зубьев выполнена в виде дугообразной выпуклости, обращенной в сторону противолежащего паза".

Вместе с тем суд первой инстанции не устанавливал понятие таких терминов, как "вогнутость" и "выпуклость".

Суд первой инстанции отклонил представленные Клаузером Л.А. документы (в частности, заключение Редреева Г.В.), указав, что они не были представлены Клаузером Л.А. при рассмотрении возражения в Роспатенте. Кроме того, как полагает суд первой инстанции, представленные суду документы не опровергают выводы Роспатента, содержащиеся в решении Роспатента от 02.09.2017.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным, а приведенные в заявлении доводы Клаузера Л.А. не опровергают содержащиеся в решении Роспатента от 02.09.2017 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы ввиду следующего.

С учетом даты подачи заявки N 2009121761 (05.06.2009) судом первой инстанции правильно установлено, что законодательство для оценки патентоспособности оспариваемого изобретения включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки) и Административный регламент.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Как следует из пункта 2 статьи 1350 ГК РФ, изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 26.3 Административного регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Административного регламента проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

В силу пункта 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Вместе с тем признаки из описания изобретения и чертежей, не отраженные в формуле, не учитываются при анализе новизны изобретения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.3 Административного регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Роспатент при рассмотрении возражения, установив обстоятельства несоответствия оспариваемого патента условию патентоспособности "новизна", в силу подпункта 9 пункта 24.5.2 Административного регламента не проводил проверку изобретательского уровня.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Административного регламента изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Суд первой инстанции поддержал вывод Роспатента о том, что в противопоставленном техническом решении, известном из патентного документа FR N 2823638, раскрыто средство, которому присущи все признаки оспариваемого изобретения, включая характеристику назначения.

Между тем решение суда первой инстанции дословно повторяет выводы Роспатента, изложенные в оспариваемом ненормативном акте, принятом Роспатентом по результатам рассмотрения возражения Путаракина Ю.Г.

Суд первой инстанции в нарушение пункта 2 статьи 1350 и пункта 2 статьи 1354 ГК РФ не проверил наличие и правильность сопоставительного анализа спорного патента и противопоставленного патентного документа FR N 2823638.

В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

Частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в мотивировочной части решения должны быть указаны в том числе доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

В нарушение требований пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в обжалуемом решении суда первой инстанции не указаны доводы, подтверждающие, что оспариваемое решение Роспатента от 02.09.2017 является законным и обоснованным, не приведены и мотивы, по которым суд отверг доводы Клаузера Л.А., в том числе о том, что оспариваемый патент и противопоставленный патентный документ FR N 2823638 различны по решаемым задачам и направленности технического результата.

В обжалуемом судебном акте не приведены мотивы, по которым суд первой инстанции отверг доводы Клаузера Л.А. об отсутствии в патентном документе FR N 2823638 таких признаков, как "обтекаемая в поперечном сечении форма изогнутых зубьев выполнена именно в виде дугообразной выпуклости, обращенной в сторону противолежащего паза", "желобчатая форма зубьев 2 уменьшает сопротивление воздушным потокам".

Клаузер Л.А. утверждал, что форма основания зуба, приведенная на FIG 2 (V-образная форма) патентного документа FR N 2823638, противоречит форме основания зуба на FIG 2А (основание зуба в форме овала) этого же патента, а в тексте описания патента FR N 2823638 конкретная форма зуба и желоба не определена. Данный довод Клаузера Л.А. судом не оценивался.

Отсутствуют в решении суда первой инстанции и выводы относительно отклонения доводов, изложенных в заявлении, по поводу того, что сегменты по оспариваемому патенту и полукруглый диск по патенту FR N 2823638 являются различными конструктивными элементами.

Кроме того, в поданном в суд заявлении указывалось, что в противопоставленном патентном документе FR N 2823638 раскрыто два разных средства, признаки которых смешаны между собой Роспатентом, при том что изобретение признается не соответствующим условию патентоспособности "новизна", если все признаки оспариваемого изобретения, включая характеристику назначения присущи одному средству.

Соответствующий довод также не был оценен судом в оспариваемом решении от 24.04.2018.

Таким образом, в нарушение указанных норм права в решении суда первой инстанции приведены выводы, сделанные при неполном исследовании фактических обстоятельств дела, а также не приведены результаты оценки доводов Клаузера Л.А., изложенных им в заявлении, имеющих существенное значение для дела.

Суд первой инстанции также отклонил представленные Клаузером Л.А. вместе с заявлением документы, в том числе заключение Редреева Г.В., по мотиву того, что эти документы не были им представлены при рассмотрении возражения в Роспатенте.

Вместе с тем правообладатель, против которого было подано возражение, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте. При этом установление судом обстоятельств, на которые стороны не ссылались при рассмотрении возражения, может быть учтено при распределении судебных расходов.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу N СИП-694/2016 и от 28.04.2018 по делу N СИП-324/2017.

Отклонив соответствующие документы, суд первой инстанции тем не менее указал на то, что эти документы не опровергают выводы Роспатента, изложенные в оспариваемом решении от 02.09.2017, но не привел никаких мотивов данного утверждения.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с выводом суда первой инстанции о безусловной правомерности отказа Роспатентом Клаузеру Л.А. внести изменения в формулу оспариваемого патента для сохранения его правовой охраны в силу следующего.

В решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228 содержится правовая позиция, согласно которой предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное абзацем первым пункта 4.9 Правил N 56, является обязанностью палаты по патентным спорам и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

Вышеизложенная правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации применима также и в отношении абзаца второго пункта 4.9 Правил N 56, поскольку содержащаяся в этом абзаце норма, как и норма абзаца первого указанного пункта, регулирует аналогичные правоотношения - процедуру внесения изменений в формулу изобретения.

Обязанность Роспатента предложить заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения возникает только в том случае, если Роспатентом будут установлены обстоятельства, при которых изменения в формулу изобретения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, или патент на изобретение может быть признан недействительным частично.

В том случае, если Роспатент не установит указанных обстоятельств, обязанность по предложению заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения не возникает. Обязанность по доказыванию отсутствия указанных обстоятельств в суде в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагается на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно абзацу первому пункта 4.9 Правил N 56 предложение о внесении изменений в формулу изобретения направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями. В то же время предложение о внесении изменений в формулу изобретения, основанное на абзаце втором указанного пункта, направлено на избежание признания патента недействительным полностью и сохранение его действия в объеме измененной формулы изобретения.

В связи с этим допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, например путем изменения назначения изобретения, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.

В то же время привнесение в формулу изобретения признаков из описания, ранее не предусмотренных формулой изобретения, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным, объект.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2015 по делу N СИП-32/2015.

В настоящем случае предложение о внесении изменений в формулу патента было сделано, однако отклонено Путаракиным Ю.Г.

Суд первой инстанции, установив лишь этот факт, пришел к выводу о том, что внесение изменений в формулу патента невозможно.

Вместе с тем судом первой инстанции не учтено следующее.

Правообладателями оспариваемого патента являются Путаракин Ю.Г. (податель возражения) и Клаузер Л.А. (лицо, к которому подано возражение).

В данном случае отказ во внесении изменений в формулу патента был дан тем из патентообладателей, который сам является подателем возражения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1348 ГК РФ к отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца и с распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, соответственно применяются правила пункта 3 статьи 1229 ГК РФ. Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется авторами совместно.

Исходя из пункта 3 статьи 1229 ГК РФ взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если ГК РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Внесение изменений в формулу патента на изобретение является формой определения дальнейшей судьбы результата интеллектуальной деятельности и исключительного права на него и как таковое охватывается правилами пункта 3 статьи 1229 и пункта 3 статьи 1348 ГК РФ.

Следовательно, оно осуществляется патентообладателями совместно, если ГК РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Из материалов дела не следует, что между Клаузером Л.А. и Путаракиным Ю.Г. заключено соглашение в порядке пункта 3 статьи 1348 ГК РФ.

Вместе с тем действия Путаракина Ю.Г. по отказу от внесения изменений в формулу оспариваемого патента с целью сохранения его правовой охраны фактически приводят к лишению другого правообладателя - Клаузера Л.А. исключительного права на изобретение.

Таким образом, между со патентообладателями имеется спор по вопросу о возможности внесения изменений в формулу патента.

В случае недостижения между соправообладателями соглашения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1229 ГК РФ, спор об определении порядка осуществления и распоряжения правом может быть рассмотрен в судебном порядке (пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 445 ГК РФ).

При этом такой спор может быть рассмотрен как в рамках самостоятельного судебного процесса, так и в рамках иного судебного спора, в рамках которого рассматривается вопрос об определении дальнейшей судьбы патента.

В рамках настоящего дела рассматривается вопрос о законности решения Роспатента, вынесенного в отношении изобретения по патенту Российской Федерации N 2397634, по возражению, поданному одним из сопатентообладателей против другого.

Спор между сопатентообладателями о возможности внесения изменений в формулу патента является одним из споров об определении дальнейшей судьбы патента.

Соответствующий спор не подлежит рассмотрению Роспатентом на стадии рассмотрения возражения с учетом полномочий этого административного органа.

Вместе с тем он может быть рассмотрен судом на стадии судебной проверки вынесенного Роспатентом решения.

Доводы в рамках данного спора в суде первой инстанции заявлялись, однако не получили надлежащей оценки.

При этом в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам ни Роспатент, ни правообладатели не отрицали, что путем изменения формулы патента, могут быть устранены препятствия для признания изобретения соответствующим условию патентоспособности "новизна".

В связи с допущенным судом первой инстанции нарушением норм материального и процессуального права решение суда первой инстанции подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином составе суда.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенные выше указания, произвести сопоставительный анализ оспариваемого патента и противопоставленного патентного документа; при необходимости решить вопрос о направлении судебного запроса или о привлечении к участию в деле специалиста; исходя из подлежащих применению норм материального права, на основании полного, всестороннего и объективного исследования и оценки имеющихся в материалах дела доказательств, доводов и возражений сторон установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Вместе с тем, учитывая, что Клаузером Л.А. государственная пошлина за подачу кассационной жалобы уплачена в размере большем, чем установлен подпунктами 3 и 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, указанному лицу на основании пункта 1 статьи 333.40 названного Кодекса из федерального бюджета подлежит возврату излишне уплаченная государственная пошлина.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2018 по делу N СИП-540/2017 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить Клаузеру Леониду Александровичу из федерального бюджета 1 500 (одну тысячу пятьсот) рублей излишне уплаченной государственной пошлины по платежному поручению от 22.06.2018 N 720 за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

Н.А. Кручинина