Резолютивная часть постановления объявлена 21 мая 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 мая 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М.;

судьи-докладчика Лапшиной И.В. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2018 по делу N СИП-529/2017 (судьи Тарасов Н.Н., Силаев Р.В., Снегур А.А.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" (ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, Москва, 107076, ОГРН 1037739476312) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.06.2017 об отказе в регистрации товарного знака со словесным элементом "Биокальций" по заявке N 2015708513 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товара 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "зубные пасты".

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" - Шляпникова Н.А. (по доверенности от 17.05.2017 N 95);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-393/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" (далее - общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением (уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.06.2017 об отказе в регистрации товарного знака со словесным элементом "Биокальций" по заявке N 2015708513 и об обязании Роспатента зарегистрировать словесное обозначение по указанной заявке в отношении товара 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "зубные пасты".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2018 заявленные требования удовлетворены: решение Роспатента от 19.06.2017 признано недействительным; суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" на решение Роспатента от 24.11.2016 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2015708513.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит названный судебный акт отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы Роспатент указал, что в нарушение статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд не дал оценку представленным в материалы дела доказательствам.

Также Роспатент считает, что представленные обществом "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" документы, связанные с введением в гражданский оборот продукции, маркированной спорным обозначением, сами по себе не могут свидетельствовать о наличии ассоциативных связей у потребителей с заявленным обозначением.

Кроме того, Роспатент обращает внимание на то, что согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 по делу N 8215/06, для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом.

Таким образом, по мнению Роспатента, существенным обстоятельством является факт того, что общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" является неисключительным и не единственным лицензиатом товарных знаков с обозначением "Биокальций".

Между тем Роспатент считает не соответствующим материалам дела вывод суда первой инстанции о том, что до даты приоритета оспариваемое обозначение использовалось только обществом "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" или аффилированными с ним лицами, поскольку из материалов дела усматривается, что обозначение "БИОКАЛЬЦИЙ" использовалось различными производителями зубных паст, в связи с чем спорное обозначение не могло приобрести различительную способность как средство индивидуализации товаров общества.

При таких обстоятельствах заявитель кассационной жалобы полагает, что регистрация спорного товарного знака противоречит пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а выводы суда первой инстанции противоречат имеющимся в материалах дела доказательствам.

В отзыве на кассационную жалобу общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА, не соглашаясь с изложенными в ней доводами, считая, что обжалуемое решение суда первой инстанции является законным, принято на основании полной и всесторонней оценки доказательств, просит оставить его без изменения.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель общества "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно нее.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, на основании заявки N 2015708513 (дата приоритета - от 26.03.2015) швейцарской компанией - IWI AG (далее - компания) было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров "зубные пасты; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях" 3-го класса МКТУ словесное обозначение "Биокальций", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В дальнейшем заявитель (податель заявки) был заменен на общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА".

Решением Роспатента от 24.11.2016 в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015708513 обществу было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В Роспатент 23.03.2017 обществом "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" было подано возражение на решение от 24.11.2016 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2015708513, мотивированное тем, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, приобретенной в результате его использования.

Решением Роспатента от 19.06.2017 в удовлетворении поданного возражения было отказано, решение Роспатента от 24.11.2016 оставлено в силе.

При принятии решения Роспатент руководствовался тем, что спорное словесное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное из первой части сложных слов "био" (со значением: 1) относящийся к органической жизни; 2) относящийся к биологии) и слова "кальций" (химический элемент); что в организме человека и других позвоночных большая часть кальция находится в скелете и зубах, то есть указывает на свойства (состав) товаров и будет восприниматься в глазах среднего потребителя зубной пасты и препаратов для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях, как описательное обозначение, то есть является неохраняемым.

Кроме того, Роспатент указал, что словесный элемент "БИОКАЛЬЦИЙ/BIOCALCIUM" включен в качестве неохраняемого в состав товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 482330, 489704, 436578, 436507, 436752, 448164, 436360, принадлежащих компании, что, по мнению регистрирующего органа, опровергает доводы общества о приобретении спорным словесным обозначением различительной способности.

Общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА", полагая, что решение Роспатента от 19.06.2017 нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности и не соответствует требованиям действующего законодательства, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

При этом общество сослалось на то, что оспариваемый ненормативный акт основан на неверном истолковании государственным органом положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а выводы Роспатента не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Так, общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" указало на то, что оно является одним из лидеров на рынке зубной пасты и препаратов для полоскания рта, а также отметило, что его продукция является хорошо известной для российских потребителей, популярной и востребованной на территории Российской Федерации уже длительный период времени, а именно с 2000 года, что является доказательством приобретения спорным обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

Более того, степень информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров подтверждается данными социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, согласно которому большинство участников опроса ассоциируют обозначение "БИОКАЛЬЦИЙ" с зубной пастой общества "СПЛАТ-КОСМЕТИКА".

Отменяя оспариваемое решение Роспатента и удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что Роспатентом не принят во внимание факт использования обществом "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" и/или аффилированными с ним лицами спорного обозначения до даты его приоритета. Кроме того, суд первой инстанции установил, что спорная продукция (зубные пасты) вводилась в гражданский оборот самим обществом "СПЛАТ′-КОСМЕТИКА", производилась либо им самостоятельно, либо иными юридическими лицами, но по его оригинальным рецептам и под его контролем. Между тем данные обстоятельства не были приняты во внимание Роспатентом, что послужило основанием для признания решения Роспатента от 19.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015708513 недействительным и обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение общества "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" на решение Роспатента от 24.11.2016 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2015708513.

Не согласившись с решением суда первой инстанции Роспатент обратился с кассационной жалобой в президиум Суда по интеллектуальным правам.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы Роспатента.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Положениями подпункта 2.3.2.4 пункта 2.3.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Как отмечается самим Роспатентом в пункте 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения.

Оценка приобретения обозначением различительной способности должна производиться на дату подачи заявки (дату приоритета) на регистрацию товарного знака и применительно к деятельности заявителя товарного знака в отношении заявленных на регистрацию товаров (услуг).

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, в подтверждение, в частности, заявления о приобретении заявленным обозначением различительной способности обществом "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" в материалы административного дела были представлены сведения об активном использовании как самим обществом "СПЛАТ-КОСМЕТИКА", так и аффилированными с ним лицами обозначения "БИОКАЛЬЦИЙ" в составе упаковок (этикеток) зубных паст в течение длительного периода времени до даты подачи заявки.

Кроме того, судом первой инстанции было установлено, что спорная продукция (зубные пасты) вводилась в гражданский оборот самим обществом "СПЛАТ-КОСМЕТИКА", производилась либо им самостоятельно, либо иными юридическими лицами, но по его оригинальным рецептам и под его контролем.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, необходимо учитывать имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом возникновение у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем должно подтверждаться совокупностью представляемых доказательств, которые подлежат исследованию и оценке.

Общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" в подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между ним и производимым им товаром представило в Роспатент документы в подтверждение длительности, интенсивности использования спорного обозначения, указав, что продукция, маркированная заявленным обозначением, выпускается с 2003 года (за 2004 - 2008 годы отгружено зубной пасты "БИОКАЛЬЦИЙ" на сумму 149 502 344 рубля 98 копеек, за 2009 - 2016 годы - на сумму 4 284 405 312 рублей 28 копеек).

При этом общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" сослалось на то, что согласно маркетинговому исследованию, проведенному компанией "Нильсен", за период с 2013 по 2015 год товаров, маркированных обозначением "БИОКАЛЬЦИЙ" (зубные пасты, дорожные наборы (зубная паста + зубная щетка), ополаскиватели для полости рта), продано на общую сумму 2 103 323 000 рублей, из них: в Центральном регионе - на 845 450 000 рублей, в Дальневосточном регионе - на 15 008 000 рублей, в Северо-Западном регионе - на 276 081 600 рублей, в регионе Сибирь - на 188 874 000 рублей, в регионе Юг - на 193 318 000 рублей, в регионе Урал - на 205 916 000 рублей, в Волжском регионе - на 378 677 000 рублей.

Кроме того, для информирования потребителей о продукции "БИОКАЛЬЦИЙ" общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" ежегодно выпускало буклеты, на производство которых потратило 2 690 565 рублей.

Также в подтверждение степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров обществом "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" был представлен социологический опрос "Определение наличия/отсутствия различительной способности обозначения Биокальций в отношении зубной пасты", проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Между тем Роспатент, отказывая в правовой охране заявленного обозначения в качестве товарного знака, исходил из того, что до даты приоритета общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" не являлось единственным лицом, использующим обозначение "БИОКАЛЬЦИЙ" именно для зубных паст, поскольку на территории Российской Федерации действовала правовая охрана товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 482330, 489704, 436578, 436507, 436752, 448164, 436360, в состав которых, в качестве неохраняемого, включен словесный элемент "БИОКАЛЬЦИЙ/BIOCALCIUM". Правообладателем названных товарных знаков является компания.

В кассационной жалобе Роспатент также указал, что суд первой инстанции не принял во внимание данное обстоятельство, что привело к принятию незаконного судебного акта.

При этом Роспатент обращает внимание на то, что суд первой инстанции не учел правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 по делу N 8215/06, согласно которой для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что при формировании соответствующей правовой позиции Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не рассматривал ситуацию, в рамках которой обозначение использовалось бы несколькими связанными между собой лицами.

При этом приобретение различительной способности обозначением не исключается в случае, если оно на протяжении длительного времени использовалось аффилированными лицами.

При этом судом первой инстанции установлено, что компания является аффилированным лицом общества "СПЛАТ-КОСМЕТИКА", что не оспаривается Роспатентом.

Кроме того, судом установлено, что компанией было подано заявление об отказе от правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 436578, 436507, 436752, 448164, 436360, а в отношении товарных знаков N 482330 и N 489704 между компанией (лицензиаром) и обществом (лицензиатом) было заключено дополнительное соглашение от 01.09.2017 N 2 к лицензионному договору от 19.12.2011, согласно которому обществу предоставлена исключительная лицензия на использование названных товарных знаков для индивидуализации всех товаров, работ и услуг.

Более того, в материалах дела имеется письмо-согласие от 10.03.2016, согласно которому компания дает согласие на предоставление правовой охраны и использование в Российской Федерации товарного знака "Биокальций" на имя общества "СПЛАТ-КОСМЕТИКА".

Таким образом, само по себе использование заявленного на регистрацию спорного обозначения несколькими лицами, входящими в группу лиц, не является основанием для вывода о том, что данное обозначение не приобрело различительную способность в отношении общества "СПЛАТ-КОСМЕТИКА".

Довод Роспатента о невозможности учета доказательств наличия приобретенной различительной способности обозначением ввиду присутствия на рынке зубной пасты "SILKA MED" со словесным элементом "БИОКАЛЬЦИЙ", производителем которой является иное лицо, не может быть принят судом кассационной инстанции, поскольку в оспариваемом решении Роспатента не указано, кем выпускается такая продукция, а также не исследовался вопрос о том, вводилась ли такая продукция в гражданский оборот до даты приоритета заявленного на регистрацию обозначения.

Между тем данное обстоятельство является существенным для вывода о приобретении заявленным обозначением различительной способности и подлежит установлению Роспатентом, однако оно им не исследовалось, ссылка на него в оспариваемом решении Роспатента отсутствует.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что пунктом 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, предусмотрена обязанность Роспатента обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

При этом процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Вместе с тем в настоящем случае, как установлено судом первой инстанции, Роспатент, указав на использование спорного обозначения компанией, а также при производстве зубной пасты "SILKA MED" неустановленным (в решении) лицом, уклонился от исследования доказательств приобретения спорным обозначением различительной способности.

Учитывая, что обозначенные Роспатентом препятствия для анализа доказательств приобретения спорным обозначением различительной способности судом первой инстанции сняты как не основанные на законе (в части аффилированности лиц) или признаны неподтвержденными (в части неисследования вопроса о существовании зубной пасты "SILKA MED" на дату подачи заявки на спорный товарный знак и вопроса о ее производителе), соответствующие доказательства должны быть исследованы по существу.

При этом такое исследование должно быть осуществлено не судом первой инстанции, а Роспатентом, который от такого исследования неправомерно уклонился.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с судом первой инстанции о том, что допущенные Роспатентом нарушения носят существенный характер, что послужило для суда первой инстанции основанием для отмены оспариваемого решения и обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение общества "СПЛАТ-КОСМЕТИКА".

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в целом доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к несогласию с осуществленной судом первой инстанции оценкой представленных в материалы дела доказательств и не свидетельствуют о неправильном применении судом норм материального и процессуального права.

Оснований для переоценки доказательств у президиума Суда по интеллектуальным правам как у суда кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.

Поскольку Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины, вопрос об ее отнесении президиумом Суда по интеллектуальным правам не разрешается.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2018 по делу N СИП-529/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.