Резолютивная часть постановления объявлена 10 апреля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 апреля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - Мындря Д.И.,

судей - Химичева В.А., Булгакова Д.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу компании Outfit7 Limited (5th Floor, 52-54 Gracechurch Street, London, EC3V 0EH, UK) на решение Арбитражного суда Тюменской области от 28.09.2017 по делу N А70-8150/2017 (судья Щанкина А.В.) и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2017 по тому же делу (судьи Смольникова М.В., Бодункова С.А., Семенова Т.П.)

по иску компании Outfit7 Limited

к индивидуальному предпринимателю Карташовой Анне Владимировне (г. Тюмень, Тюменская область, ОГРНИП 309723207800091)

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебное заседание явился представитель компании Outfit7 Limited - Колпаков С.В. (по доверенности от 27.02.2018).

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился, явку своего представителя в Суд по интеллектуальным правам не обеспечил.

Суд по интеллектуальным правам

установил:

компания Outfit7 Limited (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Карташовой Анне Владимировне (далее - предприниматель) о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству международной регистрации N 1111352.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 28.09.2017 по делу N А70-8150/2017 требования истца удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительного права в размере 5 000 руб., а также 200 руб. государственной пошлины, 65 руб. расходов на приобретение контрафактного товара. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2017 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми решением и постановлением, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Омской области и постановление Восьмого арбитражного апелляционного отменить и принять новый судебный акт, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права.

По мнению компании, судами первой и апелляционной инстанций неправомерно снижена сумма компенсации за товарный знак по международной регистрации N 1111352 до 5 000 рублей, то есть ниже предела, установленного статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование кассационной жалобы компания ссылается на то, что судами первой и апелляционной инстанций были неверно применены статьи 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), не учтены правовые позиции, выраженные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление от 13.12.2016 N 28-П), а также в пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29).

Компания полагает, что положения постановления от 13.12.2016 N 28-П применяются при наступлении гражданско-правовой ответственности в результате нарушения одним действием исключительных прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, между тем в рассматриваемом деле установлено нарушение исключительного права на одно средство индивидуализации - товарный знак по международной регистрации N 1111352.

Компания ссылается также на пункты 43.2, 43.3 постановления от 26.03.2009 N 5/29, в которых разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков; суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного статьей 1212, статьей 1252, статьей 1270 абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, статьей 1484 подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В судебном заседании представитель истца доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

12.04.2018, то есть до изготовления судом полного текста постановления, поступил отзыв ответчика на кассационную жалобу, в котором предприниматель просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы, обосновывая свою позицию тем, что суд первой инстанции учел факт однократного совершения правонарушения и то, что оно не носило массовый характер; суд первой инстанции принял во внимание, что действия истца пресекательный характер не носили и осуществлялись с целью сбора доказательств за обращением в суд с заявлением о взыскании компенсации. В своем отзыве полагает, что действия истца носят злостный характер, направленный на получение необоснованной прибыли.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившегося в судебное заседание представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 1111352 ("Talking Tom"), о чем внесена запись в Международный реестр товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

Запись в международный реестр товарных знаков N 1111352 внесена 08.09.2011; внесение записи о товарном знаке в реестр подтверждается апостилем и нотариально заверенным переводом.

19.12.2015 в торговом павильоне ответчика, расположенном по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 171, по договору розничной купли-продажи был приобретен товар - детский телефон.

Нарушение исключительных прав на товарный знак истца выразилось в использовании ответчиком товарного знака истца N 1111352 путем предложения к продаже и реализации товара с нанесением на него изображения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком.

Факт реализации игрушки ответчиком подтвержден совокупностью представленных в материалы дела доказательств: фототаблицей контрафактного товара, товарным чеком от 19.12.2015, кассовым чеком, подтверждающим приобретение спорного товара в сумме 650 руб., и ответчиком не оспаривался.

Истец, полагая, что ответчик своими действиями нарушил его исключительное право на товарный знак, обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании компенсации.

Частично удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций руководствовались статьями 1229, 1259, 1270, 1484, 1515 ГК РФ.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и апелляционной инстанций признали, что истцу принадлежат исключительные права на спорные товарные знаки.

Также суды установили, что реализованная предпринимателем игрушка сходна до степени смешения с товарным знаком компании, а ответчик не представил в материалы дела доказательства наличия у него права на использование указанного товарного знака истца.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что ответчик в отзыве заявил о снижении суммы компенсации, а также учел факт однократности нарушения, не носившего массовый и постоянный характер, в связи с чем при вынесении решения применил разъяснения, изложенные в постановлении от 13.12.2016 N 28-П и снизил размер компенсации до 5 000 руб.

Суд первой также инстанции дал оценку действиям истца, установив, что действия компании по своей сути пресекательный характер не носили, осуществлялись фактически с целью сбора доказательств для обращения в суд за взысканием соответствующей компенсацией. Истец не ставил ответчика в известность о том, что он является правообладателем, не предупреждал о необходимости прекратить реализацию контрафактного товара, не сообщал о стоимости права использования объекта смежных и авторских прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта тем способом, который использовал нарушитель и не предлагал вступить в гражданские правоотношения с целью регламентации возникших отношений для правомерного использования объекта интеллектуальной деятельности.

Судом, в частности, установлено, что материалы дела не свидетельствуют о том, что действия ответчика по нарушению прав истца носили злостный характер в целях получения необоснованной прибыли.

Суд апелляционной инстанции с указанными выводами суда первой инстанции согласился.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в силу следующего.

В силу части 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно статье 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

По правилу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Как следует из разъяснения постановления от 13.12.2016 N 28-П, положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации, как предусматривающие в качестве специального способа защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности предоставление правообладателю возможности в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты соответствующей компенсации в случае нарушения прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в результате совершения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одного противоправного действия, не противоречат Конституции Российской Федерации.

Между тем, судебные акты не содержат выводов о том, что в данном случае нарушены права истца на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Выводы судов о возможности снижения размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 ГК РФ, соответствующим обоснованием не мотивированы.

Кроме того, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, на которую сослались суды первой и апелляционной инстанций, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при установлении следующих обстоятельств: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции); наличие заявления ответчика о снижении размера компенсации.

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела возможно при условии одновременного наличия ряда критериев, доказывание которых возлагается именно на ответчика.

Между тем в представленном в суд отзыве на исковое заявление ответчик перечисляет основания, по которым, по его мнению, необходимо отказать в удовлетворении исковых требований, не заявляя о необходимости снижения размера компенсации ниже низшего предела; на доказательства наличия условий такого снижения не указывает.

Однако суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, что следует из пункта 43.3 Постановление от 26.03.2009 N 5/29.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами, что разъяснено в частности, в 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017.

Компанией при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже минимального размера (десяти тысяч рублей за каждый факт нарушения) возможно только при наличии мотивированного заявления предпринимателя, подтвержденного соответствующими доказательствами. Данный правовой подход изложен также в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на их выводы относительно размера подлежащей взысканию компенсации.

Суд кассационной инстанции в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеет правовых оснований для исследования и установления соответствующих фактических обстоятельств.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных судебных актов, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, является основанием для удовлетворения кассационной жалобы.

С учетом того, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела, Суд по интеллектуальным правам установил о наличие оснований для направления дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

При новом рассмотрении суду следует проверить наличие основания и условий снижения компенсации, предусмотренных постановлением от 13.12.2016 N 28-П, определить ее размер и рассмотреть спор с учетом правильного применения норм материального и процессуального права и обстоятельств настоящего дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Тюменской области от 28 сентября 2017 года по делу N А70-8150/2017 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 06 декабря 2017 года по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.