Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 июня 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 9 июня 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Алимурадовой И.К.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 440363.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ул. Марксистская, д. 4, Москва, 127254, ОГРН 1027700149124).

В судебном заседании принимали участие представители:

от Ибатуллина А.В. - Цепков Н.Б. (по доверенности от 27.02.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-588/41), Шеманин Я.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-587/41);

от публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" - Воеводин Д.Е. (по доверенности от 01.02.2017 N 0018/17), Грядов А.В. (по доверенности от 01.02.2017 N 0018/17), Осипцев Д.В. (по доверенности от 26.11.2015 N 77АБ7836083), Бережной Д.А. (по доверенности от 26.11.2015 N 77АБ7836071).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании неправомерным и отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку " " по свидетельству Российской Федерации N 440363.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (далее - общество) как правообладатель оспариваемого товарного знака.

В поданном в суд заявлении предприниматель указывает на незаконность принятого государственным органом решения, полагает, что при рассмотрении возражения сделаны неправомерные и не соответствующие действительности выводы. Предприниматель считает неправильным вывод Роспатента о том, что обозначение "МТС" представляет собой простое сочетание букв, которое само по себе не обладает различительной способностью. По мнению предпринимателя, под обозначениями, не имеющими словесного характера и не обладающими различительной способностью, следует понимать труднопроизносимые и трудно запоминаемые слова, которые не способны вызывать необходимые ассоциации для выполнения индивидуализирующей функции. Однако, словесный элемент "МТС" является легко запоминаемым и воспроизводимым, в силу чего способен вызывать необходимые и достаточные ассоциации для выполнения индивидуализирующей функции.

Предприниматель полагает, что выводы Роспатента являются необъективными, поскольку сделав первоначальный вывод об отсутствии различительной способности у обозначения "МТС", впоследствии Роспатент пришел к противоречащему выводу о приобретении этим обозначением различительной способности. Предприниматель считает, что такие выводы являются взаимоисключающими.

Предприниматель выражает несогласие с выводом Роспатента о неоднозначном прочтении буквенного элемента противопоставленного товарного знака, считает, что выполнение буквенного элемента в оригинальной графической манере не приводит к затруднительности прочтения этого элемента, указывает на очевидность восприятия буквенного элемента противопоставленного товарного знака как "МТС". Предприниматель указывает, что даже если только часть потребителей воспринимает буквенный элемент как "МТС", этого достаточно для вывода о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков до степени смешения.

Предприниматель считает, что при рассмотрении возражения Роспатентом не учтена позиция, изложенная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда от 18.06.2013 N 2050/2013, о достаточности опасности либо угрозы, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Предприниматель не согласен с выводом Роспатента о доминирующем положении изобразительного элемента противопоставленного товарного знака, считает, что буквенный элемент в любом случае занимает доминирующее положение, ссылается на пункт 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации). По мнению предпринимателя, наличие изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке не имеет правового значения: поскольку оспариваемый товарный является буквенным, то при сравнении оспариваемого и противопоставленного товарных знаков сличению подлежали в первую очередь буквенные элементы. Очевидное сходство до степени смешения этих элементов влечет признание сходными до степени смешения самих товарных знаков.

Предприниматель считает, что вывод Роспатента о разном семантическом значении противопоставляемых обозначений является несостоятельным. Поскольку оба товарных знака имеют общий элемент "МТС", сами знаки не могут иметь разное семантическое значение и должны вызывать в сознании потребителей одинаковые ассоциации.

Также предприниматель полагает необоснованным вывод Роспатента о различной колористической проработке сравниваемых обозначений, указывает на то, что цветовое сочетание сравниваемых товарных знаков (красного на белом в оспариваемом товарном знаке и желтого на красном в противопоставленном товарном знаке) существенно не изменяет восприятие сравниваемых обозначений.

Предприниматель указывает, что товары и услуги 16, 25, 35, 37-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) являются не просто однородными, а идентичными или близкими к идентичности, в связи с чем вероятность смешения обозначения является более высокой.

По мнению предпринимателя, оспариваемое решение Роспатента привело к сосуществованию двух сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных для тождественных и близких к идентичности товаров и услуг, что запрещено статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883, далее - Парижская конвенция).

Роспатентом представлен отзыв на заявление предпринимателя, в котором названный государственный орган не согласился с предъявленными к нему требованиями, сослался на законность и обоснованность оспариваемого решения. В подтверждение своей позиции, изложенной в оспариваемом решении, Роспатент указал, что противопоставленный товарный знак содержит оригинальный изобразительный элемент, занимающий основную часть обозначения, и привлекающий внимание потребителя, в силу чего имеющий доминирующее значение. В свою очередь буквенное сочетание, само по себе не обладающее различительной способностью, не является доминирующим. В свою очередь, оспариваемый товарный знак представляет собой буквенное сочетание, приобретшее различительную способность в силу его интенсивного использования правообладателем (обществом). При таких обстоятельствах сравниваемые товарные знаки производят различное общее впечатление, что является основополагающим при установлении их сходства до степени смешения. Использование различных шрифтов, различная колористическая проработка, а также различная семантика снижают вероятность смешения сравниваемых обозначений в глазах потребителя.

При таких обстоятельствах Роспатент считает, что в оспариваемом решении сделан правильный вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Кроме того, Роспатент полагает, что его выводы об однородности товаров и услуг 16, 25, 35, 37-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, товарам и услугам 16, 25, 35, 37-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, а также о неоднородности услуг 38, 41-го классов МКТУ оспариваемого товарного знака всем товарам и услугам, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются правильными. Вместе с тем, вывод об однородности части товаров и услуг не мог повлечь удовлетворение возражения в этой части в связи с отсутствием сходства до степени смешения противопоставляемых обозначений.

Обществом представлен отзыв на заявление предпринимателя, в котором оно не согласилось с изложенной в заявлении позицией, указало на то, что оспариваемый товарный знак не является в прямом смысле словесным, представляет собой сочетание букв, которое изначально не обладало различительной способностью. Это обозначение приобрело различительную способность применительно к услугам, оказываемым обществом, и не связано в сознании потребителей с какими-либо товарами и услугами, производимыми или оказываемыми как предпринимателем, так и первым правообладателем противопоставленного товарного знака - ГУП СО "Областная МТС".

По мнению общества, сравниваемые товарные знаки производят различное общее впечатление, в связи с чем Роспатент обоснованно не признал их сходными до степени смешения. При этом буквенный элемент противопоставленного товарного знака выполнен в особой графической манере, что в любом случае снижает сходство как буквенных элементов противопоставленных товарных знаков, так и самих товарных знаков в целом.

Общество согласилось с выводами Роспатента об отсутствии сходства противопоставленных товарных знаков в целом, а также о том, что наличие изобразительного элемента противопоставленного товарного знака, особенности графического построения и цветовое решения снижают вероятность смешения этих товарных знаков потребителями. По мнению общества, сам по себе факт регистрации на него серии товарных знаков со словесными элементами "МТС" и "MTS" при том, что Роспатентом при регистрации не противопоставлялся товарный знак, правообладателем которого в настоящее время является предприниматель, дополнительно свидетельствует об отсутствии их сходства до степени смешения.

Также общество согласно с выводом Роспатента об отсутствии однородности услуг 38 и 41-го классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Кроме того, общество указало, что, по его мнению, противопоставленный товарный знак приобретался предпринимателем не с целью его использования, а исключительно с целью причинения вреда обществу. Так, по мнению общества, предприниматель, путем оспаривания товарных знаков крупнейшего оператора мобильной связи, которым является общество, пытается запретить обществу использование словесного элемента "МТС" при осуществлении своей деятельности, в то время как это обозначение использовалось обществом задолго до даты приоритета противопоставленного товарного знака (в качестве краткого фирменного наименования, иных товарных знаков, содержащих такой же буквенный элемент, некоторые из которых признаны общеизвестными).

Общество просит принять во внимание, что противопоставленный товарный знак предпринимателем не используется, что исключает возможность реального смешения товаров и услуг. При этом, в целях избежания прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака вследствие неиспользования, предпринимателем зарегистрирован тождественный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 575740.

При таких обстоятельствах общество считает, что действия предпринимателя, выразившиеся в приобретении исключительных прав на противопоставленный товарный знак, целью которых было не индивидуализация собственных товаров и услуг, а исключительно причинение вреда обществу, а также последующее обращение в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарным знакам, принадлежащим обществу, являются недобросовестными, не соответствуют требованиям статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьи 10.bis Парижской конвенции, а заявленное предпринимателем в судебном порядке требование не подлежит удовлетворению и по этому основанию.

Возражая на отзыв Роспатента, предприниматель указал на то, что наличие изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке не имеет правового значения, а сравнению подлежат именно буквенные элементы, которые обладают высокой степенью сходства. При этом предприниматель считает, что различие в шрифте и колористической проработке не препятствуют потребителю относить сравниваемые обозначения к одному источнику - к одному производителю товаров или лицу, оказывающему услуги.

Также предприниматель просил принять во внимание, что приобретение различительной способности может быть учтено при проверке соответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, однако не имеет правового значения в случае нарушения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель выразил несогласие с доводом Роспатента о высокой степени узнаваемости оспариваемого обозначения, просил принять во внимание, что это обозначение связано в сознании большого количества потребителей с лицом, осуществляющим оказание услуг мобильной связи, однако такая связь отсутствует применительно к иным товарам и услугам. Общеизвестность этого товарного знака применительно к иным товарам и услугам Роспатентом не доказана.

С возражением предприниматель представил исследование прочтения логотипа горожанами, из которого, по его мнению, следует, что преобладающее число потребителей воспринимают буквенный элемент противопоставленного товарного знака именно как "МТС".

Также предпринимателем представлены возражение на отзыв третьего лица, в котором он не согласился с изложенными в отзыве доводами, настаивал на наличии различительной способности у буквенного элемента "МТС", дополнительно пояснил, что признание общеизвестными иных товарных знаков общества, имеющих буквенный элемент "МТС", произошло позднее даты приоритета противопоставленного товарного знака, а ссылка общества на наличие у него иных товарных знаков с буквенным элементом "МТС", имеющих приоритет ранее товарного знака предпринимателя, не имеет правового значения для рассмотрения настоящего дела. Также предприниматель акцентировал внимание на том, что в принадлежащем ему товарном знаке буквенный элемент "МТС" не исключен из правовой охраны.

Одновременно предприниматель указал, что не оспаривает вывод Роспатента об отсутствии однородности услуг 38, 41-го классов, просил принять во внимание, что не препятствует обществу в оказании услуг мобильной связи (относящимся к 38-му классу МКТУ).

Вместе с тем, каких-либо уточнений в отношении просительной части заявленных требований (оспаривание решения в полном объеме) предпринимателем сделано не было.

Кроме того, предприниматель просил принять во внимание, что каких-либо доказательств, подтверждающих злоупотребление правом с его стороны, обществом не представлено. При этом, по мнению предпринимателя, оспаривание решения Роспатента в принципе не может быть признано злоупотреблением правом, а вопрос использования либо неиспользования им противопоставленного товарного знака не относится к предмету спора, поскольку при проверке соблюдения требований пункта 6 статьи 1483 ГК РФ использование противопоставляемого обозначения его правообладателем не входит в предмет исследования и не зависит от такого использования.

Также заявитель считает, что ссылка на различные судебные акты, которыми установлена его недобросовестность, не могут быть учтены при рассмотрении настоящего дела на основании части 2 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В дополнениях к отзыву третье лицо раскрыло свою позицию относительно недобросовестного использования своих прав предпринимателем, настаивало на том, что в момент приобретения прав на противопоставленный товарный знак (договор зарегистрирован 03.08.2015, N РД0178209) предприниматель не мог не знать об использовании обществом обозначения "МТС", поскольку на этот момент общество обладало не только большим количеством товарных знаков с этим буквенным элементом, но и несколькими товарными знаками, признанными общеизвестными. При этом с учетом позиции предпринимателя о сходстве приобретенного им товарного знака с используемым обществом обозначением, единственной целью такого приобретения было причинение вреда обществу. Так, предшествующий владелец товарного знака долгое время не вел никакой деятельности, в 2012 году был признан несостоятельным (банкротом). На момент приобретения этот товарный знак не представлял никакой экономической ценности. При этом товарный знак зарегистрирован преимущественно для товаров и услуг, связанных с сельским хозяйством, в то время как основным видом деятельности предпринимателя является деятельность, связанная с операциями с недвижимым имуществом. Применительно к услугам такого вида данный товарный знак не зарегистрирован, что подтверждает, по мнению общества, отсутствие у предпринимателя цели приобретения этого товарного знака для индивидуализации собственных товаров и услуг.

После приобретения прав на противопоставленный товарный знак предприниматель не начал его использование, а зарегистрировал тождественный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 575740 с целью сохранения монополии на такое обозначение в случае прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 287821. Кроме того, предпринимателем была подана заявка на регистрацию товарного знака, содержащего аналогичный буквенный элемент без использования изобразительного элемента (заявка N 2016712129).

Общество указывает, что предприниматель не имеет и не приобрел после получения прав на товарный знак лицензий, необходимых для осуществления видов деятельности, в отношении которых зарегистрирован это товарный знак: производство огнестрельного и холодного оружия, авиаперевозки, железнодорожные, морские перевозки. Ряд услуг, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, могут оказываться только юридическими лицами: банковские операции, страхование, выплаты негосударственных пенсий, клиринговая деятельность. При таких условиях, по мнению общества, в отношении части товаров и услуг у предпринимателя отсутствуют даже предпосылки для использования этого товарного знака.

Как указывает общество, данные открытых источников подтверждают факт неиспользования предпринимателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 287821, исследование средств массовой информации (за период с 01.01.2014 по 19.01.2017) подтверждает отсутствие каких-либо сведений о предпринимателе и его деятельности, связанной с обозначением "МТС", сведения касаются только разбирательства, касающегося оспаривания предпринимателем товарных знаков общества в Роспатенте.

Общество дополнительно сослалось на освещения деятельности самого предпринимателя и созданных им юридических лиц в средствах массовой информации.

При таких обстоятельствах, по мнению общества, единственной целью приобретения предпринимателем противопоставленного товарного знака являлось возбуждение разбирательства в отношении товарных знаков общества сначала в Роспатенте, а впоследствии в суде.

В подтверждение своих доводов общество представило бухгалтерскую отчетность предшествующего правообладателя противопоставленного товарного знака (ОАО "Челночно-вершинская машинно-технологическая станция) на момент завершения конкурсного производства (из публичных источников), определение Арбитражного суда Самарской области от 25.10.2016 по делу N А55-13917/2011 о завершении конкурсного производства, выписку из ЕГРИП на предпринимателя, рейтинги крупнейших рекламодателей 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, заявку на регистрацию товарного знака N 2016712129, поиск информации в сети "Интернет" в отношении предпринимателя и обозначения "МТС", ответ общества с ограниченной ответственностью "Пи Ар Ньюс Партнерс" по запросу общества о поиске в средствах массовой информации публикаций о предпринимателе, мониторинг рекламы, предоставленный Mediascope.

Также обществом представлены копии нотариальных протоколов осмотров территории, расположенной по месту государственной регистрации предпринимателя и его лицензиата на предмет наличия вывесок с противопоставленным товарным знаком либо обнаружения иного использования предпринимателем или его лицензиатом противопоставленного товарного знака.

Кроме того, общество представило отзыв на отчет "Исследование прочтения логотипа горожанами", а также социологическое исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ) "Уровень известности товарных знаков " " и " " и сферы их применения, а также мнение респондентов о возможности введения в заблуждение относительно лиц, производящих товары или оказывающих услуги".

Возражая против доводов общества о злоупотреблении правом, предприниматель указал (письменные пояснения от 13.02.2017), что приобретение исключительных прав на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительных прав может быть признано недобросовестным только при оспаривания договора купли-продажи этого товарного знака, а не в рамках настоящего судебного разбирательства. Кроме того, предпринимателем были представлены копии договоров займа от 20.04.2016, 27.04.2016, 20.09.2016, лицензионного договора от 05.05.2016, договоров розничной купли-продажи от 26.04.2016, 05.05.2016, 13.05.2016 с товарными накладными, которые, по мнению предпринимателя, подтверждают факт использовании им противопоставленного товарного знака в своей предпринимательской деятельности.

В дополнительных пояснениях предприниматель указал на недопустимость использования заключений специалистов, представленных обществом при рассмотрении возражения в палате по патентным спорам, поскольку названными специалистами даны ответы на правовые вопросы, а также отклонил доводы общества о злоупотреблении им своими правами и выразил несогласие с отчетом ВЦИОМ.

С целью подтверждения или опровержения выводов Роспатента, положенных в основу оспариваемого решения, и касающихся восприятия сравниваемых товарных знаков потребителями, судом по ходатайству общества была назначена экспертиза в виде социологического исследования, проведение которой поручено эксперту Аверину Юрию Петровичу, заведующему кафедрой методологии социологических исследований социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (с привлечением сотрудников - интервьюеров для проведения полевых работ).

Заключение было представлено в материалы дела 31.05.2017.

По результатам ознакомления с названным заключением предпринимателем и обществом были представлены дополнительные пояснения.

В судебное заседание явились представители всех лиц, участвующих в деле, которые поддержали изложенные ранее позиции.

Рассмотрев материалы дела, представленные сторонами доказательства, выслушав выступления представителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия установили следующие обстоятельства.

Оспариваемый товарный знак " " по заявке N 2010727615 с приоритетом от 27.08.2010 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.04.2011 за N 440363 в отношении товаров 16, 25-го и услуг 35, 37, 38, 41-го классов МКТУ на имя общества.

Этот товарный знак представляет собой буквенное обозначение, выполненное жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета.

В Роспатент 07.06.2016 предпринимателем подано возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. В подтверждение предприниматель указал на наличие у него исключительных прав на два товарных знака: по свидетельствам Российской Федерации N 287821 и N 575740, зарегистрированных для однородных товаров и услуг и сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение от 11.10.2016, которым в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана оспариваемого товарного знака оставлена в силе.

Решение Роспатента мотивировано тем, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 575740 имеет дату приоритета более позднюю, чем оспариваемый товарный знак, в связи с чем не может порочить охраноспособность товарного знака, принадлежащего обществу.

При сравнении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 440363 (принадлежащего обществу) и N 287821 (принадлежащему предпринимателю) Роспатент пришел к выводу об отсутствии их сходства до степени смешения вследствие различного общего впечатления, достигаемого, в том числе, включением в противопоставленный товарный знак изобразительного элемента, занимающего доминирующее положение. Также Роспатентом было отмечено различное графическое исполнение, колористическая проработка и семантическое значение сравниваемых товарных знаков.

Кроме того, Роспатент сделал вывод об однородности товаров 16, 25-го и услуг 35, 37-го классов МКТУ оспариваемого товарного знака, товарам и услугам, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, а также об отсутствии однородности услуг 38, 41-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, товарам и услугам, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, вывод об однородности части услуг оспариваемого и противопоставленного товарных знаков не привел к удовлетворению возражения в этой части в связи с установлением отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков.

Не согласившись с решением Роспатента, предприниматель обратился в суд с настоящим заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения предпринимателя против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается предпринимателем в заявлении, поданном в суд.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебной коллегией установлено следующее.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2010727615 на регистрацию обозначения " " в качестве товарного знака (27.08.2010), правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Одновременно к порядку оспаривания и процедуре рассмотрения возражений применяются ГК РФ (здесь и далее - в редакции, действовавшей на дату подачи возражения), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56.

В соответствии со статьями 1512, 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено заинтересованным лицом путем подачи возражения в Роспатент по основаниям, указанным статьей 1483 ГК РФ.

Заинтересованность предпринимателя в подаче возражения лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Пунктом 14.4.2.2 Правил N 32 предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В силу подпункта "а" названного пункта звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт "б").

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт "в").

Признаки, перечисленные в подпунктах "а" - "в" пункта 14.4.2.2 Правил N 32, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Исследовав доводы предпринимателя, изложенные в поданном в суд заявлении, а также дополнительных пояснениях, изучив основания заявленных предпринимателем требований, судебная коллегия признала, что предпринимателем не оспаривается вывод Роспатента о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 575740 имеет более позднюю дату приоритета по сравнению с оспариваемым товарным знаком в связи с чем не может порочить охраноспособность оспариваемого товарного знака.

При вынесении решения Роспатентом осуществлено сравнение товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 440363, принадлежащего обществу, с товарным знаком " " по свидетельству Российской Федерации N 287821, принадлежащим предпринимателю, а также произведен анализ товаров и услуг, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, на предмет их однородности.

Предпринимателем не оспариваются выводы Роспатента об однородности товаров и части услуг, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, а также о неоднородности услуг 38-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В отношении услуг 41-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака предпринимателем в письменных пояснениях выражено также согласие с выводом Роспатента об отсутствии их однородности с товарами и услугами противопоставленного товарного знака, однако представитель предпринимателя в судебном заседании настаивал на спорности этого вопроса, однако указал, что никаких доводов об их однородности привести не может.

С учетом изложенного основной и определяющий вывод Роспатента, который подлежит проверке в настоящем судебном процессе, касается отсутствия сходства до степени смешения противопоставляемых обозначений.

Судебная коллегия полагает, что Роспатент обоснованно исходил из необходимости сравнения оспариваемого и противопоставленного обозначения в целом с точки зрения ассоциаций, возникающих у рядового потребителя. Такой прядок сравнения соответствует требованиям пункта 14.4.2 Правил N 32, а также правовой позиции, изложенной в вышеназванном Обзоре Верховного Суда Российской Федерации. Кроме того, Роспатентом сделан сравнительный анализ буквенных обозначений сравниваемых товарных знаков в соответствии с критериями, указанными в пункте 14.4.2.2 Правил N 32.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 287821 представляет собой комбинированное обозначение и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения головки подсолнуха с наложенным на нее изображением колоса. Справа расположено сочетание букв "МТС", выполненное в оригинальной графической манере. Знак выполнен в красном, желтом цветовом сочетании.

Исследовав противопоставленный товарный знак, Роспатент пришел к правильному вводу о том, что доминирующим его элементом является изобразительный, поскольку он занимает первое место, акцентируя на себя внимание потребителей и существенным образом влияет на восприятие знака потребителями.

Возражая против этого вывода, предприниматель ссылается на пункт 6.3.2 Методических рекомендаций, согласно которому при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Отклоняя названный довод, судебная коллегия учитывает, что в указанных Методических рекомендациях рассмотрена наиболее часто встречающаяся ситуация. Однако данный пункт не исключает возможности признания доминирующим элементом изобразительного элемента комбинированного товарного знака.

Так, пункт 6.3.1 Методических рекомендаций указывает на необходимость в каждом конкретном случае исследовать положение изобразительного и словесного элемента, при этом учитывая фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Оценив противопоставленный товарный знак, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о доминировании изобразительного элемента как более крупного, находящегося в начале осмотра и явным образом притягивающего к себе внимание.

Безусловно, это не означает отсутствие необходимости сравнения словесных (а в данном случае буквенных) элементов, однако вывод о доминировании в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента не может быть не учтен, поскольку такое доминирование снижает сходство противопоставляемых обозначений.

В свою очередь оспариваемый товарный знак состоит только из буквенного элемента, выполненного кириллицей, заглавными буквами красного цвета.

При сравнении буквенных обозначений в соответствии с критериями, установленными пунктом 14.4.2.2 Правил N 32, Роспатент пришел к выводу об отсутствии графического и семантического сходства, а в отношении фонетического критерия признал невозможность сравнения в связи с отсутствием однозначного прочтения буквенного элемента противопоставленного товарного знака.

Проверяя эти выводы, судебная коллегия отмечает следующее.

Действительно, при описании противопоставленного товарного знака Роспатент указал на наличие в нем словесного элемента "МТС", в то время как впоследствии при сравнительном анализе сделал вывод о неоднозначном его прочтении (МП, МТС, МГС), в связи с чем признал невозможность применения фонетического критерия.

Судебная коллегия соглашается с доводом предпринимателя о том, что для части потребителей, воспринимающих это буквенное обозначение как "МТС", фонетический критерий подтверждает сходство сравниваемых буквенных элементов.

Вместе с тем, судебная коллегия учитывает, что словесный элемент противопоставленного товарного знака "МТС" выполнен в оригинальной графической манере, где все три буквы соединены по верху одной линией и фактически представляют собой своеобразную лигатуру.

При этом товарные знаки могут быть признаны не сходными, если словесный элемент (в данном случае буквенный) старшего товарного знака не распознаваем ввиду своего особого оформления.

Таким образом, несмотря на наличие некоторого фонетического сходства (с точки зрения части потребителей, воспринимающих буквенное обозначение противопоставленного товарного знака как "МТС"), своеобразное оформление буквенного элемента противопоставленного товарного знака снижает вероятность его сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Ссылка заявителя при этом на результаты социологического опроса, отраженные в отчете от 09.01.2017 исследования прочтения логотипа горожанами, выполненном обществом с ограниченной ответственностью "Тау-Прогрессор", подтверждающие, по его мнению, что 100% потребителей воспринимают словесный элемент его товарного знака как "МТС", не может быть признана обоснованной, так как согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц на указанное лицо проведение социологических исследований не отнесено к видам деятельности этого лица; в материалы дела не представлено сведений о привлечении названным лицом к проведению социологического исследования специалистов в этой области деятельности; поставленный перед респондентами вопрос ограничивал восприятие обозначения только словесным элементом; опрос 101 человека в одном городе России не может быть признан репрезентативным для получения результата, отвечающего требованиям объективности и достоверности.

Аналогичный подход применим и при проверке по графическому критерию. Так, из материалов дела усматривается, что словесный элемент "МТС" оспариваемого товарного знака выполнен жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, тогда как словесный элемент противопоставленного товарного знака "МТС" выполнен в оригинальной графической манере, где все три буквы соединены по верху одной линией и объединены в своеобразную лигатуру.

Кроме того, Роспатентом правильно отмечена различная колористическая проработка сравниваемых обозначений, что также снижает вероятность их сходства до степени смешения.

В отношении применения семантического критерия при сравнении буквенных элементов противопоставляемых обозначений, судебная коллегия принимает во внимание, что буквенное обозначение "МТС" не обладает изначальной семантикой. В связи с чем этот критерий для сравнения буквенных элементов не применим. Вывод же Роспатента о ассоциациях потребителей, связанных с сельским хозяйством (применительно к противопоставленному товарному знаку) и с услугами мобильной связи (применительно к оспариваемому товарному знаку) сделан на основании восприятия обозначений в целом с учетом приобретенной различительной способности младшего товарного знака, и будет проверен при анализе выводов, касающихся сравнения обозначений в целом.

Таким образом, сравнение буквенных элементов противопоставленных товарных знаков выявило наличие их некоторого сходства по графическому и фонетическому критерию. Вместе с тем, судебная коллегия считает правильными и обоснованными выводы Роспатента о том, что особая графическая манера написания буквенного элемента старшего товарного знака и различная колористическая проработка буквенных элементов старшего и младшего товарных знаков снижает вероятность их сходства до степени смешения.

При оценке товарных знаков в целом необходимо учитывать, что наличие в противопоставленном товарном знаке сильного (доминирующего) изобразительного элемента также снижает вероятность сходства противопоставленных товарных знаков до степени смешения.

Предприниматель считает, что при сравнении товарных знаков не подлежит учету их различительная способность.

Отклоняя этот довод, судебная коллегия считает необходимым отметить, что в целях сравнения необходимо обращать внимание на различительную способность каждого из противопоставленных товарных знаков в отдельности. Так, если различительная способность старшего товарного знака низкая, а различительная способность младшего товарного знака, напротив, высокая, указанные обстоятельства могут послужить одним из оснований для признания отсутствия опасности смешения противопоставленных товарных знаков.

С учетом изложенного, судебная коллегия полагает, что Роспатентом обоснованно принята во внимание различительная способность оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, при этом правомерно учтено, что младший (оспариваемый) товарный знак зарегистрирован вследствие приобретения заявленным на регистрацию обозначением различительной способности.

При сравнении противопоставленных обозначений в целом с точки зрения рядового потребителя, Роспатент сделал вывод о возникновении у потребителей различных ассоциативных связей применительно к каждому из товарных знаков (оспариваемый товарный знак ассоциируется с услугами связи, а противопоставленный - с сельским хозяйством). Кроме того, Роспатент признал сравниваемые обозначения в целом не сходными до степени смешения с точки зрения рядового потребителя.

При проверке этих выводов Роспатента судебная коллегия считает необходимым принять во внимание следующее.

Реальное смешение товарных знаков может иметь место исключительно в случае, если оба знака участвуют в гражданском обороте и на рынке присутствуют товары и услуги, маркированные этими товарными знаками.

Как установлено при рассмотрении настоящего дела, обществом обозначение "МТС" используется широко и длительное время.

Противопоставленный товарный знак используется предпринимателем в незначительном объеме путем проставления на договорах займа, а также путем проставления лицензиатом предпринимателя на договорах розничной купли-продажи мебели. При этом доказательства общества об отсутствии рекламы с использованием этого товарного знака, отсутствии предложения к продаже товаров или предложения оказания каких бы то ни было услуг, о неиспользовании товарного знака для иных товаров и услуг предпринимателем не опровергнуты.

При этом оспариваемый товарный знак для услуг, оказываемых предпринимателем и его лицензиатом (предоставление займов и розничная продажа мебели), не зарегистрирован.

Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии реального смешения товарных знаков в гражданском обороте.

Судебная коллегия соглашается с доводом предпринимателя о том, что для вывода о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения значимым обстоятельством является не только реальное смешение, но и угроза, вероятность смешения товарных знаков в глазах потребителей.

В подтверждение выводов Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения противопоставленных товарных знаков обществом представлено заключение ВЦИОМ, согласно которому около 90% респондентов сообщили, что не смогли бы перепутать оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, а 84% участников опроса считают, что товары или услуги под сравниваемыми товарными знаками реализуются разными лицами. У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности указанных результатов, учитывая, что опрос проводился ВЦИОМ в соответствии со стандартами ESOMAR в области исследований в сети Интернет, со стандартами ISO 20252 и ISO 26362, а также принимая во внимание количество участников опроса и городов России, в которых проводился опрос.

Поскольку достоверность названного исследования оспаривалась предпринимателем, судом была назначена экспертиза в виде социологического исследования, проведение которой было поручено эксперту Аверину Юрию Петровичу, заведующему кафедрой методологии социологических исследований социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В суд представлено заключение, сделанное на основании данных социологического опроса 1500 респондентов, проведенного в 7 городах Российской Федерации (Москва и Санкт-Петербург - по 500 респондентов в каждом; Екатеринбург, Нижний Новгород, Тюмень, Краснодар - по 125 респондентов в каждом).

Согласно данному заключению, товарный знак " ", правообладателем которого в настоящее время является предприниматель, известен 11,4% респондентов, при этом 78,6% из них узнали о существовании этого товарного знака более трех лет назад (то есть до приобретения его предпринимателем).

При исследовании вопроса о том, с каким видом деятельности ассоциируется этот товарный знак, о своих ассоциациях с сельским хозяйством и садоводством сообщили 74,2% респондентов. Менее 1% респондентов ассоциируют данный товарный знак с предпринимателем.

В свою очередь товарный знак " " известен преобладающему большинству респондентов (98,4%), при чем 77,4% из них - более 7 лет, 97% респондентов ассоциируют это обозначение с деятельностью в области мобильной связи и коммуникаций. Более 84% респондентов считают, что правообладателем этого товарного знака является общество.

Таким образом, мнение потребителей подтверждает выводы Роспатента о низкой различительной способности и узнаваемости противопоставленного товарного знака и высокой различительной способности оспариваемого товарного знака, что с очевидностью подтверждает снижение вероятности их сходства до степени смешения.

Кроме того, на основании исследования мнения потребителей судебная коллегия считает необходимым поддержать вывод Роспатента о возникновении у потребителей абсолютно разных ассоциаций при восприятии этих товарных знаков: младший знак ассоциируется с мобильной связью и коммуникациями, а старший - с деятельностью в области сельского хозяйства и садоводства.

Также по результатам опроса потребителей можно сделать вывод о том, что старший товарный знак стал известен потребителям до его приобретения предпринимателем, а ассоциации с настоящим правообладателем товарного знака у потребителей отсутствуют (результат менее погрешности).

При проведении сравнительного исследования товарных знаков " " и " " 57,9% респондентов признали их непохожими, 35% респондентов - нашли признаки сходства. Из тех, кто нашел признаки сходства, 51,9% респондентов сообщили о невозможности их перепутать, и только 25,6% признали такую возможность.

Таким образом, лишь 9,01% респондентов признали наличие возможности перепутать сравниваемые товарные знаки.

Мнение предпринимателя о том, что наличие возможности перепутать товарные знаки признали 17% респондентов, отклоняется судебной коллегией, поскольку ни из письменных пояснений предпринимателя ни из устного выступления его представителя не представляется возможным определить, на основании каких методологических приемов, используемых при анализе социологических опросов, получена такая цифра.

Принимая во внимание отсутствие возможности реального смешения товарных знаков в глазах потребителей вследствие фактического отсутствия (ничтожно малого присутствия) в гражданском обороте товаров и услуг, маркированных противопоставленным товарным знаком, и данных социологического опроса, подтверждающего незначительную угрозу, вероятность их смешения (9,01% респондентов), судебная коллегия признает правильным вывод Роспатента об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

В свою очередь, вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков влечет отказ в удовлетворении возражения вне зависимости от наличия или отсутствия однородных товаров и услуг, указанных в регистрациях каждого из товарных знаков.

В связи с этим не подтвержденные мотивировкой доводы представителя предпринимателя об ошибочности выводов о неоднородности услуг 41-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака товарам и услугам, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, подлежат отклонению.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента является законным и обоснованным, а основания для признания его недействительным отсутствуют.

Вместе с тем, судебная коллегия считает необходимым исследовать доводы общества о наличии в действиях предпринимателя по приобретению и дальнейшему использованию исключительного права на противопоставленный товарный знак признаков злоупотребления правом, а также о противоречии этих действий требованиям Парижской конвенции.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

- ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

- указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Поскольку предпринимателем не ведется деятельности в отношении тех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак общества, а потребители, даже те, которым известен его товарный знак преимущественно за счет предшествующего правообладателя (исходя из времени известности), ассоциируют в своем преимущественном большинстве этот товарный знак с сельскохозяйственной деятельностью и садоводством (которая предпринимателем не осуществляется), судебная коллегия отклоняет доводы общества о том, что целью приобретения предпринимателем исключительных прав на противопоставленный товарный знак являлось получение необоснованных преимуществ за счет использования обозначения, сходного (по его мнению) с обозначением, длительное время используемым обществом.

Также не усматривает судебная коллегия в действиях предпринимателя иных оснований, перечисленных в статье 10.bis Парижской конвенции, которые могут свидетельствовать об акте недобросовестной конкуренции с его стороны.

Вместе с тем, судебная коллегия соглашается с доводами общества о наличии в действиях предпринимателя признаков злоупотребления правом, направленного на причинение вреда обществу (статья 10 ГК РФ).

Так, противопоставленный товарный знак приобретен предпринимателем в 2015 году у предприятия, признанного банкротом. При этом предприниматель не мог не знать о длительном использовании обществом обозначения "МТС" в своей коммерческой деятельности, поскольку на этот момент общество обладало не только линейкой товарных знаков, включающих буквенный элемент "МТС" или состоящих только из такого элемента, но и двумя общеизвестными товарными знаками: товарный знак " " по свидетельству N 76, признанный общеизвестным с 01.01.2005, и товарный знак " " по свидетельству N 120, признанный общеизвестным с 01.01.2011.

При этом предпринимателем не представлено доказательств осуществления деятельности, с целью индивидуализации которой им был приобретен товарный знак " ".

После приобретения этого товарного знака предпринимателем инициирована подача возражений против регистрации обществом товарных знаков, имеющих более позднюю дату приоритета, чем дата приоритета товарного знака предпринимателя: товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 440363, 472848, 486364, 485227, 568837, 560199, 541753. После рассмотрения Роспатентом указанных возражений предпринимателем инициированы судебные процессы по оспариванию решений Роспатента.

При рассмотрении настоящего спора судебной коллегией было предложено предпринимателю подтвердить цель приобретения товарного знака для использования в собственной коммерческой деятельности путем представления доказательств его использования или осуществления подготовки к такому использованию.

В подтверждение приобретения предпринимателем этого товарного знака для собственных нужд им были представлены несколько заключенных им договоров займа, на которые нанесен этот товарный знак, а также лицензионный договор и несколько договоров розничной купли-продажи отдельных предметов мебели, заключенных лицензиатом.

Оценив представленные предпринимателем документы, а также учитывая документально подкрепленные и не опровергнутые предпринимателем доводы общества об отсутствии какой бы то ни было рекламной компании с предложением услуг либо товаров с использованием этого обозначения, об отсутствии по месту регистрации предпринимателя и его лицензиата вывесок с использованием этого обозначения, в отсутствие иных доказательств введения предпринимателем в гражданский оборот товаров и услуг, маркированных этим товарным знаком, либо осуществления подготовки к использованию этого обозначения (при том, что предпринимателю было предоставлено время для опровержения доводов общества о злоупотреблении правом с его стороны), судебная коллегия приходит к выводу о том, что предпринимателем не осуществлялось фактическое использование приобретенного товарного знака, как и не проводились подготовительные мероприятия для такого использования.

Таким образом, судебная коллегия считает, что представленные предпринимателем договоры маркированы приобретенным им товарным знаком с целью создания видимости его использования без реального намерения использования товарного знака для индивидуализации товаров и услуг.

При этом предпринимателем не представлено никаких доказательств использования в отношении широкого перечня товаров и услуг, для которых зарегистрирован этот товарный знак. Вместе с тем, с целью сохранения за собой исключительного права использования обозначения для всех товаров и услуг, перечисленных в регистрации, и избежания прекращения правовой охраны вследствие неиспользования этого обозначения, предпринимателем зарегистрирован тождественный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 575740, с тождественным перечнем товаров и услуг (как для услуг, в отношении которых предпринимателем представлены хоть какие-то доказательства использования, так и для товаров и услуг, которые предпринимателем не используются и подготовки к использованию которых не осуществляется).

Представитель предпринимателя в судебном заседании не смог объяснить цели осуществления таких действий.

Кроме того, предпринимателем подана заявка N 2016712129 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения " ", содержащего только буквенный элемент ранее приобретенного им товарного знака.

С учетом мнения предпринимателя о сходстве до степени смешения противопоставленного товарного знака и оспариваемого обозначения, используемого обществом, а также выводов о наличии некоторой степени сходства их буквенных элементов, данные действия предпринимателя не могут быть оценены иначе как направленные на приобретение исключительных прав на обозначение, обладающее большей степенью сходства с обозначением, используемым обществом в своей деятельности.

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия соглашается с доводами общества о том, что единственной целью приобретения предпринимателем исключительных прав на противопоставленный товарный знак, определяемой в том числе через его последующее поведение, является исключительно причинение вреда обществу, а не использование этого обозначения в собственной коммерческой деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Таким образом, судебная коллегия считает, что допущенное предпринимателем злоупотребление при приобретении и последующем использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 287821 является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных в настоящем деле требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина