Резолютивная часть определения объявлена 7 февраля 2017 г.

Определение в полном объеме изготовлено 10 февраля 2017 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Попова В.В.,

судей Маненкова А.Н., Поповой Г.Г.,

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационные жалобы акционерного общества Мари Бризар Вайн энд Спиритс (далее - компания Мари Бризар Вайн энд Спиритс) и общества с ограниченной ответственностью "Бельведер Русь" (далее - общество "Бельведер Русь") на постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2016 по делу N А40-48196/2013 Арбитражного суда города Москвы

по иску компания Мари Бризар Вайн энд Спиритс (ранее - компания Бельведер) к обществу "Бельведер Русь", обществу с ограниченной ответственностью "Специализированная юридическая компания по организации конкурсов и торгов" (далее - общество "СпецЮрТорг"), обществу с ограниченной ответственностью "ЮД Трейдинг" (далее - общество "ЮД Трейдинг")

о признании договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки недействительными

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

В судебном заседании приняли участие представители: компании Мари Бризар Вайн энд Спиритс: Ермоленко А.А., Ермоленко А.С., Сусарова А.А.; общества "Бельведер Русь": Ермоленко С.С.; общества "СпецЮрТорг": Ермихин И.В.; общества "ЮД Трейдинг": Тихий А.В.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации установила:

компания Бельведер (Франция) обратилась в арбитражный суд с иском к обществу "Бельведер Русь", обществу "СпецЮрТорг" и обществу "ЮД Трейдинг" о признании недействительными договоров, зарегистрированных Роспатентом 19.04.2012 N РД0097985 и 26.11.2012 N РД0113843, об отчуждении исключительных прав на товарные знаки и их государственной регистрации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.09.2013 исковые требования удовлетворены частично, признаны недействительными: договор, заключенный обществами "Бельведер Русь" и "СпецЮрТорг" от 15.09.2011 N 4, зарегистрированный Роспатентом 19.04.2012 N РД0097985, и договор, заключенный обществами "СпецЮрТорг" и "ЮД Трейдинг" от 04.07.2012 N 7, зарегистрированный Роспатентом 26.11.2012 N РД0113843; требование о признании недействительной государственной регистрации договоров оставлено без удовлетворения.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2015 решение суда первой инстанции отменено по безусловным основаниям.

По результатам рассмотрения дела судом апелляционной инстанции по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, указанные договоры признаны недействительными. В удовлетворении остальной части исковых требований (о признании недействительной государственной регистрации договоров) отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2015 постановление апелляционного суда от 26.05.2015 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении дела постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2015 решение Арбитражного суда города Москвы от 13.09.2013 отменено, в иске отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2016 постановление апелляционного суда от 12.10.2015 отменено, дело направлено в Девятый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение в ином судебном составе для исследования и оценки доводов истца о введении потребителей в заблуждение в результате заключения спорных сделок.

Судом по интеллектуальным правам, на основании заявления компании от 02.02.2016, в порядке части 4 статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнено наименование истца и место его нахождения: компания Мари Бризар Вайн энд Спиритс (Франция, 94200, Иври-сюр-Сэн, б-р Поль Вайян-Кутюрье, 19 - наб. Жан Компаньон).

При новом рассмотрении дела постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2016 решение Арбитражного суда города Москвы от 13.09.2013 отменено, оспариваемые договоры признаны недействительными, в удовлетворении остальной части исковых требований (о признании недействительной государственной регистрации договоров) отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2016 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2016 отменено в части признания недействительными договоров от 15.09.2011 N 4 и от 04.07.2012 N 7, а также распределения государственной пошлины. В удовлетворении исковых требований в указанной части отказано, в остальной части постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2016 оставлено без изменения; распределены судебные расходы.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, компания Мари Бризар Вайн энд Спиритс и общество "Бельведер Русь" обратились с кассационными жалобами в Верховный суд Российской Федерации, ссылаясь на существенные нарушения судами норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита их прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом интересов.

В обоснование доводов кассационных жалоб компания Мари Бризар Вайн энд Спиритс и общество "Бельведер Русь" указали на нарушение Судом по интеллектуальным правам норм материального и процессуального права, а именно пункта 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; факт известности продукции истца российским потребителям был в полной мере установлен судом апелляционной инстанции, а также на то, что ответчики никогда не производили и не производят водочную продукцию.

Заявители полагают, что применение пункта 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации возможно не только при наличии свершившегося факта введения потребителя в заблуждение, но и при доказанности наличия самой угрозы введения в заблуждение.

Заявители считают, что суд кассационной инстанции безосновательно не принял во внимание доказательства компании Мари Бризар Вайн энд Спиритс, представленные в обоснование своих требований, которым была дана надлежащая оценка судом апелляционной инстанции, что привело к переоценке представленных доказательств и фактических обстоятельств дела, а также к существованию двух правообладателей на одни и те же товарные знаки.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2016 N 305-ЭС15-4129 кассационные жалобы компании Мари Бризар Вайн энд Спиритс и общества "Бельведер Русь" вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Изучив материалы дела, доводы кассационных жалоб, представленные суду письменные отзывы, объяснения и возражения, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что кассационные жалобы подлежат удовлетворению, а постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2016 - отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судами, учрежденное компанией Мари Бризар Вайн энд Спиритс общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Времена года" являлось правообладателем словесных товарных знаков: "ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ" по свидетельству Российской Федерации N 143886, "Tchaikovski" по свидетельству Российской Федерации N 154540, "ИВАН КАЛИТА" по свидетельству Российской Федерации N 155478, "IVAN KALITA" по свидетельству Российской Федерации N 157138, "Окно в Европу" по свидетельству Российской Федерации N 212598, "Чайковский" по свидетельству Российской Федерации N 247797, а также объемных со словесным обозначением товарных знаков: "ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ" по свидетельству Российской Федерации N 280098, "КАЛИТА" по свидетельству Российской Федерации N 391243, "Чайковский" по свидетельству Российской Федерации N 425619.

Исключительные права на указанные товарные знаки были переданы обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Времена года" дочернему обществу компании Мари Бризар Вайн энд Спиритс - обществу "Бельведер Русь" на основании договоров об отчуждении исключительных прав, зарегистрированных Роспатентом 05.04.2011.

Впоследствии обществом "Бельведер Русь" и обществом "СпецЮрТорг" был заключен договор от 15.09.2011 N 4 об отчуждении исключительных прав на указанные товарные знаки, зарегистрированный Роспатентом 19.04.2012.

В дальнейшем исключительные права на указанные товарные знаки были переданы обществом "СпецЮрТорг" обществу "ЮД Трейдинг" на основании договора от 04.07.2012 N 7, зарегистрированного Роспатентом 26.11.2012.

Оспаривая указанные сделки, компания Мари Бризар Вайн энд Спиритс в качестве основания указала на то, что сделка от 19.04.2012 не одобрялась ей, как единственным участником общества "Бельведер Русь", что исключает правомерность последующего отчуждения объектов интеллектуальной собственности по договору от 26.11.2012; отчуждение товарных знаков является причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя ввиду мировой известности водочной продукции компании Мари Бризар Вайн энд Спиритс под обозначениями "Tchaikovski", "Youri Dolgoruki" и "Ivan Kalita"; приобретение обществами "СпецЮрТорг" и "ЮД Трейдинг" исключительных прав на указанные товарные знаки является актом недобросовестной конкуренции, поскольку они приобретены ими без намерения фактического использования.

Апелляционным судом установлено, что представленная в материалах дела действовавшая на момент совершения спорной сделки редакция пункта 16.1 устава общества "Бельведер Русь", утвержденная общим собранием его участников 11.10.2010 и зарегистрированная уполномоченным государственным органом в порядке, предусмотренном статьями 12 и 18 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", содержит правило, отличное от указанного компанией Мари Бризар Вайн энд Спиритс, а именно: для совершения крупных сделок не требуется решения общего собрания участников.

Поскольку судом апелляционной инстанции, рассматривающим дело по правилам суда первой инстанции, не были рассмотрены и оценены доводы истца о введении потребителей в заблуждение в результате заключения спорных сделок, что одновременно является актом недобросовестной конкуренции в форме паразитирования на чужой репутации, суд кассационной инстанции, направляя дело на новое рассмотрение, в постановлении от 08.02.2016 указал на необходимость исследования и оценки данных доводов.

При новом рассмотрении дела апелляционный суд, с учетом указания суда кассационной инстанции о необходимости выяснения обстоятельств введения потребителей в заблуждение в результате заключения спорных сделок, руководствуясь положениями статей 168, 180, 1233, 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации, Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, установив наличие сходства до степени смешения оставшихся в группе компаний истца товарных знаков со всеми спорными товарными знаками, за исключением товарного знака "Окно в Европу", пришел к выводу о недействительности оспариваемых сделок в силу ничтожности.

Суд указал, что пункт 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует доказывания введения потребителя в заблуждение в качестве уже свершившегося факта и охранительная функция данной нормы направлена именно на пресечение введения потребителя в заблуждение, что возможно исходя из представленной истцом сравнительной таблицы.

При этом суд не усмотрел оснований для применения статей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), поскольку запрета на отчуждение товарного знака в пользу лиц, не являющихся производителями аналогичных товаров и услуг, нормы Гражданского кодекса Российской Федерации не содержат.

Отменяя судебный акт суда апелляционный инстанции в оспариваемой части, Суд по интеллектуальным правам исходил из отсутствия оснований для признания спорных договоров недействительными на основании пункта 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Суд кассационной инстанции указал, что под введением в заблуждение в таком случае подразумевается ситуация, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя, и для установления наличия возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя необходимо установление обстоятельств того, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака.

При этом установление судом наличия существовавших в гражданском обороте обозначений, а также сведений в общедоступных источниках информации о таких обозначениях при отсутствии доказательств того, что потребитель ассоциирует данное обозначение с конкретным производителем (источником происхождения), не является само по себе основанием для применения пункта 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд счел ненадлежащим доказательством по делу представленные истцом ссылки на каталоги алкогольной продукции (на иностранном языке без надлежащего перевода на русский язык) и информацию с сайтов интернет- магазинов различных зарубежных стран, указав, что иные доказательства, которые обозначены судом как подтверждающие способность спорных товарных знаков ввести потребителя в заблуждение (лицензионные договоры о предоставлении права использования товарных знаков между лицензиаром - обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Времена года" и лицензиатами - различными заводами алкогольной продукции (без доказательств их исполнения); иностранные рейтинги алкогольной продукции), не содержат упоминания об истце как производителе товара под обозначением "ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ", "Иван Калита", "Чайковский".

Также суд отметил, что в судебном акте суда апелляционной инстанции отсутствует обоснование того, на основании каких фактических обстоятельств, подтверждаемых имеющимися в деле доказательствами, именно у российских потребителей порождается представление об определенном источнике происхождения водочной продукции под названными обозначениями и создается угроза введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя этих товаров, а также отсутствует вывод о наличии у потребителя ложных ассоциаций спорных товарных знаков с определенным источником происхождения.

Учитывая, что дело трижды направлялось на новое рассмотрение, в том числе в ином судебном составе, при этом обстоятельства, на которые ссылался истец в обоснование своего иска, исследованы всесторонне, суд кассационной инстанции счел возможным, не направляя дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об отказе в признании оспариваемых договоров недействительными.

Между тем Судом по интеллектуальным правам не правильно применены положения пункта 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Указанная норма под введением в заблуждение понимает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Суд апелляционной инстанции, рассматривая данное дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, пришел к выводу об угрозе введения потребителей в заблуждении относительно производителей товаров, маркированных спорными товарными знаками.

При этом суд установил, что компанией Мари Бризар Вайн энд Спиритс длительное время производится как на территории Российской Федерации (на основании лицензионных договоров), так и во многих других странах водка под обозначением "ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ", "Иван Калита", "Чайковский", которая представлена на рынке алкогольной продукции. У компании Мари Бризар Вайн энд Спиритс сохраняются товарные знаки "ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ", "Иван Калита", "Чайковский", являющиеся тождественными или сходными до степени смешения со спорными товарными знаками.

Таким образом, выводы Суда по интеллектуальным правам о ненадлежащих доказательствах по делу представленных истцом, а именно ссылки на каталоги алкогольной продукции (на иностранном языке без надлежащего перевода на русский язык) и информацию с сайтов интернет-магазинов различных зарубежных стран; непринятие иных доказательств, которые обозначены судом апелляционной инстанции как подтверждающие способность спорных товарных знаков ввести потребителя в заблуждение (лицензионные договоры о предоставлении права использования товарных знаков между лицензиаром - обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Времена года" и лицензиатами - различными заводами алкогольной продукции; иностранные рейтинги алкогольной продукции), выходят за пределы полномочий суда кассационной инстанции.

Пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрены полномочия суда кассационной инстанции, согласно которым по результатам рассмотрения жалобы суд вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если содержащиеся в обжалуемом судебном акте выводы не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам.

Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

В данном случае, отвергнув обстоятельства, которые суд апелляционной инстанции посчитал доказанными, и приняв новое решение на основании иной оценки представленных доказательств, суд кассационной инстанции вышел за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что оспариваемое постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2016 подлежит отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как принятое с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, а постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2016 - оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации определила:

постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2016 по делу N А40-48196/2013 Арбитражного суда города Москвы отменить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2016 оставить в силе.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.