Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 июля 2016 г. № С01-433/2016 по делу N А41-25474/2015 Суд отменил ранее принятое по делу постановление, которым отказано в удовлетворении требования о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку несмотря на ссылку суда первой инстанции на нормы о злоупотреблении правом, судами первой и апелляционной инстанций вывод о злоупотреблении истцом своими правами не сделан

Резолютивная часть постановления объявлена 6 июля 2016 г.

Полный текст постановления изготовлен 13 июля 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МЕТАТР" (ул. Ленина, д. 10/6, г. Королев, Московская обл., 141070, ОГРН 1065018031704) на решение Арбитражного суда Московской области от 31.07.2015 (судья Саенко М.В.) по делу N А41-25474/2015 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2016 (судьи Мизяк В.П., Быков В.П., Закутская С.А.) по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "МЕТАТР" к обществу с ограниченной ответственностью "САТТЕЛИТ" (с. Ильинское, стр. 10, г. Домодедово, Московская обл., 142000, ОГРН 1037724066181) о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "САТТЕЛИТ ФУД" (ул. Барыбинская, вл. 28, лит. Г, с. Татариново, Ступинский р-н, Московская обл., 142846, ОГРН 1145045001782).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "МЕТАТР" - Миронов В.А. (по доверенности от 07.07.2015);

от общества с ограниченной ответственностью "САТТЕЛИТ" - Гуколов Д.М. (по доверенности от 01.06.2015);

от общества с ограниченной ответственностью "САТТЕЛИТ ФУД" - Гуколов Д.М. (по доверенности от 22.05.2015).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "МЕТАТР" (далее - общество "МЕТАТР") обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "САТТЕЛИТ" (далее - общество "САТТЕЛИТ") о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Московской области от 31.07.2015 в удовлетворении исковых требований отказано.

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2015 суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом апелляционной инстанции привлечено общество с ограниченной ответственностью "САТТЕЛИТ ФУД" (далее - общество "САТТЕЛИТ ФУД").

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "МЕТАТР", ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение судами норм материального права, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять новый судебных акт об удовлетворении заявленных требований.

В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывает, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к необоснованному выводу о недоказанности им нарушения его исключительных прав обществом "САТТЕЛИТ" на спорный словесный товарный знак "Дамский каприз", поскольку в том числе не дали надлежащей оценки представленным им в материалы дела доказательствам использования спорного обозначения. Кроме того, заявитель кассационной жалобы считает, что вывод судов об известности рецепта салата "Дамский каприз" до даты его правовой защиты не может служить основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

В отзыве общество "САТТЕЛИТ" против удовлетворения кассационной жалобы возражало, считая изложенные в ней доводы основанными на неправильном толковании норм материального права, в то время как решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными и обоснованными.

В судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы поддержал доводы, изложенные в ней, просил кассационную жалобу удовлетворить, обжалуемые судебные акты отменить.

Представитель общества "САТТЕЛИТ" и общества "САТТЕЛИТ ФУД" против удовлетворения кассационной жалобы возражал, считая оспариваемые судебные акты не подлежащими отмене.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "МЕТАТР" является правообладателем словесного товарного знака "Дамский каприз" по свидетельству Российской Федерации N 387474, зарегистрированного в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "салаты консервированные; салаты мясные; салаты рыбные; салаты из мяса, птицы и дичи; салаты грибные; салаты из морепродуктов; салаты овощные; салаты фруктовые" (дата приоритета от 15.08.2008, срок действия до 15.08.2018).

Общество "МЕТАТР", проведя покупку товара в гипермаркете АШАН по адресу Осташковское ш., д. 1, Москва, выявило факт реализации салата с использованием обозначения "Дамский каприз".

При этом общество "САТТЕЛИТ" является единственным поставщиком производимой обществом "САТТЕЛИТ ФУД" продукции на основании договора от 01.12.2014 N СТФ-СТЛ-01.

Полагая, что общество "САТТЕЛИТ" без надлежащего разрешения правообладателя, при отсутствии законных оснований использовало обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат истцу, общество "МЕТАТР" обратилось в Арбитражный суд Московской области с настоящими исковыми требованиями.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении исковых требований, указали, что общество "САТТЕЛИТ" производит салат "Дамский каприз" с 2006 года, то есть начало использовать наименование салата "Дамский каприз" до даты приоритета спорного товарного знака общества "МЕТАТР" (15.08.2008), что подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением от 30.11.2006 N 77.99.02.916.Д.011318.11.06, выданным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Как отмечено судом апелляционной инстанции, из материалов дела также следует, что наименование салата "Дамский каприз" является широко известным и вошедшим во всеобщее употребление для этого вида товаров, что следует из включения его названия и рецепта в различные печатные издания.

Придя к выводу о том, что обществом "МЕТАТР" в материалы дела не представлены доказательства фактического использования товарного знака "Дамский каприз", суды установили отсутствие в действиях общества "САТТЕЛИТ" факта нарушения исключительных прав общества "МЕТАТР" на спорный товарный знак, в связи с чем отказали в удовлетворении исковых требований.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, приходит к выводу о том, что при принятии обжалуемых судебных актов судами первой и апелляционной инстанций неправильно применены нормы материального права в связи со следующим.

Суды первой и апелляционной инстанций сделали вывод о том, что общество "САТТЕЛИТ" начало использовать наименование салата "Дамский каприз" до даты приоритета спорного товарного знака общества "МЕТАТР" (15.08.2008) на основании того, что общество "САТТЕЛИТ" производит салат "Дамский каприз" с 2006 года согласно заключению Роспотребнадзора от 30.11.2006 N 77.99.02.916.Д.011318.11.06.

Вместе с тем, право преждепользования, установленное статьей 1361 ГК РФ, действует только в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Законодательство о товарных знаках не устанавливает защиты для преждепользователя, функциональное назначение права преждепользования, известного патентному праву, исключает применение данного института при столкновении интересов лица, использующего обозначение товара, схожего до степени смешения с чужим товарным знаком, и интересов правообладателя товарного знака.

В пункте 63 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Обществом "САТТЕЛИТ" доказательств злоупотребления правом при регистрации спорного товарного знака суду не представлено, его регистрация на имя общества "МЕТАТР" оспорена, однако предоставление правовой охраны спорному товарному знаку не признано недействительным в установленном законом порядке.

Кроме того, несмотря на ссылку суда первой инстанции на нормы о злоупотреблении правом, судами первой и апелляционной инстанций как таковой вывод о злоупотреблении обществом "МЕТАТР" своими правами в соответствии со статьей 10 ГК РФ не сделан.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции находит, что выводы судов, содержащиеся в решении и постановлении, не соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, судами неправильно применены нормы материального права, в связи с чем в силу пункта 3 части 1 статьи 287, частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятые по делу решение и постановление подлежат отмене, а дело - передаче на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд, как рассматривающий настоящий спор по правилам, установленным для суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе установить наличие либо отсутствие нарушения исключительного права истца на соответствующий товарный знак, в частности определить, имеется ли сходство между товарным знаком истца и использованным ответчиком обозначением, для чего определить наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями; указать мотивы соответствующих выводов суда; определить размер компенсации.

Вопрос о распределении расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

постановление Арбитражного суда Московской области от 04.04.2016 по делу N А41-25474/2015 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.