Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2023 г. N С01-2171/2023 по делу N А40-167263/2022 Суд оставил без изменения судебные акты по делу о защите исключительного права на товарный знак, поскольку сам факт совпадения фирменного наименования истца с доменным именем, принадлежащим одному из ответчиков, при недоказанности истцом факта осуществления на данном сайте деятельности, аналогичной видам деятельности истца, не может являться основанием для удовлетворения иска

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2023 г. N С01-2171/2023 по делу N А40-167263/2022

 

Резолютивная часть постановления объявлена 20 декабря 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 декабря 2023 года.

 

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Борзило Е.Ю., судей Данилова Г.Ю., Корнеева В.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Смарт-АВ" (Варшавское ш., д. 17, стр. 3, оф. 33-1, Москва, 117105, ОГРН 1197746354266) на решение Арбитражного суда города Москвы от 02.05.2023 по делу N А40-167263/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2023 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Смарт-АВ" к обществу с ограниченной ответственностью "Технотрейд" (д. 67, эт. 1, ком. 3, с. Дарна, Московская область, 143511, ОГРН 1157746102634) и обществу с ограниченной ответственностью "АВ-Лабс" (ул. Миклухо-Маклая, д. 34, эт. 0, пом. IV, к. 37, оф. 369, Москва, 117279, ОГРН 1207700353233) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Смарт-АВ" - Ратуева А.А. (по доверенности от 30.08.2023);

от общества с ограниченной ответственностью "АВ-Лабс" - Никитин Д. (по доверенности от 10.11.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Смарт-АВ" (далее - общество "Смарт-АВ") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Технотрейд" (далее - общество "Технотрейд") и обществу с ограниченной ответственностью "АВ-Лабс" (далее - общество "АВ-Лабс") об обязании прекратить использование товарного знака "SMARTAV" по свидетельству Российской Федерации N 758945; об обязании общества "Технотрейд" прекратить использование доменного имени SMARTAV.RU в котором использованы товарный знак и фирменное наименование истца; взыскании солидарно с общества "Технотрейд" и общества "АВ-Лабс" компенсации в размере 1 500 000 рублей (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения иска).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.05.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2023 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Смарт-АВ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

До начала судебного заседания в адрес Суда по интеллектуальным правам поступил отзыв общества "АВ-Лабс" на кассационную жалобу, в котором оно просило обжалуемые судебные акты оставить без изменения.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2023 рассмотрение кассационной жалобы отложено на 20.12.2023 для предоставления сторонам по делу права определить свои правовые позиции по нему с учетом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2023 о признании недействительной частично правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 788548.

Представители общества "Смарт-АВ" и общества "АВ-Лабс" и явились в судебное заседание Суда по интеллектуальным правам.

В судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы поддержал ее доводы, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель общества "АВ-Лабс" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Общество "Технотрейд", извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд и следует из материалов дела, общество "Смарт-АВ" является обладателем исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 758945 (далее - знак N 788945), дата государственной регистрации: 27.05.2020, приоритет от 25.11.2019, в отношении товаров 09, услуг 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Обществу "Технотрейд" в свою очередь принадлежит знак обслуживания "", зарегистрированный по свидетельству Российской Федерации N 788548 в отношении товаров и услуг 38 и 41 классов МКТУ, дата государственной регистрации: 15.12.2020, приоритет от 26.06.2020 (далее - знак N 788548).

Общество "Технотрейд" зарегистрировало также доменное имя, которое в точности повторяет буквенное и словесное произношение товарного знака общества "Смарт-АВ" и его фирменное наименование. Общество "Технотрейд" осуществляет использование товарного знака через аффилированную компанию - общество "АВ-Лабс", в связи с чем, по мнению истца, контрагенты и потребители могут быть введены в заблуждение.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции исходил из того, что знак N 788548 зарегистрирован надлежащим образом, ему предоставлена правовая охрана, а значит, используя знак в своей деятельности, ответчики действуют в пределах реализации гражданских прав.

Суд апелляционный инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции об отсутствии нарушения прав истца, однако мотивировал свой судебный акт отсутствием в материалах дела доказательств, подтверждающих использование ответчиками товарного знака общества "Смарт-АВ" и его фирменного наименования.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и их не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам установил, что заявитель кассационной жалобы не оспаривает выводы судов в отношении применимого права, действительности регистрации знака N 788548 в отношении ряда услуг 38 и 41-го классов МКТУ.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в отношении вышеназванных выводов не проверяются.

В кассационной жалобе общество "Смарт-АВ" ссылается на то, что суды не приняли во внимание фонетическое и семантическое сходство знаков N 788548 и N 788945, используемых в отношении однородных услуг.

Общество "Смарт-АВ" также указывает на то, что судебные акты по делу являются необоснованными, поскольку суды не указали причину отказа во взыскании компенсации за использование обозначения, сходного с его товарным знаком до степени смешения.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды не учли, что ответчики используют в своей предпринимательской деятельности его фирменное наименование, что запрещено статьей 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Заявитель кассационной жалобы также утверждает: суды ошибочно не учли, что ответчики осуществляют свою деятельность с использованием доменного имени, сходного со словесным элементом его товарного знака и с его фирменным наименованием.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Прежде всего, Суд по интеллектуальным правам полагает подлежащими исключению из текста мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции о сходстве между собой товарных знаков истца и ответчика.

Соответствующие обстоятельства не относятся к предмету настоящего спора, поскольку связаны с правомерностью предоставления правовой охраны младшему товарному знаку, оцениваемой в рамках возражения, подаваемого в Роспатент исходя из положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Как отмечено в пункте 52 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), "согласно статье 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются, по общему правилу, судом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, суд отказывает в принятии соответствующего заявления (пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, пункт 1 части 1 статьи 127.1 АПК РФ).

При рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.".

Вместе с тем исключение соответствующих выводов не приводит к незаконности выводов судов по существу спора.

Применительно к выводам суда первой инстанции о том, что действия ответчиков не образуют нарушение исключительного права истца ввиду наличия у общества "Технотрейд" исключительного права на собственный товарный знак, Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В пункте 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, отмечено: при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Аналогичные разъяснения содержатся в пункте 125 Постановления N 10.

Данные положения применимы и к товарным знакам: использование ответчиком своего товарного знака не образует нарушение исключительного права истца на товарный знак, до тех пор пока правовая охрана товарного знака ответчика действует.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

По смыслу пунктов 52 и 142 Постановления N 10, истец в таком случае сначала должен оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку ответчика.

Пункт 6 статьи 1252 ГК РФ действительно содержит указание на возможность защиты средства индивидуализации, приоритет которого возник ранее тождественного или сходного до степени смешения с ним средства индивидуализации, однако предусматривает конкретный способ защиты - предъявление требования о признании недействительной правовой охраны конкурирующего товарного знака. Такое право истец реализовал.

Поскольку на момент принятия решения суда первой инстанции правовая охрана знака N 788548 не была прекращена в отношении части услуг 38 и 41-го классов МКТУ, суд первой инстанции правомерно исходил из отсутствия нарушения исключительного права истца.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что на момент рассмотрения кассационной жалобы решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2023 частично признана недействительной правовая охрана знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 78854. Это обстоятельство Суд по интеллектуальным правам рассматривает как новое по данному делу, которое должно быть учтено судом кассационной инстанции с учетом разъяснений, данных в пункте 142 Постановления N 10.

Вместе с тем оценивая значение для данного конкретного дела данного обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что оно не повлияло на правильность вынесенных по делу судебных актов по существу.

Как следует из постановления суда апелляционной инстанции, суд руководствовался следующим.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Пункт 1 статьи 1474 ГК РФ запрещает иным лицам, кроме обладателя исключительного права на фирменное наименование, использовать фирменное наименование в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Нарушение при этом образуется в случае если контрагенты смешивают лицо, допускающее такое использование с правообладателем. В отсутствие специального регулирования, касающегося таких нарушений исключительного права на фирменное наименование, к ним применяются общие положения статьи 1252 ГК РФ (в частности, требование о возмещении убытков, но не требование о выплате компенсации).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о защите исключительного прав на средство индивидуализации в предмет доказывания входят: факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак и/или фирменное наименование и факт использования ответчиком сходного обозначения, в отношении однородных товаров и услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Ответчик при этом вправе как доказывать отсутствие факта использования, так и законность такого использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность относится к компетенции суда, разрешающего спор.

Суд апелляционной инстанции оценил представленные истцом в подтверждение своей правовой позиции доказательства, а именно:

заключение специалиста от 01.12.2021 N 216 (180);

распечатки интернет-страниц истца и ответчика;

нотариальный протокол осмотра доказательств - переписки сторон;

коммерческое предложение ответчика

и пришел к выводу о том, что факт использования ответчиками средств индивидуализации общества "Смарт-АВ" истец не доказал.

Как установлено статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Суд апелляционной инстанции на страницах 17-19 постановления подробно оценил каждое из представленных истцом доказательств, в том числе с учетом разъяснений, приведенных в пункте 55 Постановления N 10, с позиций допустимости и относимости.

Так, представленное заключение специалиста от 01.12.2021 N 216(180)/2021 суд апелляционной инстанции признал представленным в подтверждение того факта, что товарные знаки истца и общества "Технотрейд" имеют сходство, а услуги 41-го класса МКТУ и услуги 35-го класса МКТУ.

Как отмечено выше, данные обстоятельства не имеют отношения к предмету рассматриваемого спора.

В отношении представленных в материалы дела скриншотов (как сайта истца, та и сайта ответчика), суд апелляционной инстанции установил, что они не содержат точное время их получения, не содержат ссылку на адрес интернет-страницы, в связи с чем не могут быть признаны надлежащим доказательством подтверждением незаконного использования ответчиками фирменного наименования и товарного знака истца.

Эти выводы соответствуют методологии, отраженной в пункте 55 Постановления N 10.

Применительно к нотариальному протоколу осмотра доказательств - переписки сторон суд апелляционной инстанции отметил: из нее не следует, что она инициирована в связи с обращением истца на сайт ответчика SMARTAV.RU. В переписке ответчик с целью реализации товаров (работ, услуг) индивидуализирует себя исключительно обозначением "unisolution" и отсылает обратившееся к нему лицо к использованию сайта www.trueconf.ru. Заполненная истцом заявка на сайте, которая, по мнению подателя апелляционной жалобы, инициировала дальнейшую электронную переписку и выставление коммерческого предложения в материалы дела не представлена.

Выводы об этом соответствуют материалам дела.

Коммерческое предложение ответчика - общества "АВ-Лабс" также признано не подтверждающим факт нарушения исключительных прав истца на фирменное наименование и товарный знак: в коммерческом предложении вообще отсутствует какая-либо ссылка на товарный знак СМАРТАВ или какое-либо указание с использованием данного обозначения. Доказательств того, что данное коммерческое предложение выставлено на заявку истца, оставленную на сайте SMARTAV.RU, не представлено.

Выводы об этом также соответствуют материалам дела.

Методология оценки доказательств судом апелляционной инстанции не нарушена, переоценка доказательств в полномочия суда кассационной инстанции не входит.

С учетом изложенного доводы кассационной жалобы о недостаточной мотивированности судебных актов, неправильной оценке сходства спорных обозначений и факта использования ответчиком фирменного наименования истца суд кассационной инстанции отклоняет.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что суды ошибочно не учли факт осуществления ответчиками предпринимательской деятельности с использованием сайта с доменным именем, сходным с его фирменным наименованием, Суд по интеллектуальным правам признает несостоятельным.

Как правильно указал суд апелляционной инстанции, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 158 Постановления N 10, требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). Приведенные разъяснения также могут быть применены к случаям защиты исключительного права на фирменное наименование против использования другим лицом сходного обозначения в доменном имени и/или на сайте.

Суд апелляционной инстанции правомерно отметил, что сам факт совпадения фирменного наименования истца с доменным именем, принадлежащим одному из ответчиков, при недоказанности истцом факта осуществления на данном сайте деятельности, аналогичной видам деятельности истца, не может являться основанием для удовлетворения иска.

Такой подход соотносится с разъяснениями, приведенными в пункте 158 Постановления N 10.

Суд кассационной инстанции отмечает, что доводы общества "Смарт-АВ" выражают его несогласие с оценкой судами первой и апелляционной инстанций представленных в материалы дела доказательств и установленными судами обстоятельствами, не свидетельствуют о несоответствии выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и направлены на переоценку установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не допускается.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав представителя заявителя кассационной жалобы, явившегося в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 02.05.2023 по делу N А40-167263/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2023 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Смарт-АВ" (ОГРН 1197746354266) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

 

Председательствующий судья

Е.Ю. Борзило

 

Судья

Г.Ю. Данилов

 

Судья

В.А. Корнеев