Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 сентября 2022 г. по делу N СИП-230/2022 Суд признал недействительными решения Роспатента об отказе в признании общеизвестными товарных знаков, поскольку выводы административного органа относительно лишь констатации самого отличия обозначений, используемых заявителем, и товарных знаков, в отношении которых испрашивается признание в качестве общеизвестных, нельзя признать в полной мере мотивированными и обоснованными (документ не действует)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 сентября 2022 г. по делу N СИП-230/2022

 

Именем Российской Федерации

 

Резолютивная часть решения объявлена 7 сентября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 14 сентября 2022 года.

 

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аджиевой Х.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявления иностранного лица Berlin-Chemie AG (Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germany) о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 12.12.2021 об отказе в признании общеизвестными товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 на территории Российской Федерации с 01.01.2017.

В судебное заседание явились представители:

от иностранного лица Berlin-Chemie AG - Яхин Ю.А. (по доверенности от 11.12.2019), Валентик Е.Б., Юшкевич Т.А., Вахнин А.М. (по совместной доверенности от 27.11.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-380/41, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел").

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Berlin-Chemie AG (далее - заявитель, иностранное лицо) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.12.2021 об отказе в признании общеизвестным товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 на территории Российской Федерации (делу присвоен N СИП-230/2022).

Иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 12.12.2021 об отказе в признании общеизвестным товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 на территории Российской Федерации (делу присвоен N СИП-229/2022).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2022 дела N СИП-230/2022 и N СИП-229/2022 объединены для совместного рассмотрения в одно производство, объединенному делу присвоен N СИП-230/2022.

В обоснование заявленных требований иностранное лицо указало, что является правообладателем серии товарных знаков, предназначенных для маркирования препарата.

Заявитель констатирует, что за период с 2004 года по 2014 год по данным общества с ограниченной ответственностью "Айкьювиа Солюшнс" объем продаж бренда "МЕЗИМ" составил 281 540 593 упаковок на общую сумму 21 707 323 788 рублей. За период с 2012 года по 2019 год объем продаж препарата в России составил 16 383 660 694,55 рублей.

Заявитель 18.02.2021 обратился в Роспатент с заявлениями о признании общеизвестными словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 152521 и товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 248463 (с учетом корректировки дата, с которой товарные знаки подлежали признанию общеизвестными, - 01.01.2017).

Рассмотрев указанные заявления, Роспатент 12.12.2021 вынес решения об отказе в их удовлетворении.

Заявитель с принятыми решениями не согласен, считает решения Роспатента не соответствующими требованиям действующего законодательства, нарушающими права и законные интересы заявителя и создающими препятствия в сфере предпринимательской и экономической деятельности.

По мнению иностранного лица, оспариваемые решения административного органа не соответствуют положениям статьи 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), пункту 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), складывающейся правоприменительной и судебной практике, а также не соответствуют материалам дела.

Применительно к несогласию с ненормативным правовым актом Роспатента об отказе в признании на территории Российской Федерации общеизвестным товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 248463 заявитель обращает внимание на то, что к дополнению к заявлению от 09.06.2021 приложены копии макетов упаковки за различные годы, на всех из них указано, что производителем выступает иностранное лицо. Выводы Роспатента об обратном сделаны без учета материалов дела.

Как отмечает иностранное лицо, суждения Роспатента со ссылкой на статью в "Первопрестольнике" о том, что производителем товаров "МЕЗИМ" является иное юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини"), представляются неверными. Поскольку из материалов дела явно следует, что заявитель и производитель являются одним и тем же лицом, выводы Роспатента о том, что сходство фирменного наименования заявителя и фирменного наименования фактического производителя фармацевтической продукции не может свидетельствовать для потребителя о том, что это связанные корпоративно юридические лица, или формировать какие-либо четкие и обоснованные представления об общем производителе товаров, являются ошибочными.

Заявитель со ссылками на многочисленную судебную практику обращает внимание на несоответствие позиции административного органа вышеуказанным положениям Парижской конвенции и требованиям статьи 1508 ГК РФ, поскольку, как указывает заявитель, общеизвестность подлежит доказыванию в отношении товаров заявителя, а не самого заявителя. Полагает, что общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может и не являться правообладателем товарных знаков (обозначений) и/или лицом, вводящим товар в гражданский оборот и обеспечивающим его доведение до потребителя, а в отношении субъекта, воспринимаемого потребителями в качестве источника происхождения товаров под заявленным на регистрацию обозначением.

Иностранное лицо не согласно со сделанным административным органом на основании анализа социологических отчетов выводом о том, что препарат "МЕЗИМ" известен российскому потребителю, однако не определена степень осведомленности потребителя о реальном производителе товаров.

На упаковке в качестве производителя указан заявитель, кроме того, как отмечалось ранее, указанный вывод противоречит положениям статьи 6 bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, которые требуют доказать только общеизвестность "среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя", а не в отношении самого заявителя.

По мнению иностранного лица, выводы Роспатента противоречивы: из самого обжалуемого ненормативного правового акта следует, что маркируемые товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 248463 товары широко распространены в Российской Федерации, имеют широкий круг реализации, широко известны потребителям.

Дополнительно заявитель отмечает, что доводы решения о наличии на упаковках товаров иных обозначений сами по себе не свидетельствуют об отсутствии оснований для признания товарных знаков общеизвестными. В рекламных и научных публикациях приведены изображения упаковок, на которых размещен логотип "BERLIN-CHEMIE MENARINI"/"БЕРЛИН-ХЕМИ МЕНАРИНИ", однако на всех упаковках препарата указано, что производителем препарата "МЕЗИМ" является иностранное лицо.

Заявитель указывает, что положения статьи 1508 ГК РФ не содержат указаний на то, что упаковка производимой продукции не должна иметь других, помимо товарного знака, заявленного как общеизвестный, обозначений.

Иностранное лицо обращает внимание Суда по интеллектуальным правам на то, что административный орган не вправе ограничиться констатацией лишь самого факта различия товарного знака и обозначения, используемого на товарах. На Роспатенте лежит обязанность оценить, повлияло ли на существо товарного знака с точки зрения восприятия потребителя отличие товарного знака от изображения, используемого на товарах.

В поступившем в суд заявлении иностранное лицо также ссылается на нарушение принципа правовой определенности, противоречии выводов административного дела в рамках рассмотрения заявления о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 общеизвестным позиции, занимаемой, например, в рамках рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела N СИП-630/2020.

Доводы, аналогичные вышеперечисленным, приведены иностранным лицом и в заявлении о признании недействительным решения Роспатента от 12.12.2021 об отказе в удовлетворении заявления о признании словесного товарного знака "МЕЗИМ" по свидетельству Российской Федерации N 152521 общеизвестным на территории Российской Федерации с 01.01.2017 в отношении соответствующей рубрики 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

До даты судебного заседания от Роспатента поступил отзыв на заявления, в котором административный орган указал, что решения от 12.12.2021 соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков, в связи с чем просил в удовлетворении заявлений иностранного лица отказать.

Дополнительно правовая позиция раскрыта заявителем в возражениях на отзыв Роспатента.

В судебном заседании 07.09.2022 представители иностранного лица настаивали на удовлетворении заявленных требований.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявлений иностранного лица.

Как следует из материалов дела, иностранное лицо обратилось в Роспатент с заявлениями о признании с 01.01.2012 общеизвестными словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 в отношении товаров 05-го класса МКТУ "фармацевтические препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека" и комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 в отношении товаров "средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; ферменты для фармацевтических целей" соответственно.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 152521 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.04.1997 с приоритетом от 22.02.1996 по заявке N 96702170 в отношении следующих товаров 05-го класса МКТУ: "фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека".

Для подтверждения общеизвестности товарного знака "МЕЗИМ" заявителем представлены следующие материалы:

- Сведения о серии товарных знаков [1];

- Распечатка сведений о международной регистрации N 194526 с официального сайта ВОИС [2];

- Копия регистрационного удостоверения [3];

- Распечатка из Госреестра лекарственных средств [4];

- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении закрытого акционерного общества "Берлин-Фарма" [5];

- Копии дипломов и наград [6];

- Копия справки общества с ограниченной ответственностью "Айкьювиа Солюшнс" об объемах продаж бренда "Мезим" в период 2004 - 2014 годы [7];

- Таблица сводных данных продаж за период с 2012 по 2019 годы [8];

- Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини" [9];

- Письма от закрытого акционерного общества фирмы "Центр внедрения "Протек" и общества с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания "Пульс" об объемах продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, и сведения об указанных компаниях с официальных Интернет-сайтов, а также Интернет-сайта Википедия [10];

- Сведения из официального сайта и сайта Википедия о компании закрытое акционерное общество "НПП Катрен" [11];

- договоры поставки с дистрибьюторами с товарными накладными и дополнительными соглашениями с обществом с ограниченной ответственностью "АрхиМед", обществом с ограниченной ответственностью "Гуд Дистрибьюшн Партнере", обществом с ограниченной ответственностью "Грация", обществом с ограниченной ответственностью "ФК Гранд Капитал", обществом с ограниченной ответственностью "Амурфармация", с обществом с ограниченной ответственностью "АВК-Альянс", с обществом с ограниченной ответственностью "Брянскфарм", обществом с ограниченной ответственностью "Авеста Фармацевтика", государственным предприятием Республики Бурятия "Бурят-Фармация", обществом с ограниченной ответственностью "Годовалое", обществом с ограниченной ответственностью "БСС", закрытым акционерным обществом "ФК Интертрейд", обществом с ограниченной ответственностью "Здравсервис", обществом с ограниченной ответственностью "Ирвин 2", обществом с ограниченной ответственностью "Компания "Хабаровская фармация", обществом с ограниченной ответственностью "Медипал-Онко", закрытым акционерным обществом "ТПП Северо-Запад", обществом с ограниченной ответственностью "Фарм-Трэйд", обществом с ограниченной ответственностью "Ф-Фарм", обществом с ограниченной ответственностью "Фармацентр", закрытым акционерным обществом фирма "Центр внедрения "Протек", обществом с ограниченной ответственностью "Органик-Фармаси", закрытым акционерным обществом "Р-Фарм", обществом с ограниченной ответственностью "ФК Пульс", открытым акционерным обществом "Фармимэкс", обществом с ограниченной ответственностью "Фармперспектива", обществом с ограниченной ответственностью "Фармкомплект", обществом с ограниченной ответственностью "Фармасистемс", закрытым акционерным обществом "Роста", закрытым акционерным обществом "СИА Интернейшнл Лтд" [12];

- Распечатка из сети интернет предложений к продаже препарата "Мезим" в отдаленных регионах Российской Федерации [13];

- Копии публикаций: статья "Ферментная терапия в гастроэнтерологии. Когда? Кому? Что?" в журнале "Участковый терапевт", N 2 за 2011 год; статья "Экзокринная недостаточность поджелудочной железы: что делать и как лечить" в издании "Трудный пациент", N 8-9, том 9, 2001 год; статья "Хронический панкреатит: клинико-патогенетические аспекты противоболевой и заместительной терапии" в издании "Справочник поликлинического врача", N 1, 2008 год; статья "Терапия экзокринной недостаточности поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом" в издании "Справочник поликлинического врача", N 1, 2007; публикация "Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно" в издании "Фармацевтический вестник", N 8 (624) от 09.03.2011; публикация "Ферментные препараты в лечении пациентов с болевой формой хронического панкреатита и умеренными нарушениями внешнесекреторной функции поджелудочной железы" в издании "РЖГГК", N 4, 2007 год; Репринт материала "К вопросу о клиническом применении ферментной терапии: форте 10 000" в приложении к журналу "Consilium Medicum" N 2, 2010; публикация "Роль ферментных препаратов в лечении пациентов с болевой формой хронического панкреатита" в издании "Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии", N 3, 2009 год; публикации "Еда в радость. Все, что нужно знать о правильном питании" в издании "Первостольник", N 3, 2014 год; публикация "Хронический панкреатит. Клиническое наблюдение с комментариями" в издании "Участковый терапевт", N 4, 2013 год; публикация "Праздник без проблем? Есть решение!" в издании "Участковый терапевт", N 6, 2013 год; публикация "Особенности панкреатической недостаточности у пожилых" в издании "ЖКТ", N 3, 2012 год; публикация "Как подготовиться к праздничным застольям" в издании "Первостольник", N 11, 2012 год; публикация "Ребенок после острой кишечной инфекции: почему нарушается пищеварение?" в издании "Участковый педиатр", N 4, 2013 год; публикация "Как помочь пациенту подготовиться к новогодним праздникам?" в издании "Участковый терапевт", N 5, 2012 г; публикации "Нарушения пищеварения или почему страдает поджелудочная железа?" в издании "Первостольник", N 3, 2013 год; копия рекламной публикации "Новый год к нам мчится..." в издании "Первостольник", N 11, 2013 год. [13];

- Макеты рекламных материалов [14];

- Скриншоты рекламных роликов, размещаемых в сети интернет [15];

- Копии справок об объемах размещения рекламных материалов в 2017 - 2019 годы от: общества с ограниченной ответственностью "Адривер"; общества с ограниченной ответственностью "В Контакте"; публичного акционерного общества "Вымпелком" (Билайн); акционерного общества "Медиаскоп" (с частичным переводом на русский язык) [16];

- Видеозаписи роликов, размещенных в телеэфире и аудиозаписи роликов, размещенных в радиоэфире, представленные на CD носителе под N LH3151 WK02012687 D2 [17];

- Копии эфирных справок и графиков подтвержденных выходов рекламы [18];

- Копии рекламных POS-материалов, размещаемых в аптеках [19];

- Копия результатов социологического опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее - социологический отчет Фонда ВЦИОМ) [20];

- Копия аналитического отчета по результатам социологического опроса, выполненного обществом с ограниченной ответственностью "АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ" (далее - социологический отчет общества с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология") [21];

- Копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-630/2020 [22];

- Копия выписки из торгового реестра [23].

Заявителем 09.06.2021 и 10.06.2021 подано ходатайство об изменении даты, в отношении которой испрашивается признание товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 общеизвестным товарным знаком на 01.01.2017, а также ходатайство о корректировке перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака N 152521 общеизвестным товарным знаком на: товары 05-го класса МКТУ "лекарственные средства для человека", а кроме того, дополнительно представлены:

- Копии макетов упаковки препарата, приложенные к заявлениям в Министерство здравоохранения Российской Федерации о регистрации/внесении изменений в регистрации препарата в качестве лекарственного средства, поданным в 2007, 2009 и 2010 годах [24];

- Копия брендбука, подготовленного в 2005 году для международного использования и копия счета компании Market Consult LLC на оплату подготовки этого брендбука [25].

Заявитель 02.09.2021 ходатайствовал о корректировке перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 общеизвестным товарным знаком на: товары 05-го класса МКТУ "лекарственные средства для человека, а именно средства, способствующие пищеварению", а кроме того представлен перевод брендбука [26];

На заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2021, заявителем представлено ходатайство о корректировке перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака N 152521 общеизвестным товарным знаком на: товары 05-го класса МКТУ "лекарственные препараты для человека, а именно средства, способствующие пищеварению", а также представлены доводы заявителя.

Отказывая в удовлетворении заявления, Роспатент в решении от 12.12.2021 пришел к выводу, что товары, маркированные обозначением "МЕЗИМ", широко распространены на территории России, что подтверждается справками и договорами поставки, представленными заявителем [10-13] за период 2005 - 2019 гг., между тем согласно указанным сведениям лицами, реализующими средства, способствующие пищеварению, маркированные обозначением "МЕЗИМ", являются общества с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини" и "БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ", а не заявитель.

На упаковках товаров, как указал административный орган, фигурирует иное юридическое лицо, заявитель в качестве производителя не фигурирует.

Административный орган также отметил, что на представленных иностранным лицом видеороликах [17] и рекламных материалах [19] указано обозначение, отличное от товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521, правовая охрана которого испрашивается в качестве общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации, которое содержит логотип "BERLIN СНЕМЕ MENARINI" / "БЕРЛИН-ХИМИ МЕНАРИНИ". В связи с чем Роспатентом не усматривается связь между товарами, маркированными обозначением "МЕЗИМ", и заявителем в качестве производителя товаров.

По мнению Роспатента, из результатов социологических исследований, представленных заявителем, следует, что 99% респондентов указали, что им знаком препарат "МЕЗИМ", между тем в них не отражена степень осведомленности потребителя относительно производителя товаров.

Заявителем не доказан тот факт, что потребитель товаров может ассоциировать иностранное лицо как производителя товаров.

Административный орган пришел к выводу, что в ходе рассмотрения заявления иностранное лицо не представило каких-либо доказательств и доводов относительно того, что потребители будут воспринимать, ассоциировать компанию-заявителя как корпоративно связанную компанию с производителем фармацевтической продукции. Роспатент отметил, что сам по себе факт сходства фирменного наименования заявителя и фирменного наименования фактического производителя фармацевтической продукции не может свидетельствовать для потребителя о том, что это связанные корпоративно юридические лица, или формировать какие-либо четкие и обоснованные представления об общем происхождении товара.

Таким образом, Роспатент констатировал, что заявителем не представлены доказательства, свидетельствующие в своей совокупности и взаимосвязи о приобретении словесным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 152521 свойств общеизвестного товарного знака, предусмотренные статьей 1508 ГК РФ.

Учитывая вышеизложенное, Роспатент отказал в удовлетворении заявления, поступившего 18.02.2021, о признании словесного обозначения "МЕЗИМ" общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.01.2017 в отношении товаров 05-го класса МКТУ "лекарственные препараты для человека, а именно средства, способствующие пищеварению", на имя иностранного лица.

Товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 248463 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.07.2003 с приоритетом от 09.08.2002 по заявке N 2002715330 в отношении следующих товаров 05-го класса МКТУ: "средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; ферменты для фармацевтических целей".

Для подтверждения общеизвестности товарного знака заявителем представлены те же документы, что и при подаче заявления относительно товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 ([1]-[26]), а также:

- Фотокопия упаковки препарата, копия инструкции, которая вкладывается в упаковку и копия кассового чека, подтверждающего его приобретение [27];

- Выдержка из справочника Видаль за 2011 год [28];

- Распечатки предложений к продаже препарата МЕЗИМ в различных аптеках [29].

Заявителем 09.06.2021 и 10.06.2021 подано ходатайство об изменении даты, с которой испрашивается признание товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 общеизвестным, и о корректировке перечня товаров (товары 5-го класса МКТУ "средства, способствующие пищеварению").

В своем решении от 12.12.2021 об отказе в удовлетворении заявления иностранного лица Роспатент отметил, что товары, маркированные комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 248463 имеют широкий круг реализации на территории России, однако из материалов дела не усматривается, что товары 05-го класса МКТУ "средства, способствующие пищеварению" производятся и реализуются заявителем.

Административный орган указал, что в прилагаемых копиях макетов упаковки препарата к заявлениям о регистрации/внесении изменений в регистрации препарата в качестве лекарственного средства, поданным в 2007, 2009 и 2010 годах в Министерство здравоохранения России, указан заявитель, между тем на фронтальной части упаковки, на которую в первую очередь обращает внимание потребитель, указан логотип компании "BERLIN СНЕМЕ MENARINI" [24].

Представленные материалы, как отметил Роспатент, содержат обозначение, отличное от товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463, признание которого испрашивается в качестве общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации.

Административный орган также указал, что препарат "МЕЗИМ" известен российскому потребителю, но Роспатентом не определена степень осведомленности потребителя о реальном производителе товаров.

Учитывая вышеизложенное, Роспатент пришел к выводу, что необходимо отказать в удовлетворении заявления, поступившего 18.02.2021, о признании комбинированного обозначения "" общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.01.2017 в отношении товаров 05-го класса МКТУ "средства, способствующие пищеварению", на имя иностранного лица.

Не согласившись с указанными решениями административного органа, иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлениями.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок для подачи заявлений иностранным лицом соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия судом решения о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 6/8)).

В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемых решений установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и заявителем не оспариваются.

С учетом даты подачи заявок (18.02.2021) правовая база для рассмотрения заявлений включает Парижскую конвенцию, ГК РФ, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент).

В силу пункта 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Согласно подпункту 3 пункта 17 Административного регламента заявителем в Роспатент должны быть представлены подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются дата начала использования товарного знака; перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не содержат перечень доказательств, которыми может подтверждаться возможность признания товарного знака общеизвестным.

Подпункт 3 пункта 17 Административного регламента, который направлен на развитие нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, включает в себя примерный, неисчерпывающий перечень доказательств общеизвестности товарного знака, что прямо следует из самой формулировки указанной нормы права.

Общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциирующийся с такими товарами как происходящими из определенного источника.

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (1994 г.) при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, государства-члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, принятой Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на тридцать четвертой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС 20 - 29 сентября 1999 г., (далее - Рекомендация ВОИС), компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Выбор предъявляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

Как отмечено в статье 2 Рекомендации ВОИС, при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, исходя из которых, можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

В статье 2 Рекомендации ВОИС приводится ориентировочный перечень факторов, на основании которых можно сделать вывод - является обозначение общеизвестным или нет. Данные факторы могут лишь помочь компетентному органу сделать заключение об общеизвестности знака, но не предопределяют такое заключение. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств.

В некоторых случаях актуальной является совокупность всех факторов, в других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. И наконец, в ряде случаев все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.

При этом ни в национальном законодательстве Российской Федерации, ни в международных договорах, ни в Рекомендации ВОИС не содержатся требования о длительном использовании обозначения для признания его общеизвестным.

Для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и узнаваемость фактическими и/или потенциальными потребителями того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; лицами, участвующими в обеспечении каналов распространения того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; деловыми кругами, занимающимися тем видом товаров и/или услуг, для которых используется знак, и ассоциирование с источником происхождения товаров (оказания услуг) с использованием этого средства индивидуализации. Длительность такого использования может быть лишь одним из факторов, но не единственным и не решающим фактором, который влияет на формирование определенного представления в сознании потребителей в отношении заявленного обозначения. Обширность и релевантность круга потребителей применительно к конкретному обозначению также должны определяться компетентным органом с учетом Рекомендации ВОИС, что особенно актуально в отсутствие соответствующего регулирования на национальном уровне государства - члена Парижского союза.

С учетом изложенного податель заявления вправе сам определять объем доказательств, которые, с его точки зрения, подтверждают совокупность необходимых фактов для признания обозначения общеизвестным товарным знаком (широкая известность заявленного обозначения на определенной территории среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя), а административный орган обязан их полно и всесторонне оценить.

Судебная коллегия усматривает основания для удовлетворения заявлений иностранного лица о признании недействительными оспариваемых ненормативных правовых актов Роспатента.

Как верно отмечает заявитель относительно несогласия с ненормативными правовыми актами Роспатента об отказе в признании на территории Российской Федерации общеизвестными с 01.01.2017 вышеуказанных средств индивидуализации, в материалах дела имеются копии макетов упаковки за различные годы, на фронтальной стороне которых указано, что производителем выступает иностранное лицо (Berlin-Chemie AG), а не какое-либо иное юридическое лицо. При этом выводы Роспатента об обратном не соответствуют материалам дела и представленным в материалы дела доказательствам.

В судебном заседании 07.09.2022 представитель Роспатента отмечал, что в материалах дела имеются лишь "свежие" упаковки, тогда как образцы упаковок, на фронтальной стороне которых имеются сведения о производителе - заявителе по данному делу, выпущенные до испрашиваемой даты (01.01.2017), не представлены.

Данная позиция представителя административного органа не соответствует материалам дела. Впоследствии на уточняющий вопрос суда представитель Роспатента скорректировал позицию, указав, что упаковки до юридически значимой даты с указанием в качестве производителя заявителя в материалах дела имеются, однако их недостаточно для того, чтобы сделать выводы и признать средства индивидуализации общеизвестными.

В этой связи необходимо отметить, что соответствующие выводы, подлежащие проверке со стороны суда, должны быть изложены в самих ненормативных правовых актах. В данном случае в обжалуемых решениях административный орган в принципе не усмотрел сведений о производителе, тогда как таковые на представленных копиях упаковок присутствовали, указывались в инструкции к препарату, фигурировали в справочнике.

Судебная коллегия также принимает во внимание аргументы заявителя о том, что регистрационное досье представлено в Министерство здравоохранения Российской Федерации в 2010 году лицензиатом (закрытым акционерным обществом "Берлин-Фарма"), однако на каждом листе досье, макетах упаковок указано, что производителем является заявитель.

Кроме того, как верно отмечает заявитель, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" государственный реестр лекарственных средств содержит информацию обо всех разрешенных видах вторичной (потребительской) упаковки (далее - Закон об обращении лекарственных средств). На вторичной потребительской упаковке лекарственного препарата должно содержаться наименование производителя лекарственного препарата на русском языке (пункт 2 части 1 статьи 46 Закона об обращении лекарственных средств). В силу положений пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданского оборота и разумность их действий предполагаются.

Судебная коллегия также отмечает, что заявителем в материалы дела представлен справочник "VIDAL 2011", согласно сведениям из которого производителем соответствующего лекарственного препарата указан заявитель.

Аргументы Роспатента о том, что заявителем не приложено доказательств об авторитетности для потребителя данного справочника и степени известности содержащихся в данном издании сведений, в связи с чем не представляется возможным оценить степень влияния приведенной в названном справочнике информации на восприятие потребителями спорных товарных знаков, признаются несостоятельными и противоречивыми, поскольку в отзыве на заявления иностранного лица административный орган сам же ссылается на данный источник (при этом, следует также отметить, распечатки страниц сделаны за пределами даты подачи заявлений о признании средств индивидуализации товаров общеизвестными).

Необходимо также отметить, что, как верно констатирует иностранное лицо, в рамках рассмотрения дел о признании товарных знаков общеизвестными заявители уполномочены представлять документы в подтверждение приобретения общеизвестности, перечень которых не является исчерпывающим, а уполномоченный орган оценивает их и выносит соответствующее решение, при этом административный орган не вправе самостоятельно искать доказательства общеизвестности средств индивидуализации или в опровержение данного обстоятельства.

Аргументы Роспатента со ссылкой на статью в "Первопрестольнике" о том, что производителем товаров "МЕЗИМ" является иное юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми/А. Менарини", также не основаны на материалах дела, данное юридическое лицо в статье не указано именно как производитель соответствующего лекарственного средства, сам производитель в данной статье не упомянут.

Таким образом, выводы административного органа о том, что заявитель не представил доказательств осуществления фактической деятельности по производству лекарственного препарата, нельзя признать в полной мере мотивированными.

Судебная коллегия признает заслуживающими внимания и доводы иностранного лица о несоответствии позиции Роспатента положениям Парижской конвенции и требованиям статьи 1508 ГК РФ, поскольку общеизвестность подлежит доказыванию в отношении товаров заявителя, а не самого заявителя.

Как верно отмечает заявитель, общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может и не являться правообладателем товарных знаков (обозначений) и/или лицом, вводящим товар в гражданский оборот и обеспечивающим его доведение до потребителя, а в отношении субъекта, воспринимаемого потребителями в качестве источника происхождения товаров под заявленным на регистрацию обозначением.

Между тем применяемые Роспатентом критерии для оценки спорного обозначения на предмет его общеизвестности основаны на неправильном толковании норм материального права, регулирующих спорные правоотношения.

По смыслу статьи 6.bis Парижской конвенции общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), который известен большей части лиц, вовлеченных в производство или использование соответствующих товаров, и который очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного источника.

По смыслу пункта 1 статьи 1508 ГК РФ товарный знак (используемое в качестве товарного знака обозначение) может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак (обозначение) в результате интенсивного использования стал широко известен среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Приведенные выше нормы международного и национального законодательства не связывают признание товарного знака в качестве общеизвестного с условием известности заявителя (как конкретного лица) потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых товарным знаком.

Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 3.2 определения от 19.09.2019 N 2145-О по делу о проверке конституционности положений подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ во взаимосвязи с положениями статьи 1508 Кодекса, общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение.

Определяющим для целей применения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ является общеизвестность потребителям именно заявленного обозначения, а не известность заявителя, который обратился в компетентный орган за признанием указанного факта действительности. Следовательно, общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя.

Поэтому подход, который предполагает необходимость доказывания заявителем общеизвестности товарного знака как обозначения конкретного лица (заявителя), широко известного потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых заявленным обозначением, не соответствует смыслу статьи 6.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 1508 ГК РФ. Данный подход не согласуется также и с функцией товарного знака как обозначения, служащего средством индивидуализации товаров, но не лиц, производящих эти товары (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ).

В этой связи признаются заслуживающими внимания и аргументы иностранного лица о несогласии с выводом административного органа о том, что препарат "МЕЗИМ" известен российскому потребителю, однако не определена степень осведомленности потребителя о реальном производителе товаров (на упаковках в качестве производителя указан заявитель, кроме того, положения статьи 6 bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 1508 ГК РФ требуют доказать только общеизвестность "среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя", а не в отношении самого заявителя).

Кроме того, с учетом вышеизложенного принимаются во внимание и доводы иностранного лица, изложенные как в поступивших в Суд по интеллектуальным правам заявлениях, так и в ходе озвученной правовой позиции в рамках судебного заседания 07.09.2022, о том, что из самих оспариваемых ненормативных правовых актов следует, что товары, маркированные спорными товарными знаками, широко распространены в Российской Федерации, имеют широкий круг реализации и широко известны российским потребителям.

Аргументы административного органа о некорректности представленных социологических исследований не соответствуют материалам дела и признаются несостоятельными: данные социологические отчеты подготовлены различными независимыми компаниями в соответствии с установленной методологией и содержат результаты опроса потребителей, которые показали высокую степень ретроспективной известности препарата. При этом, вопреки доводу Роспатента, не имеет правового значения, с какой целью проводились социологические исследования, отчеты о которых представлены в материалы дела, и что они были использованы в рамках рассмотрения другого дела о нарушении исключительных прав на товарные знаки заявителя.

Так, согласно представленным социологическим отчетам, потребители ассоциируют товары под товарными знаками именно с заявителем, им давно хорошо известны соответствующие товарные знаки. При этом выборка у социологического отчета Фонда ВЦИОМ составляет 1500 человек, число городов - 37, у социологического отчета общества с ограниченной ответственностью "Аналитической социологии" - 8 городов, при этом выборка больше (1750 человек). По результатам опросов получены близкие цифры о знании товарных знаков заявителя: в 99% в социологическом отчете Фонда ВЦИОМ и в 97,4% в социологическом отчете общества с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология" (при этом согласно социологическому отчету Фонда ВЦИОМ до 2015 года они были известны большинству потребителей). В опросе, проведенном обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология", выявлено, что подавляющее большинство потребителей знали о товарных знаках в 2016 году и ранее, что согласуется с результатами социологического опроса, проведенного Фондом ВЦИОМ. При этом две трети потребителей (67,8%) среди тех, кто указал какую-либо компанию, за исключением тех, кто затруднился с ответом, назвали именно иностранное лицо как производителя товаров.

В этой связи доводы Роспатента о возможном отсутствии ассоциаций не могут быть признаны законными и обоснованными.

Довод об отсутствии подтверждения социологическими опросами известности товарных знаков в отношении товаров заявителя, изложенный в отзыве, противоречит самому оспариваемому решению Роспатента, в котором содержится вывод о том, что "...препарат "МЕЗИМ" известен российскому потребителю, однако коллегией не определена степень осведомленности потребителя о реальном производителе товаров".

В этой связи, как отмечает заявитель, даже если предположить наличие в анкетах вопроса о выборе иных возможных лиц, которые реализуют, рекламируют или продвигают продукцию под товарными знаками, это никак не повлияло бы на результаты опроса и на степень известности товарных знаков. Общеизвестность товарного знака приобретается в результате использования обозначения, в том числе группой лиц.

Относительно ссылок заявителя на нарушение принципа правовой определенности, противоречии выводов административного органа в рамках рассмотрения заявлений о признании общеизвестными товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 и по свидетельству Российской Федерации N 152521 позиции, занимаемой, например, в рамках рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела N СИП-630/2020, необходимо отметить следующее.

Так, как верно отмечает заявитель, при вынесении Роспатентом решения от 27.04.2020 по результатам рассмотрения поступившего 31.12.2019 возражения иностранного лица против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 556676 уполномоченный орган, помимо прочего ввиду наличия "старших" знаков заявителя по свидетельствам Российской Федерации N 152521 и N 248463 отмечал, что обозначение "МЕЗИМ" на протяжении длительного времени используется правообладателем в качестве препарата, способствующего пищеварению, данный препарат известен подавляющему числу респондентов (93,1%), 65% потребителей знает о нем более 6 лет, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.07.2014), что следует из социологического отчета, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология". Какие-либо данные, дискредитирующие юридическое лицо, которое провело социологическое исследование, и, как следствие, наличие оснований для сомнения в его результатах, не представлены.

В этой связи, поскольку административный орган ранее уже признал, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N N 152521 и N 248463 длительное время (в том числе задолго до даты, на которую испрашивается признание данных средств индивидуализации общеизвестными товарными знаками) использовались правообладателем (заявителем в рамках дела N СИП-230/2022), и то, что потребители ассоциируют с правообладателем, а какие-либо дискредитирующие выводы общества с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология" данные отсутствуют, Роспатенту следовало указать соответствующие мотивы, по которым он пришел к иным выводам (однако в оспариваемых ненормативных правовых актах таковые отсутствуют).

В ходе судебного заседания 07.09.2022 представитель Роспатента заявил, что в рамках дела N СИП-630/2020 предметом рассмотрения были иные требования, однако данное обстоятельство само по себе не означает возможность занимать противоречивую позицию применительно к юридически значимым обстоятельствам (в частности, об известности соответствующих обозначений и ассоциации их с правообладателем) в отношении одних и тех же средств индивидуализации в отсутствие надлежащих обоснований (мотивированных выводов).

Таким образом, Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте, законность которого проверена в рамках дела N СИП-630/2020, установил, что препарат "МЕЗИМ" является препаратом иностранного лица, потребители ассоциируют обозначение именно с данным юридическим лицом и имеются многочисленные доказательства известности обозначения "МЕЗИМ" именно компании "Берлин-Хеми АГ". При таких обстоятельствах административный орган не вправе менять позицию в отсутствие надлежащих оснований.

Относительно аргументов иностранного лица о том, что административный орган (на котором лежит обязанность оценить, влияло ли на существо товарного знака с точки зрения восприятия потребителя отличие товарного знака от изображения, используемого на товарах) не вправе ограничиться констатацией лишь самого факта различия товарного знака и обозначения, используемого на товарах, необходимо отметить следующее.

Так, как прямо следует из текста оспариваемых ненормативных актов, все представленные материалы содержат обозначения, отличные от товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N N 152521 и N 248463, признание которых в качестве общеизвестных испрашивается на территории Российской Федерации.

Между тем надлежащий анализ, в чем именно заключаются выявленные отличия (принимая во внимание то, что Роспатент не вправе ограничиться лишь позицией о констатации различия как такового), в оспариваемых ненормативных правовых актах не проведен.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что именно на административном органе лежит обязанность оценить, повлияло ли на существо товарного знака с точки зрения восприятия потребителем отличие исследуемого обозначения от заявленного в качестве общеизвестного товарного знака, коллегия на заседании должна рассмотреть все представленные заявителем материалы, заслушать доводы заявителя, его представителя, участвующего в рассмотрении заявления (соответствующая правовая позиция нашла отражение в многочисленных постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам, например, по делу N СИП-556/2017).

В этой связи выводы административного органа относительно лишь констатации самого отличия обозначений, используемых заявителем, и товарных знаков, в отношении которых испрашивается признание в качестве общеизвестных, нельзя признать в полной мере мотивированными и обоснованными.

Представитель Роспатента в ходе судебного заседания 07.09.2022 со ссылкой на правовую позицию, изложенную в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-571/2020, ссылался на то, что простое "изъятие" из комбинированного товарного знака словесного элемента не может автоматически свидетельствовать об общеизвестности этого словесного элемента.

При этом необходимо отметить, что в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2021 по упомянутому делу N СИП-571/2020 приведена правовая позиция, согласно которой общеизвестность комбинированного обозначения сама по себе не свидетельствует об общеизвестности отдельной части комбинированного обозначения (узнаваемость всего объекта не свидетельствует об узнаваемости части, аналогичный подход отражен в пункте 81 Постановления N 10).

Однако вышеуказанная правая позиция не входит в противоречие с необходимостью Роспатента оценить, повлияло ли на существо товарного знака с точки зрения восприятия потребителем отличие исследуемого обозначения от заявленного в качестве общеизвестного товарного знака (при этом, как отмечалось ранее, перечень представляемых документов не является исчерпывающим).

Выводы Роспатента о наличии на упаковках товаров иных обозначений, в связи с чем представленные доказательства не могут быть положены в основу решения о признании соответствующих средств индивидуализации общеизвестными, также признаются судебной коллегией несостоятельными.

Так, в рекламных и научных публикациях приведены изображения упаковок, на которых размещен логотип "BERLIN-CHEMIE MENARINI"/"БЕРЛИН-ХЕМИ МЕНАРИНИ". Между тем на всех упаковках препарата указано, что производителем препарата "МЕЗИМ" является иностранное лицо. Нормы действующего законодательства, в том числе статья 1508 ГК РФ, не содержат указаний на то, что упаковка производимой продукции не должна иметь других, помимо товарного знака, заявленного в качестве общеизвестного, обозначений.

При этом, как верно отмечает заявитель, в нарушение положений части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатентом не представлено надлежащего обоснования, в связи с чем выявленные отличия являются значительными, суждения о том, что наличие иного элемента влияет на восприятие потребителем, являются декларативными.

Необходимо также отметить, что при использовании словесного товарного знака "МЕЗИМ" по свидетельству Российской Федерации N 152521 на упаковке лекарственного препарата так или иначе будут присутствовать иные элементы в силу требований действующего законодательства. Использование комбинированного товарного знака N 248463 на упаковке Роспатентом не оспаривается, отмечено лишь наличие дополнительного элемента.

Судебная коллегия также принимает во внимание правовую позицию заявителя, согласно которой данные опроса, приведенного в деле N СИП-630/2020, согласуются с данными опросов, имеющихся в настоящем деле, а небольшое отличие в результатах (93,1 против 97,4% и против 99%) явно обусловлено различием в периодах, когда проводились опросы, и разницей в числе городов. При этом число респондентов, которые ассоциируют товарный знак с иностранным лицом, составляет 67% и 67,8% опрашиваемых (сопоставимые показатели). Это опровергает довод Роспатента о том, что на результаты опроса повлиял дополнительный элемент Berlin-Chemi/Menarini, размещенный на одном из изображений.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 136 Постановления N 10, нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений и заявлений являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Поскольку административным органом не была дана полная и всесторонняя оценка приведенным иностранным лицом в заявлениях доводам и представленным доказательствам, решения Роспатента от 12.12.2021 не соответствуют требованиям статьи 1508 ГК РФ и нарушают права и законные интересы заявителя.

В рамках восстановления нарушенных прав и законных интересов заявителя суд считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть заявления иностранного лица Berlin-Chemie AG о признании обозначений, используемых в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 общеизвестными в Российской Федерации с 01.01.2017.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы заявителя по уплате государственной пошлины за подачу заявлений по настоящему делу относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица Berlin-Chemie AG (Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germany) о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200, ИНН 7730176088) от 12.12.2021 об отказе в признании общеизвестными товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 на территории Российской Федерации удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.12.2021 об отказе в удовлетворении заявления о признании с 01.01.2017 общеизвестным обозначения, используемого в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463, как не соответствующее статье 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть заявление иностранного лица Berlin-Chemie AG о признании обозначения, используемого в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463, общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.2017 с учетом настоящего решения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу иностранного лица Berlin-Chemie AG 3 000 (Три тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.12.2021 об отказе в удовлетворении заявления о признании общеизвестным обозначения, используемого в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521, с 01.01.2017 как не соответствующее статье 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть заявление иностранного лица Berlin-Chemie AG о признании обозначения, используемого в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521, общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.2017 с учетом настоящего решения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу иностранного лица Berlin-Chemie AG 3 000 (Три тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

 

Судьи

Д.А. Булгаков

 

Р.В. Силаев