Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2022 г. N С01-1026/2022 по делу N А40-201107/2020 Суд отменил судебные акты и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку вывод об отсутствии вероятности смешения сделан без установления степени сходства сравниваемых обозначений или отсутствия таковой, степени однородности товаров или отсутствия таковой и иных обстоятельств, влияющих на указанный вывод

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2022 г. N С01-1026/2022 по делу N А40-201107/2020

 

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июня 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 июня 2022 года.

 

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Элитные сорта" (ул. 5-я Нововатутинская, д. 9, эт. 1, пом. I, 142793, ОГРН 1027739304471) на решение Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2021 по делу N А40-201107/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2022 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Элитные сорта" к обществу с ограниченной ответственностью "Импортеры элитного кофе" (1-й Кирпичный переулок, д. 4, стр. 6, пом. 1, Москва, 105118, ОГРН 1147746260815) и к Орловой Алине Сергеевне (Москва) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Элитные сорта" - Байкова Е.А., Туленинов А.Н. (по совместной доверенности от 28.08.2020) и Семенов Е.Ю. (по доверенности от 22.12.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Импортеры элитного кофе" - Гжимек Д.С. (по доверенности от 01.11.2021);

от Орловой Алины Сергеевны - Гжимек Д.С. (по доверенности от 22.06.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Элитные сорта" (далее - общество "Элитные сорта") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Импортеры элитного кофе" (далее - общество "Импортеры элитного кофе") и к Орловой Алине Сергеевне о взыскании солидарно 1 271 291 рублей 54 копейки компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 292071 и N 309262, о запрете использовать обозначение, сходное до степени смешения с указанными товарными знаками, в отношении товара "кофе".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2021 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2022 указанное решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Элитные сорта", ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и нарушение норм процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы общество "Элитные сорта" указывает на то, что отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций пришли к необоснованному выводу о том, что обозначение "ESMERALDA" не может восприниматься потребителями в качестве товарных знаков истца, поскольку является названием сорта кофе.

Заявитель кассационной жалобы считает, что данный вывод не соответствует обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам, а также противоречит выводам, содержащимся в решении Роспатента от 05.09.2021, которым правовая охрана товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации N 309262 оставлена в силе.

При этом общество "Элитные сорта" отмечает, что законность решения Роспатента от 05.09.2021 была в дальнейшем подтверждена Судом по интеллектуальным правам в рамках дела N СИП-1296/2021.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции неправомерно проводил анализ обозначения "ESMERALDA" на предмет возможности его восприятия потребителями в качестве наименования сорта кофе, а не в качестве доминирующего элемента товарных знаков истца.

Общество "Элитные сорта" считает, что также не свидетельствует об отсутствии вероятности смешения и тот факт, что на других упаковках кофе ответчиков обозначение "ESMERALDA" не указывается, а вся серия объединена товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 665644.

С точки зрения заявителя кассационной жалобы, судом первой инстанции неверно были определены обозначения, подлежащие сравнению для целей установления вероятности смешения в результате использования ответчиками обозначения "ESMERALDA" в отношении товара "кофе".

Общество "Элитные сорта" указывает на то, что при проведении сравнения товарных знаков истца с упаковками товаров ответчиков судами не учтено, что именно словесный элемент "ESMERALDA" занимает на упаковке доминирующее положение, поскольку он расположен в ее центральной части, занимает отдельную строку и выполнен наиболее крупным шрифтом по отношению к остальным словесным элементам, ввиду чего именно на нем в первую очередь будет акцентироваться внимание потребителей.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы отмечает, что судами не дана оценка имеющемуся в материалах дела доказательству - нотариальному протоколу осмотра доказательств от 20.08.2020 N 77/374-н/77-2020-1-248, согласно которому на страницах сайта peregrano.ru ответчиками используется словесное обозначение "ЭСМЕРАЛЬДА", фактически являющееся тождественным словесному товарному знаку "ЭСМЕРАЛЬДА" по свидетельству Российской Федерации N 292071.

Общество "Элитные сорта" в кассационной жалобе также обращает внимание на то, что патентный поверенный Волкова А.В., давшая заключение об отсутствии сходства между товарными знаками истца и используемым ответчиками обозначением, находится в служебной или иной зависимости от Пыжева Н.С., прямо или косвенно заинтересованного в исходе настоящего дела, что вызывает сомнения в беспристрастности патентного поверенного Волковой А.В. и достоверности выданного ею заключения как доказательства.

Обществом "Импортеры элитного кофе" представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором оно просит отказать в удовлетворении жалобы.

В судебном заседании, состоявшемся 23.06.2022, представители общества "Элитные сорта" выступили по существу изложенных в кассационной жалобе доводов, настаивали на ее удовлетворении.

Представитель общества "Импортеры элитного кофе" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "Элитные сорта" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 292071, зарегистрированного 07.07.2005 по заявке N 99716387 с приоритетом от 12.10.1999 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кофе, чай, какао, заменители кофе" и товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 309262, зарегистрированного 26.06.2006 по заявке N 2006700036 с приоритетом от 10.01.2006 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кофе, напитки кофейные".

Ссылаясь на то, что общество "Импортеры элитного кофе" осуществляет незаконное использование обозначения "Esmeralda", являющегося сходным до степени смешения с товарными знаками истца, выражающееся в предложении к продаже и продаже товаров, маркированных спорным обозначением, в использовании спорного обозначения в сети "Интернет", а именно в составе контента Интернет-сайта, расположенного по доменному адресу peregrano.ru, представляющего собой объявления и рекламу, товаров, идентичных тем, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, а именно - "кофе", общество "Элитные сорта" обратилось к ответчикам с претензией.

Поскольку требования претензии ответчиками добровольно не были удовлетворены, общество "Элитные сорта" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Установив принадлежность истцу исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 292071 и N 309262, суд первой инстанции вместе с тем отказал в удовлетворении исковых требований, исходя из недоказанности нарушения ответчиками исключительных прав на эти знаки ввиду отсутствия сходства до степени смешения между используемым ответчиками обозначением и товарными знаками истца.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отклонив доводы истца как основанные на ошибочной оценке фактических обстоятельств дела и неверном толковании норм действующего законодательства.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций установили факт принадлежности обществу "Элитные сорта" исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 292071 и N 309262, в защиту которых оно обратилась в суд с настоящим иском. Данный факт ответчиками не оспаривается.

Изложенные в кассационной жалобе доводы сводятся к оспариванию выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства обозначения, используемого ответчиками в своей деятельности для индивидуализации реализуемых ими товаров, с товарными знаками истца, об отсутствии вероятности их смешения в гражданском обороте.

Суд кассационной инстанции не может признать выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 292071 и N 309262 с используемым ответчиками обозначением основанными на правильном применении норм материального и процессуального права, полном и всестороннем исследовании всех имеющих значение обстоятельств в силу следующего.

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 43 Правил N 482 предусмотрено, что изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 44 Правил N 482 комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Судами первой и апелляционной инстанции при анализе сходства сравниваемых обозначений не учтено, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии в сравниваемых обозначениях совпадающих элементов.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018 и от 26.11.2018 по делу N СИП-147/2018.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 292071 состоит из слова "ЭСМЕРАЛЬДА", а комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 309262 содержит словесный элемент "Esmeralda".

На комбинированных обозначениях, используемых ответчиками на предлагаемом к продаже и реализуемом товаре (кофе) также размещается словесный элемент "ESMERALDA", фонетически и семантически тождественный словесному элементу, входящему в состав товарных знаков истца.

 

При этом данный словесный элемент занимает в комбинированном обозначении центральное место и выполнен более крупным шрифтом по отношении к размещенным на упаковке иным словесным элементам.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации, когда имеется место вхождение товарного знака в используемое обозначение, не может быть установлено полное отсутствие сходства сравниваемых обозначений и речь может идти только об установлении степени сходства.

Суды первой и апелляционной инстанций сильные (доминирующие) элементы, которые подлежали сравнению в первую очередь, в составе сравниваемых обозначений не выявили, анализ изобразительных элементов на основании критериев, установленных в пунктах 43 и 44 Правил N 482, не осуществляли.

Сопоставляя смысловое значение словесных элементов "ESMERALDA" и "Esmeralda", суды пришли к необоснованному выводу о том, что эти элементы не сходны по семантическому критерию сходства в силу использования на упаковке товаров ответчиков артикля "LA". Однако данный артикль используется лишь на оборотной стороне упаковки в наименовании производителя и не используется на лицевой стороне в написании доминирующего элемента, с которого начинается осмотр обозначения.

При этом в обжалуемых судебных актах суды сначала указали на отсутствие у обозначения "ESMERALDA" явного семантического значения, а затем сослались на то, что в переводе с испанского языка данное слово означает "изумруд".

В нарушение Правил N 482 и методики установления вероятности смешения сравниваемых обозначений, суды первой и апелляционной инстанции не устанавливали степень однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца и используется ответчиком спорное обозначение.

Между тем товарные знаки истца и обозначение ответчика индивидуализируют один и тот же товар - кофе, что безусловно усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Делая выводы об отсутствии сходства товарных знаков истца и используемого ответчиками обозначения и об отсутствии вероятности их смешения, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что обозначение "ESMERALDA" представляет собой указание на сорт кофе.

Таким образом, суды фактически поставили под сомнение охраноспособность (различительную способность) словесного элемента ЭСМЕРАЛЬДА/"ESMERALDA", составляющего товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 292071 и входящего в состав комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309262, тогда как данный словесный элемент в названных товарных знаках не дискламирован.

Вместе с тем в силу пункта 1 статьи 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 этого Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 ГК РФ признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Согласно разъяснению, данному в пункте 52 Постановления N 10, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Таким образом, признание судом какого-либо элемента товарного знака (знака обслуживания) неохраняемым в споре о защите исключительного права на этот знак противоречит вышеприведенным нормам материального права, устанавливающим особый порядок такого признания.

В ходе рассмотрения дела общество "Импортеры элитного кофе" обратилось в Роспатент с возражением о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку истца по свидетельству Российской Федерации N 309262, мотивируя свое возражение в том числе тем, что обозначение "Esmeralda" не обладает различительной способностью и не может восприниматься потребителями в качестве товарного знака, поскольку является названием сорта кофе.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 05.09.2021, которым правовая охрана товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации N 309262 оставлена в силе.

Данным решением, в частности, установлена недоказанность того, что обозначение "ESMERALDA" известно среднему российскому потребителю в качестве наименования сорта кофе, в силу чего могло бы восприниматься как прямо характеризующее товары 30-го класса МКТУ. Следовательно, Роспатентом подтверждена различительная способность обозначения "ESMERALDA", в том числе применительно к товару 30-го класса МКТУ "кофе".

Законность решения Роспатента от 05.09.2021 была в дальнейшем подтверждена Судом по интеллектуальным правам в решении от 01.04.2022 по делу N СИП-1296/2021, в том числе суд признал обоснованным вывод Роспатента о наличии у обозначения "ESMERALDA" различительной способности в отношении товара 30-го класса МКТУ "кофе".

Как усматривается из названного решения суда, Суд по интеллектуальным правам отклонил ссылку общества "Импортеры элитного кофе" на преюдициальность вывода Арбитражного суда города Москвы о том, что обозначение "ESMERALDA" является сортом кофе, содержащегося в обжалуемом решении.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым указать на то, что суд кассационной инстанции проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153 по делу N А60-44547/2015).

Отказ истцу в защите его исключительного права на товарные знаки со ссылкой на то обстоятельство, что входящий в их состав словесный элемент "ЭСМЕРАЛЬДА" / "ESMERALDA" является названием сорта кофе, противоречит вышеприведенным разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, особенно принимая во внимание тот факт, что Роспатент и Суд по интеллектуальным правам установили, что обозначение "Esmeralda" обладает различительной способностью.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что не свидетельствует об отсутствии вероятности смешения и тот факт, что на других упаковках кофе, реализуемого ответчиками, обозначение "ESMERALDA" не указывается, а вся серия объединена товарным знаком "PEREGRANO" по свидетельству Российской Федерации N 665644.

В соответствии с разъяснением, данным в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

В связи с этим является необоснованной ссылка суда первой инстанции на то обстоятельство, что истцом не представлены в материалы дела доказательства введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Подтверждение факта реального смешения не входит в круг обстоятельств, обязанность доказывания которых возлагается на истца. Наличие опасности смешения (а не реального фактического смешения) оценивается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара и не нуждается в дополнительном доказывании.

Ссылка суда первой инстанции на то, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 292071 используется истцом только на подарочных упаковках, которые имеют внешний вид, максимально отличающийся от упаковки товаров ответчика, не может быть признана обоснованной, поскольку в делах о защите исключительного права на товарный знак сравнению подлежат товарный знак и используемое на товарах обозначение, в отношении которого выдвинуто предположение о сходстве до степени смешения, а не упаковки товаров.

Исследуя вопрос о наличии (отсутствии) вероятности смешения товарных знаков истца с обозначением, использованным ответчиками для маркировки товаров, суды первой и апелляционной инстанций в качестве одного из оснований для вывода об отсутствии такой вероятности сослались на то, что на упаковке товаров ответчика размещалось словесное обозначение "PEREGRANO", которое является зарегистрированным товарным знаком.

Закон и обычаи делового оборота не исключают размещение на одном товаре (его упаковке) нескольких товарных знаков, в том числе и различных правообладателей, однако данное обстоятельство не означает, что лицо, использующее принадлежащий ему товарный знак наряду с товарным знаком другого правообладателя, обладает "иммунитетом" при защите последним исключительного права на свой товарный знак.

Кроме того, судами первой и апелляционной инстанций не дана оценка доводу истца о том, что ответчиками в составе контента на страницах сайта peregrano.ru используется словесное обозначение "ЭСМЕРАЛЬДА", фактически являющееся тождественным словесному товарному знаку "ЭСМЕРАЛЬДА" по свидетельству Российской Федерации N 292071.

Таким образом, судами первой и апелляционной инстанции нарушена предусмотренная пунктом 162 Постановления N 10 методология установления вероятности смешения обозначений, что могло привести к неправильным выводам.

С учетом вышеизложенного выводы судов первой и апелляционной инстанции об отсутствии сходства и вероятности смешения между сравниваемыми обозначениями не могут быть признаны основанными на правильном применении норм материального права, полном и всестороннем исследовании фактических обстоятельств дела.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Кроме того, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также не дана надлежащая оценка представленным доказательствам.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции не могут быть признаны законными и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции следует учесть изложенные в настоящем постановлении выводы, установить все необходимые для правильного рассмотрения дела обстоятельства и по результатам исследования материалов дела, оценки доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, принять законный и обоснованный судебный акт.

При этом в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2021 по делу N А40-201107/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2022 по тому же делу отменить.

Дело N А40-201107/2020 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

 

Председательствующий судья

А.А. Снегур

 

Судья

И.В. Лапшина

 

Судья

С.П. Рогожин