Резолютивная часть постановления объявлена 4 июня 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 июня 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А., рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Красноярского края (судья Петракевич Л.О., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Головастиковой М.Д.), кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Алтабаева Вениамина Петровича (г. Красноярск, ОГРНИП 310246822200045) на решение Арбитражного суда Красноярского края от 09.04.2019 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.02.2020 по делу N А33-2334/2018

по иску индивидуального предпринимателя Шункова Алексея Кирилловича (г. Красноярск, ОГРНИП 312246821300094) к индивидуальному предпринимателю Алтабаеву Вениамину Петровичу об обязании прекратить использование коммерческого обозначения "GREEN GREEN", сходного до степени смешения с коммерческим обозначением "GREEN HOUSE", о возмещении убытков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ГРИН ХАУС КОФЕ КРАСНОЯРСК" (ул. Диктатуры Пролетариата, д. 28, пом. 21, г. Красноярск, Красноярский край, 660017, ОГРН 1162468068630).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Алтабаева Вениамина Петровича - Голованова С.И. (по доверенности от 09.11.2018);

от индивидуального предпринимателя Шункова Алексея Кирилловича Ильишкина Т.Г. (по доверенности от 27.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Шунков Алексей Кириллович (далее - истец, предприниматель Шунков А.К.) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к индивидуальному предпринимателю Алтабаеву Вениамину Петровичу (далее - ответчик, предприниматель Алтабаев В.П.) об обязании прекратить использование коммерческого обозначения "GREEN GREEN", сходного до степени смешения с коммерческим обозначением "GREEN HOUSE", о возмещении убытков в размере 1 900 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ГРИН ХАУС КОФЕ КРАСНОЯРСК".

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 09.04.2019, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.02.2020, исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение и постановление отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы ответчик ссылается на нарушение при принятии обжалуемых судебных актов требований статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) в части порядка оспаривания правовой охраны товарного знака GREEN GREEN по свидетельству Российской Федерации N 661226.

Ответчик полагает, что, предъявляя исковые требования о сходстве до степени смешения коммерческих обозначений GREEN GREEN и GREEN HOUSE, предприниматель Шунков А.К. фактически заявил о сходстве до степени смешения не с коммерческим обозначением GREEN GREEN, а с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 661226. Разрешая исковые требования предпринимателя Шункова А.К., суды первой и апелляционной инстанций фактически признали недействительным предоставление правовой охраны данному товарному знаку ввиду сходства до степени смешения с коммерческим обозначением истца. Оспаривание регистрации товарного знака по этому основанию должно было осуществляться в Роспатенте в порядке статьи 1512 ГК РФ.

Ответчик выражает несогласие с выводами суда апелляционной инстанции о наличии в его действиях по регистрации товарного знака признаков злоупотребления правом.

По мнению ответчика, целью регистрации товарного знака GREEN GREEN не может считаться осуществление деятельности с использованием известного в пределах города коммерческого обозначения, поскольку на момент заключения между предпринимателем Шунковым А.К. и предпринимателем Алтабаевым В.П. договоров простого товарищества, спорное коммерческое обозначение GREEN HOUSE в виде белой надписи в зеленом круге не существовало. Обозначение GREEN GREEN является результатом интеллектуальной деятельности предпринимателя Алтабаева В.П.

Ответчик отмечает, что судами не учтено следующее:

- в период заключения договоров простого товарищества, обозначения GREEN HOUSE в виде белой надписи в зеленом круге не существовало. Предпринимателем Шунковым А.К. не предоставлены доказательства, когда именно начало использоваться спорное коммерческое обозначение. В материалах дела имеются доказательства того, что в кофейне GREEN HOUS не используется круглое обозначение GREEN HOUS;

- в решении Арбитражного суда Красноярского края от 04.02.2019 по делу N А33-2388/2018 отсутствует указание на графическое исполнение обозначения GREEN HOUSE (цвет букв, наличие зеленого круга), имеется только указание на существование словесного коммерческого обозначения, поскольку спорное обозначение в рассматриваемый период (2014 - 2016 годы) не существовало.

Предприниматель Алтабаев В.П. отмечает отличия сравниваемых коммерческих обозначений в шрифте, втором словесном элементе и общем впечатлении в силу противоположности цветовой гаммы (белые буквы на зеленом фоне и зеленые буквы на белом). Ссылаясь на наличие у истца только одной кофейни, ответчик полагает, что длительность и объем использования предпринимателем Шунковым А.К. своего коммерческого обозначения GREEN HOUSE, а также распространенность на территории города кофеен GREEN GREEN свидетельствуют об отсутствии для потребителей угрозы смешения данных обозначений.

Ответчик отмечает, что при регистрации двух товарных знаков GREEN GREEN и GREEN HOUSE, являющихся идентичными спорным коммерческим обозначениям, Роспатент не нашел оснований для отказа в регистрации указанных товарных знаков по причине их сходства до степени смешения. В связи с этим предприниматель Алтабаев В.П. считает, что он не мог быть признан злоупотребляющим предоставленными ему правами.

Ответчик указывает на отсутствие оценки его довода о регистрации товарного знака GREEN HOUSE на имя общества с ограниченной ответственностью "ГРИН ХАУС КОФЕ". По мнению ответчика, решением суда первой инстанции создается коллизия, когда исключительное право на товарный знак остается за этим обществом, но при этом действует принадлежащее предпринимателю Шункову А.К. исключительное право на аналогичное коммерческое обозначение.

Ответчик отмечает, что общество с ограниченной ответственностью "ГРИН ХАУС КОФЕ" и общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные технологии" не привлечены к участию в деле, хотя их права могут быть затронуты судебным решением по настоящему делу, поскольку они так же используют коммерческое обозначение GREEN HOUSE.

Предприниматель Алтабаев В.П. ссылается на нарушение норм процессуального права, повлекшее принятие неправильного решения, связанное с использованием в качестве доказательства заключения эксперта, не отвечающего требованиям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик полагает, что суды неправильно применили статью 15 ГК РФ в части взыскания упущенной выгоды. Судами не учтено отсутствие реальности получения доходов предпринимателем Шунковым А.К. с кофеен предпринимателя Алтабаева В.П., которые были открыты за рамками договоров простого товарищества от 15.07.2014 и от 15.02.2015; отсутствие доказательств принятия истцом каких-либо мер к получению доходов; отсутствие возможности получения истцом доходов по причине использования предпринимателем Алтабаевым В.П. нового коммерческого обозначения.

Истец в отзыве на кассационную жалобу, полагая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, просит оставить их без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика доводы кассационной жалобы поддержал, просил отменить решение и постановление, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В соответствии со статьей 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пунктам 1 - 3 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В пунктах 177 и 178 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

По смыслу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Кодексом, требования, в том числе о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 Кодекса.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

В силу положений пункта 6 статьи 1252 ГК РФ обладатель такого исключительного права может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 25.09.2015 истцом заключен договор на разработку фирменного стиля с обществом с ограниченной ответственностью "Проектмаркетинг +1" N 25/09/2015 с дополнительным соглашением от 25.09.2015 N 1, согласно которым истец поручил исполнителю оказание следующего комплекса услуг по разработке фирменных констант торговой марки "Грин Хаус": информационно-маркетинговые услуги, разработка фирменного стиля, разработка сайтов и графических интерфейсов, маркетинговые исследования в области рекламирования услуг, предлагаемых заказчиком, разработка концепций, программ, рекламных кампаний, производство полиграфической и сувенирной продукции согласно письменно оформленному заказу, производство аудио-видеопродукции, дизайн и монтаж выставочных стендов, другие рекламные услуги.

В результате исполнения договора со стороны исполнителя осуществлен ребрендинг коммерческого обозначения GREEN HOUSE. По акту от 05.11.2015 результат выполненных работ передан истцу (брендбук с фирменными константами "Грин Хаус").

Между Шунковым А.К. (товарищ 1) и Алтабаевым В.П. (товарищ 2) 15.07.2014 заключен договор, по условиям которого товарищи обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для создания Кафе быстрого обслуживания на территории: г. Красноярск, пр. имени газеты "Красноярский рабочий", 95/1. Пунктом 1.2 договора предусмотрено обязательное наличие у персонала Кафе быстрого обслуживания форменной одежды с эмблемой предприятия.

В разделе 2 договора согласовано, что вкладом товарища 1 является:

- предоставление и обучение персонала, который будет работать в Кафе; - наименование GREENHOUSE, GREENHOUSE COFFEE, #ghcoffee;

- возможность использования деловой репутации и деловых связей, имеющихся у товарища 1 и основанных на работе GREENHOUSE COFFEE;

- меню, рецептура напитков;

- разработанный фирменный стиль GREENHOUSE COFFEE.

Вкладом товарища 2 являются денежные средства в размере 400 000 рублей, а также право аренды помещения, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. имени газеты "Красноярский рабочий", 95/1. Доля вклада товарища 2 составляет 80%.

Договоры аналогичного содержания заключены между Шунковым А.К. (товарищ 1) и Алтабаевым В.П. (товарищ 2) в отношении объектов, расположенных по адресам: г. Красноярск, пр. Свободный, 89 (договор от 15.02.2015), г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21 (договор от 15.02.2015).

В уведомлении от 23.12.2016 N 2, направленном в адрес ответчика 23.12.2016, согласно квитанции ФГУП "Почта России", истец сообщил ответчику о расторжении указанных договоров простого товарищества и просил с момента получения уведомления прекратить использование наименования GREENHOUSE, GREENHOUSE COFFEE, #ghcoffee, деловой репутации и деловых связей, основанных на работе GREENHOUSE COFFEE, меню, рецептуры напитков, разработанного фирменного стиля GREENHOUSE COFFEE в кафе быстрого обслуживания, расположенных по адресам: г. Красноярск, пр. газеты Красноярский рабочий, 95/1, ул. Академика Павлова, 21, пр. Свободный, 89, а равно в других заведениях, контролируемых ответчиком.

В материалы дела представлен акт осмотра объектов организации общественного питания и закупки товаров сети кофеен "GREEN HOUSE" от 11.01.2017, составленный директором общества с ограниченной ответственностью "ГРИН ХАУС КОФЕ" Тохтобиным Е.А., Оржаховским В.О., Ляшкевич Д.В., согласно которому в период времени с 10.20 мин. до 14 ч. 25 мин. 11.01.2017 произведен осмотр объектов организации общественного питания и закупка товаров сети кофеен "GREEN GREEN", расположенных по следующим адресам: пр. им. газеты Красноярский Рабочий, 95/1 (ост. Торговый центр), пр. им. газеты Красноярский Рабочий, 58/2 (ост. Аэрокосмический университет), пр. им. газеты Красноярский Рабочий, 176г/2 (ост. Предмостная площадь), ул. 78 Добровольческой бригады, 5 г (ост. Аптека), ул. Лиды Прушинской, 5 к З/1, ул. Академика Павлова, 21 (ост. Дворец молодежи) - помещение в здании учреждения культуры. При проведении осмотра производилась фотофиксация с применением технических средств. Объекты организации общественного питания по адресам пр. им. газеты Красноярский Рабочий, 58/2, 95/1, 176 г/2; ул. 78 Добровольческой бригады, 5 г (ост. Аптека); ул. Лиды Прушинской, 5 к З/1 представляют собой отдельно стоящие павильоны, имеющие зал обслуживания посетителей. С целью привлечения внимания покупателей к сети кофеен GREEN GREEN, а также индивидуализации объектов данной сети от иных аналогичных объектов, крыши вышеперечисленных павильонов декорированы в едином стиле: конструкциями белого цвета с надписью зеленого цвета "GREEN GREEN" (фото N 2.1, 3.1, приложения N 1 к акту) или конструкциями (панелями) белого цвета с надписью зеленого цвета "сеть кофеен" с прикрепленной на них конструкцией белого цвета в форме круга с зеленой окантовкой по окружности, а также с выполненной внутри круга надписью зеленого цвета "GREEN GREEN" (фото N 1.1, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2 приложения N 1 к акту). Кофейня GREEN GREEN по адресу ул. Академика Павлова, 21 представляет собой помещение с залом обслуживания посетителей, которое размещено в здании Краевого дворца молодёжи (фото N 6.1 - 6.4 приложения N 1 к акту). Непосредственно рядом с входом в каждый объект организации общественного питания сети кофеен GREEN GREEN, на его стене или входной двери расположена вывеска, информирующая потребителей о времени работы кофейни, адресе объекта и оказывающем услуги лице "ИП Алтабаев В.П. ИНН 246110833078 ОГРН 310246822200045", которая оформлена в виде круга белого цвета с выполненной на нем надписью "GREEN GREEN" зеленого цвета (фото N 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 приложения N 1 к акту). В каждом объекте организации общественного питания сети кофеен GREEN GREEN на стене зала обслуживания посетителей однотипно размещено горизонтально по 3 выполненных в едином стиле информационных стенда, содержащих меню предлагаемых кофейней посетителям напитков (1 стенд - классические напитки: капучино, латте макиато, раф, американо, мокко, какао, чай; 2 стенд - холодные напитки: молочный коктейль, айскрим латте, смузи клубника-банан; горячие напитки: глинтвейн, горячий молочный коктейль, ти латте; 3 стенд - авторские напитки: латте: сырный, соленая карамель, халва, попкорн; раф; цитрусовый, медовый), их объем и стоимость. Содержащиеся на указанных стендах надписи выполнены в едином стиле в зеленом и черном цвете на белом фоне (фото N 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.2). Баристы в каждом объекте организации общественного питания сети кофеен GREEN GREEN имеют одинаковую форменную одежду единого стиля (белая футболка поло, фартук зеленого цвета с выполненной на нем белым цветом надписью "GREEN GREEN"). Каждый бариста имеет именной бейджик прямоугольной формы с надписью "GREEN GREEN", выполненной белыми буквами на зеленом фоне (фото N 1.4, 2.4, 3.4, 4.3, 5.3, 6.3 приложения N 1 к акту). Одновременно с осмотром объектов организации общественного питания сети кофеен GREEN GREEN произведена закупка предлагаемой в них потребителям продуктов общественного питания, в т.ч. горячих и холодных напитков (копии чеков - приложение N 2 к акту). Приобретенные в разных объектах сети кофеен GREEN GREEN напитки - глинтвейн вишневый 350 мл., смузи клубника-банан 475 мл., капучино 350 мл. поданы в термостаканах емкостью 350 мл, и 475 мл. белого цвета с наклейкой по центру стакана круглой этикеткой с надписью зеленого цвета "GREEN GREEN #грингрин" и закрыты крышкой зеленого цвета (фото N 6.4, 7.5 приложения N 1 к акту). При проведении закупки установлено, что во всех товарных чеках, выданных в подтверждение оплаты приобретенных продуктов, в качестве информации об изготовителе (продавце, исполнителе) указана надпись "GREEN GREEN". При этом в данных товарных чеках отсутствует какая-либо иная информация об изготовителе (исполнителе, продавце), позволяющая идентифицировать такого изготовителя (исполнителя, продавца), в частности, в них не указано наименование для организации (фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя); идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшему чек.

Согласно протоколу от 04.07.2017 N 24АА2488379 осмотра нотариусом Сипкиной О.В. информации в сети Интернет на страницах информационного ресурса (сайта) по адресу: www.vk.com/greengreen, ответчик признает: "Перебрав сотни названий, принимая во внимание собственный вклад в развитие первого бренда и так же не желая пугать людей - мы решили остановиться на названии GREEN GREEN" и размещает изображение, представляющее собой соединение коммерческих обозначений "GREEN HOUSE" (левая половина изображения) и "GREEN GREEN" (правая половина изображения).

Ответчиком 14.03.2017 подана заявка на регистрацию товарного знака в отношении услуг 43-го класса МКТУ "бары; кафе; рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" (заявка N 2017709117). Регистрация товарного знака осуществлена 29.06.2018 (свидетельство Российской Федерации N 661226).

В претензии от 21.11.2017, направленной в адрес ответчика, истец просил ответчика прекратить использовать коммерческое обозначение "GREEN GREEN", сходное до степени смешения с коммерческим обозначением "GREEN HOUSE", и возместить 1 200 000 рублей убытков. В письме от 05.01.2018 ответчик отказался от удовлетворения требований истца.

Считая свои права на коммерческое обозначение нарушенными, истец обратился в суд с указанными исковыми требованиями.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что обстоятельства наличия у истца исключительного права на коммерческое обозначение GREEN HOUSE и фактического использования им коммерческого обозначения с 2012 года в связи с открытием кофейни GREEN HOUSE, принадлежащей предпринимателю Шункову А.К., подтверждены судебными актами по делу N А33-2388/2018, которые в силу пункта 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются преюдициальными для рассмотрения настоящего спора.

Суд пришел к выводу о наличии в материалах дела доказательств использования ответчиком принадлежащего истцу коммерческого обозначения "GREEN HOUSE" на основании договора от 15.07.2014, заключенного между истцом и ответчиком.

Суд принял во внимание выводы заключения эксперта от 28.11.2018, согласно которому обозначение "GREEN GREEN", используемое предпринимателем Алтабаевым В.П., представляющее собой зеленый текст "GREEN GREEN" в белом круге с границами зеленого цвета, имеет сходство до степени смешения с коммерческим обозначением "GREEN HOUSE", представляющим собой белый текст "GREEN HOUSE" в зеленом круге.

Кроме того, суд первой инстанции признал доказанным размер убытков истца, исчисленный исходя из согласованной сторонами в договорах товарищества размером платы за использование коммерческого обозначения. размер убытков обоснован согласованным сторонами в договорах товарищества размером платы за пользование коммерческим обозначением, в связи с чем требование истца о взыскании 1 900 000 руб. убытков также подлежит удовлетворению.

При этом суд первой инстанции отклонил довод ответчика о том, что 14.03.2017 им была подана заявка на регистрацию товарного знака в отношении услуг 43-го класса МКТУ "бары; кафе; рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" (заявка N 2017709117) и 29.06.2018 осуществлена регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 661226, поскольку из материалов дела следует приобретение обозначением "GREEN HOUSE" достаточной различительной способности и известности на территории г. Красноярска, и, соответственно, возникновения права на коммерческое наименование общества, в более ранний период, чем права ответчика на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 661226.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Приняв во внимание, что фактическое использование коммерческого обозначение GREEN HOUSE было начато истцом в 2012 году, а впоследствии указанное обозначение использовалось совместно истцом и ответчиком по договорам простого товарищества, суд апелляционной инстанции посчитал злоупотреблением правом действия ответчика по государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 661226, сходного до степени смешения с коммерческим обозначением истца. Суд апелляционной инстанции указал, что цель, преследуемая ответчиком при регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 661226, является очевидной - осуществление коммерческой деятельности с использованием известного в пределах города Красноярска коммерческого обозначения.

Поскольку суд апелляционной инстанции квалифицировал действия ответчика по государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 661226 как злоупотребление правом, суд отклонил его доводы о том, что правовая охрана товарного знака GREEN GREEN, принадлежащего ответчику, не прекращена и не признана недействительной.

Суд по интеллектуальным правам не может признать указанные выводы судов законными и обоснованными в связи со следующим.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик в суде первой и апелляционной инстанций ссылался на то, что используемое им коммерческое обозначение GREEN GREEN является зарегистрированным на его имя в отношении услуг 43-го класса МКТУ "бары; кафе; рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 661226.

Как следует из открытых реестров Роспатента датой приоритета указанного товарного знака является 14.03.2017, дата истечения срока действия исключительного права - 14.03.2027.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Аналогичные разъяснения содержатся в пункте 125 Постановления N 10.

Данные положения применимы и к рассматриваемым отношениям, когда противопоставляются коммерческое обозначение и товарный знак.

Таким образом, до признания в установленном порядке недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку предпринимателя Алтабаева В.П. его действия по использованию товарного знака не могут быть расценены в качестве нарушения прав истца на коммерческое обозначение.

Кроме того, суд кассационной инстанции полагает неправомерными ссылки суда апелляционной инстанции на положения статьи 10 ГК РФ в связи со следующим.

В силу положений пункта 2 статьи 10 ГК РФ злоупотребление правом предусматривает применение лишь тех мер, которые предусмотрены законом.

Одно из таких последствий злоупотребления правом предусмотрено непосредственно названным пунктом статьи 10 Кодекса, и состоит в отказе в иске лицу, злоупотребившему правом.

Между тем вывод о злоупотреблении правом в настоящем споре сделан не в отношении истца, а ответчика.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Таким образом, злоупотребление правом со стороны ответчика при предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 661226 может являться основанием для оспаривания предоставления правовой охраны этому товарному знаку.

С учетом изложенного выводы суда апелляционной инстанции о наличии в действиях ответчика по государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 661226 признаков злоупотребления правом не могут служить основанием для отклонения доводов ответчика о наличии принадлежащего ему указанного товарного знака, правовая охрана которого не прекращена и не признана недействительной.

Принимая во внимание данные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с существенным нарушением норм материального права, которое повлияло на исход дела и без устранения которого невозможны восстановление и защита нарушенных прав ответчика, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах в указанной части, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 09.04.2019 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.02.2020 по делу N А33-2334/2018 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин