Резолютивная часть постановления объявлена 29 мая 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 июня 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2019 по делу N СИП-186/2019

по заявлению иностранного лица "Avito Holding AB" (Sweden, S-111 44, Stockholm, Samuelsgatan 1) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности о признании недействительным решения от 14.12.2018, принятого по результатам рассмотрения заявления иностранного лица "Avito Holding AB".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "КЕХ еКоммерц" (ул. Лесная, д. 7, эт. 15, комн. 1, Москва, 125196, ОГРН 5077746422859).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица "Avito Holding AB" - Петров А.В. и Горский-Мочалов В.Л. (по доверенности от 14.02.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-277/41);

от общества с ограниченной ответственностью "КЕХ еКоммерц" - Железняков А.Е. (по доверенности от 01.07.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо "Avito Holding AB" (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованиями о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 14.12.2018 об отказе в удовлетворении заявления о признании обозначения "Avito" общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации; об обязании Роспатента предоставить правовую охрану обозначению "Avito" на имя иностранного лица "Avito Holding AB" в качестве общеизвестного товарного знака в Российской Федерации с 18.05.2018 для услуг 35-го класса "продвижение товаров для третьих лиц" и 38-го класса "доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "КЕХ еКоммерц" (далее - общество "КЕХ еКоммерц").

Решением Суда по интеллектуальным от 05.12.2019 решение Роспатента от 14.12.2018 признано недействительным как не соответствующее требованиям статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Суд также обязал Роспатент предоставить правовую охрану обозначению "Avito" по заявке от 25.05.2018 N 18-253 ОИ на имя компании в качестве общеизвестного товарного знака в Российской Федерации с 18.05.2018 для услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц" и 38-го класса МКТУ "доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]".

Не согласившись с указанным решением, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе Роспатент, ссылаясь на нарушение судом норм материального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение от 05.12.2019, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как указывает Роспатент, им было установлено следующее: фактическое оказание услуг под обозначением "Avito" осуществляется обществом "КЕХ еКоммерц"; в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие то, что на испрашиваемую дату компания воспринималась среди соответствующих потребителей как лицо, оказывающее услуги 35-го, 38-го классов МКТУ под обозначением "Avito" (далее - источник происхождения).

Как полагает Роспатент, условием признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации является не просто его широкая известность, а та широкая известность, которая по смыслу пункта 3 статьи 1508 ГК РФ обусловливает возможность ассоциации товаров именно с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак.

По мнению Роспатента, условием для предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку является не только фактическая принадлежность товаров, производимых под данным товарным знаком, к определенному источнику происхождения, но и восприятие потребителями заявителя (правообладателя) в качестве источника происхождения таких товаров.

Как отмечает Роспатент, по результатам анализа имеющихся в материалах дела документов им было установлено, что в представленных источниках информации действительно имеются упоминания о том, что обозначение "Avito" принадлежит компании. Вместе с тем из указанных документов следует, что фактическая деятельность под обозначением "Avito" осуществляется на территории Российской Федерации обществом "КЕХ еКоммерц".

В связи с этим, как полагает Роспатент, он пришел к обоснованному выводу о невозможности установить, что на испрашиваемую дату обозначение "Avito" в сознании потребителей было связано исключительно с компанией как источником происхождения заявленных услуг. Наличие названных обстоятельств позволило установить отсутствие оснований для вывода о том, что обозначение "Avito" в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц" и 38-го класса МКТУ "доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]" на испрашиваемую дату (18.05.2018) отвечало требованиям к общеизвестному товарному знаку, изложенным в статье 1508 ГК РФ.

Роспатент считает неправильным вывод суда о том, что наличие контроля компании за деятельностью общества "КЕХ еКоммерц", непосредственно осуществляющего услуги под заявленным обозначением, является достаточным доказательством того, что это обозначение ассоциируется у потребителей с компанией как источником происхождения данных услуг.

Роспатент отмечает, что принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции исследовал лишь вопрос о том, происходят ли заявленные услуги из одного источника, вопрос же наличия у потребителей ассоциаций с правообладателем как источником происхождения данных услуг судом не исследовался.

Как полагает Роспатент, сам по себе факт контроля компанией деятельности общества "КЕХ еКоммерц" не свидетельствует о том, что компания известна потребителю как источник происхождения соответствующих услуг или что потребитель в принципе знает о существовании данного лица.

Роспатент также указывает: представленные в материалы дела статьи, в которых упоминалась компания, в основном содержали информацию о финансовых и корпоративных сделках этой компании; данные материалы были ориентированы на узкую аудиторию и не могли свидетельствовать о широкой известности среднему российскому потребителю компании как источника происхождения услуг, осуществляемых под заявленным обозначением.

По мнению Роспатента, несмотря на то, что доказательства деятельности общества "КЕХ еКоммерц" относятся к соответствующему источнику происхождения данных услуг, вместе с тем они не подтверждают наличие у потребителя ассоциаций с компанией как источником происхождения услуг под заявленным обозначением.

Роспатент считает неправомерным вывод суда о том, что социологический опрос потребителей, проведенный в апреле - мае 2018 г. Лабораторией социологической экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук" (далее - социологический опрос), является объективным.

По утверждению Роспатента, данное социологическое исследование не распространялось на потребителей, которые пользуются указанными услугами нерегулярно, а также на потенциальных потребителей данных услуг. В связи с этим результаты данного социологического исследования не могли быть признаны объективными и отражающими реальную ситуацию, сложившуюся на испрашиваемую дату.

Заявитель кассационной жалобы указывает: общеизвестность товарного знака устанавливается в отношении конкретных услуг, в настоящем деле общеизвестность заявленного обозначения испрашивалась в отношении двух разных услуг, каждая из которых имеет свой круг потребителей; из отчета не следует, что вопросы задавались применительно к конкретным услугам. В связи с этим, как указывает Роспатент, невозможно определить не только то, к какой из заявленных услуг относились ответы респондентов, но и в целом установить, что данные ответы относились к этим услугам.

Роспатент отмечает, что на странице 16 социологического исследования прямо указано: результаты опроса относятся к широкому перечню услуг, среди которых в том числе услуги электронной доски сообщений, по продвижению товаров для третьих лиц, по грузоперевозкам, по предоставлению развлечений, юридические услуги, услуги туристических операторов, услуги по предоставлению культурно-просветительных мероприятий, медицинские услуги.

По мнению Роспатента, результаты ответов респондентов на приведенные выше вопросы относятся ко всей совокупности данных услуг, в связи с чем не могут быть соотнесены с конкретными услугами 35-го и 38-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивалась общеизвестность заявленного обозначения.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что, не исследовав данный вопрос и обязав Роспатент признать заявленное обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, суд первой инстанции фактически лишил административный орган возможности проанализировать указанные обстоятельства, имеющие существенное значение для настоящего дела, при повторном рассмотрении заявления от 25.05.2018.

Компания и общество "КЕХ еКоммерц" представили отзывы на кассационную жалобу Роспатента, в которых, указывая на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просили оставить его без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2020 судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы было отложено на 07.05.2020 ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

В судебном заседании 07.05.2020 президиума Суда по интеллектуальным правам посредством "Онлайн-заседания" с использованием информационной системы "Картотека арбитражных дел" приняли участие представители всех лиц, участвующих в деле.

Представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представители компании и общества "КЕХ еКоммерц" просили оставить без изменения обжалуемый судебный акт как законный и обоснованный.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установил суд первой инстанции, обозначение "Avito" по заявке от 25.05.2018 N 18-253 ОИ, в отношении которого компанией испрашивалось признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Как установил Роспатент, компания, на имя которой испрашивалось признание обозначения "Avito" общеизвестным товарным знаком, была основана в Швеции в 2005 году как компания "Grundstenen 107540" и 28.10.2009 была переименована в компанию "Avito Holding AB".

Роспатент также установил, что в соответствии с результатами социологического опроса на май 2018 г. словесное обозначение "AVITO" известно всем принявшим участие в исследовании респондентам (100%). Подавляющее большинство потребителей (96%) пользовались услугами, предоставляемыми под тестируемым обозначением "AVITO", и ассоциируют его как с услугами электронной доски сообщений (86%), так и с услугами по продвижению товаров для третьих лиц (76%). Большинство опрошенных познакомились с обозначением "AVITO" в период с 2009 по 2014 год.

При этом Роспатент обратил внимание на то, что опрашиваемым респондентам демонстрировалось обозначение "AVITO", выполненное заглавными буквами латинского алфавита, отличающееся от заявленного обозначения "Avito", выполненного заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Кроме того, как указал Роспатент, анализ распечатки сайта avito.ru свидетельствует о том, что фактически оказание заявленных услуг 35-го, 38-го классов МКТУ осуществляется посредством комбинированного обозначения " ", а не заявленного словесного обозначения "Avito".

Административный орган также отметил, что из представленного социологического опроса усматривается, что половина опрошенных респондентов (50%) соотносят словесное обозначение "AVITO" с обществом "КЕХ еКоммерц", при этом подавляющее большинство потребителей (92%) среди предложенных вариантов ответа в качестве правообладателя товарного знака "AVITO" указали "Avito Holding AB". В анкетах на вопросы "Какая компания предоставляет услуги под обозначением "AVITO?" и "Какой компании принадлежат права на обозначение "AVITO?" в качестве вариантов ответов общество "КЕХ еКоммерц" и "Avito Holding AB" одновременно не указывались, что, по мнению Роспатента, снижает достоверность полученных результатов.

На основании изложенного Роспатент установил, что результаты проведенного социологического опроса не позволяют прийти к выводу о том, с каким лицом на дату испрашиваемой общеизвестности ассоциировалось заявленное обозначение "Avito".

При этом административный орган указал, что компания является обладателем исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом "Avito", правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35-го класса МКТУ. Право на использование товарных знаков "AVITO.ru" по свидетельству Российской Федерации N 389773, "AVITO" по свидетельствам Российской Федерации N 456873, N 563626 принадлежит обществу "КЕХ еКоммерц" на основании лицензионного договора от 11.07.2016. Вместе с тем общество "КЕХ еКоммерц" было зарегистрировано в качестве юридического лица 27.03.2007, на дату подачи заявления о признании обозначения "Avito" общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации ее учредителями являлись компания (97,4%) и "Avito AB" (2,6%).

Как установил Роспатент, фактическая деятельность интернет-портала "Avito" и действия по его продвижению осуществлялись обществом "КЕХ еКоммерц". Указанные обстоятельства обусловили вывод административного органа о том, что в сознании российских потребителей обозначение "Avito" прежде всего воспринимается в качестве российского товарного знака.

Роспатент признал, что в представленных источниках информации действительно имеются сведения о принадлежности обозначения "Avito" компании. Однако фактическое осуществление деятельности под обозначением "Avito" обществом "КЕХ еКоммерц", формирующее представление о взаимосвязи этого обозначения с российской компанией, и имеющееся упоминание в средствах массовой информации компании не позволяет сделать вывод о том, с каким лицом ассоциируется обозначение "Avito".

В связи с этим Роспатент не признал доказанным, что в сознании потребителей обозначение "Avito" связано исключительно с компанией и приобрело известность в результате деятельности именно этого лица по оказанию услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц" и 38-го класса МКТУ "доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]".

С учетом изложенного Роспатент принял решение от 14.12.2018 об отказе в удовлетворении заявления компании о признании обозначения "Avito" общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации.

Полагая, что названное решение Роспатента является недействительным в силу его несоответствия закону и нарушает ее права и законные интересы, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

По результатам проверки законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции признал решение Роспатента от 14.12.2018 не соответствующим требованиям статьи 1508 ГК РФ и нарушающим права и законные интересы компании.

При этом суд исходил из того, что общеизвестность товарного знака, вопреки доводам Роспатента, определяется не в отношении конкретного лица, вводящего товар в гражданский оборот и обеспечивающего его доведение до потребителя.

Суд установил, что источником происхождения услуг, непосредственно оказываемых обществом "КЕХ еКоммерц", является компания, поскольку в силу преобладающего участия в уставном капитале данного общества она контролирует оказание услуг под обозначением "AVITO" на территории Российской Федерации.

Суд также учитывал, что права на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 389773, N 456873 и N 563626, включающих словесный элемент "Avito", предоставлены обществу "КЕХ еКоммерц" на основании лицензионного договора от 11.07.2016.

Кроме того, на основании исследования данных социологического опроса суд пришел к выводу: потребители уверенно ассоциируют заявленное обозначение с компанией как источником происхождения названных услуг.

Довод Роспатента о том, что опрашиваемым респондентам демонстрировалось обозначение "AVITO", выполненное заглавными буквами, отличающееся от заявленного обозначения "Avito", выполненного заглавными и строчными буквами латинского алфавита, был отклонен судом первой инстанции.

Суд исходил из того, что изменение регистра букв является несущественным отличием, которое не создает разное впечатление между обозначениями "Avito" и "AVITO", вследствие чего эти обозначения следует считать тождественными. Исполнение словесных элементов заглавными либо прописными буквами не влияет в целом на восприятие потребителем этих элементов.

В связи с этим суд пришел к выводу о том, что демонстрация респондентам при проведении социологического опроса обозначения "AVITO", выполненного заглавными буквами, не влияет на достоверность, объективность и репрезентативность результатов социологического исследования для рассмотрения вопроса об общеизвестности обозначения "Avito".

Более того, как отметил суд, даже в том случае, если полученные результаты социологического опроса являлись бы, по мнению Роспатента, нерелевантными, это не могло бы препятствовать признанию заявленного обозначения общеизвестным товарным знаком, поскольку компанией были представлены в значительном объеме иные доказательства общеизвестности этого обозначения.

Довод Роспатента о том, что фактически оказание заявленных услуг 35-го и 38-го классов МКТУ осуществляется посредством комбинированного обозначения со словесным элементом "Avito", а не заявленного словесного "Avito", судом был признан противоречащим фактическим обстоятельствам дела.

Как установил суд, представленные компанией документы подтверждают активное использование и общеизвестность не столько комбинированного обозначения, сколько словесного знака (названия), что подкрепляется рекламными материалами, опубликованными в различных средствах массовой информации.

Суд принял во внимание то, что словесное обозначение используется также и в названии домена avito.ru, рассматриваемые услуги воплощены именно в функционировании интернет-сервиса avito.ru, доступ к которому возможен миллионам пользователей путем указания URL адреса со словесным элементом "Avito" или перехода по ссылке с этим элементом. Мобильное приложение компании также известно под словесным обозначением, которое пользователи вводят в электронных сервисах AppStore, Google Play для поиска и установки одноименного приложения.

Материалы социологического исследования, как установил суд первой инстанции, подтверждают, что словесное обозначение "Avito" известно 100% респондентов, то есть всем потребителям. Данное обстоятельство дополнительно свидетельствует об ошибочности того мнения Роспатента, что использование графического элемента рядом со словесным обозначением "Avito" негативно повлияло на узнаваемость последнего.

Суд также принял во внимание то, что в выборку были включены шесть городов различных регионов Российской Федерации: Москва (500 человек), Санкт-Петербург (500 человек), Ростов-на-Дону (125 человек), Красноярск (125 человек), Омск (125 человек), Екатеринбург (125 человек).

Принимая во внимание Рекомендации по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 01.06.2001 N 74, суд признал достаточность полученных данных для вывода о репрезентативности социологического опроса.

С учетом изложенного суд признал оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным как не соответствующий положениям статьи 1508 ГК РФ.

Поскольку Роспатент установил фактические обстоятельства, необходимые для принятия соответствующего решения, суд обязал административный орган предоставить правовую охрану обозначению "Avito" по заявке от 25.05.2018 N 18-253 ОИ на имя компании в качестве общеизвестного в Российской Федерации товарного знака с 18.05.2018 для услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц" и 38-го класса МКТУ "доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзывах на нее, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм процессуального и материального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, пришел к следующим выводам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд первой инстанции, принимая во внимание дату подачи компанией заявления о признании обозначения общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации (18.05.2018), правомерно исходил из того, что законодательством, применимым для оценки правомерности выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, являются Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция), ГК РФ, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно принял во внимание Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 года (далее - Соглашение ТРИПС), а также подходы, сформулированные в Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-й серии заседаний Ассамблеи государств - членов ВОИС 20-29.09.1999 (далее - Рекомендация ВОИС) и в Пояснительных примечаниях к ней.

В силу пункта 1 статьи 6.bis Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента заявителем в Роспатент должны быть представлены подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются дата начала использования товарного знака; перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не содержат перечень доказательств, которыми может подтверждаться возможность признания товарного знака общеизвестным.

Подпункт 3 пункта 17 Административного регламента, который направлен на развитие нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, включает в себя примерный, неисчерпывающий перечень доказательств общеизвестности товарного знака, что прямо следует из самой формулировки указанной нормы права.

Как отмечено в статье 6.bis Парижской конвенции и в принятых резолюциях AIPPI (Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности), общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциирующийся с такими товарами как происходящими из определенного источника.

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Соглашения ТРИПС при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, государства-члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендации ВОИС, компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Выбор предъявляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

В соответствии со статьей 2 Рекомендации ВОИС при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

В указанной статье Рекомендации ВОИС приводится ориентировочный перечень факторов, на основании которых можно сделать вывод - является обозначение общеизвестным или нет. Данные факторы могут лишь помочь компетентному органу сделать заключение об общеизвестности знака, но не предопределяют такое заключение. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств.

В некоторых случаях актуальность может иметь совокупность всех факторов, в других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. И наконец, в ряде случаев все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.

При этом ни в национальном законодательстве Российской Федерации, ни в международных договорах не содержатся требования о длительном использовании обозначения для признания его общеизвестным.

Для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и узнаваемость фактическими и/или потенциальными потребителями того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; лицами, участвующими в обеспечении каналов распространения того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; деловыми кругами, занимающимися тем видом товаров и/или услуг, для которых используется знак и ассоциирование с источником происхождения товаров (оказания услуг) с использованием этого средства индивидуализации. Длительность такого использования может быть лишь одним из факторов, но не единственным и не решающим фактором, который влияет на формирование в сознании потребителей определенного представления в отношении заявленного обозначения. Обширность и релевантность круга потребителей применительно к конкретному обозначению также должны определяться компетентным органом с учетом Рекомендации ВОИС, что особенно актуально в отсутствие соответствующего регулирования на национальном уровне государства-члена Парижского союза.

С учетом изложенного податель заявления вправе сам определять объем доказательств, которые, с его точки зрения, подтверждают совокупность необходимых фактов для признания обозначения общеизвестным товарным знаком (широкая известность заявленного обозначения на определенной территории среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя), а административный орган обязан их полно и всесторонне оценить.

В отношении довода о том, что суд первой инстанции не дал оценку позиции Роспатента об отсутствии в материалах административного дела надлежащих доказательств известности компании российским потребителям в качестве источника происхождения услуг, маркированных обозначением "Avito", в связи с чем не имеется оснований для признания данного обозначения соответствующим признакам общеизвестного товарного знака по отношению именно к этому лицу, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

По мнению Роспатента, необходимым условием для признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком является наличие следующих условий:

данный товарный знак приобрел широкую известность в результате деятельности самого заявителя;

используемое для индивидуализации соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника - под таким источником следует понимать заявителя/правообладателя, то есть конкретное лицо.

Исходя из указанной позиции факта приобретения заявленным обозначением широкой известности среди потребителей соответствующих товаров/услуг недостаточно для признания такого обозначения общеизвестным товарным знаком.

Между тем применяемые Роспатентом критерии для оценки спорного обозначения на предмет его общеизвестности основаны на неправильном толковании норм материального права, регулирующих спорные правоотношения.

В силу положений статьи 6.bis Парижской конвенции и принятых резолюций AIPPI (Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности) общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большей части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и который очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного источника.

По смыслу пункта 1 статьи 1508 ГК РФ товарный знак (используемое в качестве товарного знака обозначение) может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак (обозначение) в результате интенсивного использования стал широко известен среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Приведенные выше нормы международного и национального законодательства не связывают признание товарного знака в качестве общеизвестного с условием известности заявителя (как конкретного лица) потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых товарным знаком. Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 3.2 определения от 19.09.2019 N 2145-О по делу о проверке конституционности положений подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ во взаимосвязи с положениями статьи 1508 Кодекса, общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение.

Для целей применения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ определяющей является общеизвестность потребителям именно заявленного обозначения, а не известность заявителя, который обратился в компетентный орган за признанием указанного факта действительности.

Следовательно, общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя.

Поэтому подход, который предполагает необходимость доказывания заявителем общеизвестности товарного знака как обозначения конкретного лица (заявителя), широко известного потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых заявленным обозначением, не соответствует смыслу статьи 6.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

Данный подход не согласуется также и с функцией товарного знака как обозначения, служащего средством индивидуализации товаров, но не лиц, производящих эти товары (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ).

Пункт 1 статьи 1508 ГК РФ, говоря о том, что товарный знак или обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя, имеет в виду, что общеизвестность устанавливается не в отношении обозначения абстрактно, а с учетом конкретных товаров, для индивидуализации которых это обозначение использовалось.

Это согласуется с правовой природой общеизвестного товарного знака как вида товарных знаков.

Значение слов "товаров заявителя" в пункте 1 статьи 1508 ГК РФ совпадает со смыслом, заложенным в указании о товарах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пункте 1 статьи 1477 Кодекса.

Обозначение становится широко известным в результате его использования конкретным лицом - заявителем или конкретными связанными с заявителем лицами.

Как и в отношении любых иных товарных знаков, потребитель полагает, что все товары, маркированные конкретным обозначением, происходят из одного источника, но не обязательно имеет возможность его точно указать.

Даже если исходить из обоснованности позиции Роспатента о необходимости знания потребителями конкретного источника, то в настоящем деле суд дал оценку не только доказательствам, направленным на установление факта общеизвестности заявленного обозначения в результате действий взаимосвязанных лиц (достаточного условия для признания данного обозначения общеизвестным), но и доказательствам, касающимся известности конкретного источника происхождения товаров, маркированных заявляемым на регистрацию обозначением (излишнего условия для признания данного факта).

Суд исходил из того, что общеизвестность товарного знака может определяться не только в отношении конкретного производителя.

Как усматривается из материалов дела и установил суд первой инстанции, источником происхождения услуг, непосредственно оказываемых обществом "КЕХ еКоммерц", является компания, поскольку она контролирует оказание услуг под обозначением "AVITO" на территории Российской Федерации, имея долю в уставном капитале этого общества в размере 97,4%.

Суд первой инстанции отметил, что согласно пункту 22.3 устава общества "КЕХ еКоммерц" наличие указанной доли в уставном капитале означает полный контроль компании в отношении решений собрания данного общества в силу преобладающего участия компании в уставном капитале общества "КЕХ еКоммерц". Согласно пункту 23.1 устава к компетенции собрания относится определение основных направлений деятельности, в том числе одобрение начала или прекращения обществом "КЕХ еКоммерц" любого существенного направления коммерческой деятельности или любое существенное изменение такой коммерческой деятельности.

В связи с этим суд пришел к выводу о том, что коммерческая деятельность общества "КЕХ еКоммерц" на территории Российской Федерации осуществляется под контролем и с одобрения компании, при этом потребители уверенно ассоциируют обозначение "AVITO" с компанией как источником происхождения услуг.

Суд первой инстанции также учитывал, что компания является правообладателем серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом "Avito". Права на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 389773, N 456873 и N 563626, включающих словесный элемент "Avito", предоставлены обществу "КЕХ еКоммерц" на основании лицензионного договора от 11.07.2016.

Тот довод Роспатента, что суд первой инстанции исследовал лишь вопрос о том, происходят ли заявленные услуги из одного источника, вопрос же наличия у потребителей ассоциаций с правообладателем как источником происхождения данных услуг, суд не исследовал, подлежит отклонению в связи со следующим.

Как установил суд первой инстанции, согласно социологическому опросу словесное обозначение "AVITO" известно всем принявшим участие в исследовании респондентам (100%). Подавляющее большинство потребителей (96%) пользовались услугами, предоставляемыми под тестируемым обозначением "AVITO", и ассоциируют его как с услугами электронной доски сообщений (86%), так и с услугами по продвижению товаров для третьих лиц (76%). Большинство опрошенных познакомились с обозначением "AVITO" в период с 2009 по 2014 год.

Доводы Роспатента о том, что половина опрошенных респондентов (50%) соотносят словесное обозначение "AVITO" с обществом "КЕХ еКоммерц", а в анкетах в качестве ответов на поставленные вопросы компания и названное общество одновременно не указывались, что, по мнению административного органа, снижает достоверность полученных результатов, не были признаны судом первой инстанции состоятельными.

Как установил суд, из социологического опроса следует, что подавляющее большинство потребителей (92%) среди предложенных вариантов ответа в качестве правообладателя товарного знака "AVITO" указали компанию. При этом общество "КЕХ еКоммерц" было выбрано именно как лицо, оказывающее услуги под обозначением "AVITO", а компания - как правообладатель товарного знака. Принимая во внимание названные обстоятельства, суд пришел к выводу: потребители уверенно ассоциируют заявленное обозначение с компанией как источником происхождения этих услуг.

Таким образом, вопреки доводу Роспатента, вопрос наличия у потребителей ассоциаций с правообладателем (компанией) как источником происхождения данных услуг суд исследовал, что позволило ему прийти к вышеуказанному выводу.

Довод Роспатента о том, что результаты ответов респондентов на приведенные выше вопросы относятся ко всей совокупности данных услуг, в связи с чем не могут быть соотнесены с конкретными услугами 35-го и 38-го классов МКТУ, для индивидуализации которых испрашивалась общеизвестность заявленного обозначения, был предметом изучения суда первой инстанции и получил надлежащую оценку.

Суд отклонил указанные доводы Роспатента как противоречащие материалам дела. При этом суд отметил: под N 3 в анкете респондентам задавался вопрос о том, с какими услугами ассоциируется обозначение "Avito", а под N 5 - пользовались ли респонденты услугами под обозначением "Avito". В соответствии с результатами опроса 86% респондентов ассоциируют обозначение "Avito" с услугами электронной доски сообщений, 76% потребителей также ассоциируют его с услугами по продвижению товаров для третьих лиц, 94% потребителей пользовались услугами под обозначением "Avito.

С учетом изложенного доводы Роспатента о том, что результаты ответов респондентов на приведенные выше вопросы относятся ко всей совокупности данных услуг, в связи с чем не могут быть соотнесены с конкретными услугами 35-го и 38-го классов МКТУ, для индивидуализации которых испрашивалась общеизвестность заявленного обозначения, не соответствуют содержанию обжалуемого судебного акта и имеющимся в деле доказательствам.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым указать, что широкая известность обозначения "Avito" в отношении рассматриваемых услуг как происходящих от определенного источника была установлена судом не только на основании данных социологического опроса.

При установлении данного обстоятельства суд также учитывал статьи в средствах массовой информации, таблицы базы данных Mediascope о количестве просмотров рекламы, рекламные материалы, справки о выручке за рекламные и прочие услуги, отчеты по мероприятиям с использованием обозначения "Avito", фотографии наград "Avito", а также представленные компанией в обоснование общеизвестности обозначения "Avito" другие доказательства, перечень которых приведен судом на страницах 4-9 обжалуемого судебного акта.

Кассационная жалоба не содержит доводы, опровергающие достоверность и относимость данных доказательств, а также доводы, указывающие на несоответствие выводов суда этим доказательствам.

Таким образом, на основании анализа представленных компанией доказательств суд установил, что обозначение "AVITO" в результате его интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известно в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении конкретных услуг, для индивидуализации которых это обозначение использовалось.

Кроме того, суд признал подтвержденными имеющимися в деле доказательствами, что источником происхождения услуг под обозначением "AVITO" на территории Российской Федерации являются компания и связанные с нею лица.

Наличие указанных обстоятельств является необходимым и достаточным условием для признания товарного знака (обозначения) общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Установление судом обстоятельств, касающихся известности потребителям соответствующих услуг, маркируемых спорным обозначением, именно компании как источника происхождения таких услуг, является избыточным для целей применения статьи 1508 ГК РФ.

Довод подателя кассационной жалобы о том, что, обязав Роспатент признать заявленное обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, суд фактически лишил административный орган возможности проанализировать указанные обстоятельства, имеющие существенное значение для настоящего дела, при повторном рассмотрении заявления от 25.05.2018, является несостоятельным ввиду следующего.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются. Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

В пункте 4.3 Правил N 56 предусмотрена обязанность Роспатента обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 136 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при рассмотрении дел, связанных с оспариванием решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, судам следует учитывать, что нарушения данным административным органом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи данного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать административный орган выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Как усматривается из обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции не установил существенных нарушений Роспатентом процедуры принятия оспариваемого ненормативного правового акта. Вместе с тем суд признал установленными фактические обстоятельства, требующиеся для вынесения соответствующего судебного решения.

В связи с этим суд правомерно обязал административный орган устранить допущенное нарушение путем предоставления правовой охраны названному обозначению в качестве общеизвестного товарного знака.

По существу, доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, сводятся к несогласию Роспатента с осуществленной судом первой инстанции оценкой доказательств и установленных фактических обстоятельств.

В связи с тем что пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия их выводов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2019 по делу N СИП-186/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина