Резолютивная часть постановления объявлена 12 мая 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 мая 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Данилова Г.Ю., Химичева В.А. - рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Novomatic AG (Wiener Strasse 158, 2352, Gumpoldskirchen, Osterreich) на решение Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2019 по делу № СИП-24/2019

по заявлению иностранного лица Novomatic AG о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.10.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 03.03.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 506873.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Smernax Holdings Limited (Archbishop Makarios III, 73 Methonis Tower, Floor 7, Flat 704, 1070, Nicosia, Cyprus).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Novomatic AG - Семенова Е.А. (по доверенности от 20.05.2019 № 77 АГ 12902770), Пилюгина В.С. (по доверенности от 25.11.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 07.04.2020 № 01/32-285/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Novomatic AG (далее - Novomatic AG) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.10.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 03.03.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 506873.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Smernax Holdings Limited (далее - Smernax Holdings Limited, третье лицо).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам кассационной жалобе Novomatic AG, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права и на несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение от 19.11.2019 отменить.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу о наличии между Novomatic AG и третьим лицом спора о принадлежности исключительных прав на изображение. Novomatic AG полагает, что доказательства, представленные в материалы дела, подтверждают, что спор о праве отсутствует.

В кассационной жалобе отмечено, что в абзаце пятом страницы 12 решения суда указано: вывод административного органа об имеющемся между Novomatic AG и Smernax Holdings Limited споре о принадлежности исключительного права на изображение в заявлении не оспаривается. По мнению заявителя кассационной жалобы, данный вывод суда первой инстанции опровергается текстом заявления. Так, на странице 7 поданного в суд первой инстанции заявления Novomatic AG оспаривало вывод административного органа о наличии спора о принадлежности исключительных авторских прав на изображение персонажа, являющегося изобразительным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 506873. В опровержение соответствующих выводов Роспатента Novomatic AG указывало, что в данном деле такой спор (страница 8 заявления) отсутствует.

Выражая несогласие с отклонением судом первой инстанции довода Novomatic AG о том, что спор об авторстве и о принадлежности исключительных авторских прав не мог возникнуть между сторонами - юридическими лицами, так как закон не ограничивает граждан и юридических лиц в возможности оспаривания каких-либо прав, заявитель кассационной жалобы обращает внимание на следующее.

Несмотря на то что юридическое лицо действительно не лишено законной возможности оспаривать какие-либо права, в соответствии со статьей 1265 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) под правом авторства понимается право признаваться автором произведения. Статьей 1257 ГК РФ установлено, что автором может являться только физическое лицо.

Данными обстоятельствами заявитель кассационной жалобы аргументирует свой довод о том, что спор об авторстве невозможен исключительно между двумя юридическими лицами, соответствующий вывод суда первой инстанции полагает несостоятельным.

В кассационной жалобе также обращено внимание на следующее: суд первой инстанции не исследовал представленные в материалы дела доказательства, что отразил в судебном акте (абзац третий страницы 14 решения суда).

Вместе с тем Novomatic AG отмечает, что единственным документом, на основании которого суд первой инстанции сделал вывод о наличии спора о принадлежности исключительного авторского права на изображение, представляющее собой изобразительный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 506873, является представленная третьим лицом копия Дополнительного соглашения от 04.05.2009 № 1 (далее - Дополнительное соглашение) к договору на разработку технического задания от 04.05.2009 № KF/09-01 (далее - Договор).

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции должен был установить обстоятельства возникновения авторского права и перехода этого права к обществу с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма АМ» (далее - общество «Консалтинговая фирма АМ») и далее к третьему лицу.

Novomatic AG также отмечает несоответствие материалам дела изложенного на странице 13 решения вывода суда первой инстанции об отсутствии в спорном ненормативном акте выводов о недоказанности принадлежности заявителю исключительных авторских прав на спорное обозначение. По мнению заявителя кассационной жалобы, данное утверждение суда первой инстанции опровергается содержанием решения административного органа, где в абзаце третьем на странице 13 указано, что в основу доказательственной базы Novomatic AG положены письменные показания, которые могут выступать в качестве дополнительных доказательств при наличии объективных источников информации, подтверждающих дату создания или публикации произведения. Таких документов, по мнению Роспатента, возражение не содержит. По утверждению Novomatic AG, данный вывод административного органа свидетельствует о недостаточности представленных последним доказательств.

Вместе с тем заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции не применил положения пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, подлежащие применению в рассматриваемом случае. Аргументируя указанный довод, заявитель кассационной жалобы отмечает, что ошибочный вывод суда первой инстанции о наличии спора о праве привел к игнорированию судом первой инстанции представленных Novomatic AG в материалы дела доказательств в подтверждение наличия у указанного лица исключительных авторских прав, а также в подтверждение известности спорного обозначения на территории Российской Федерации.

По мнению Novomatic AG, данные обстоятельства подтверждают, что суд первой инстанции не исследовал обстоятельства, необходимые для оценки соответствия регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

В кассационной жалобе также указано на нарушение судом первой инстанции права Novomatic AG на судебную защиту. По утверждению Novomatic AG, суд первой инстанции ошибочно отказался исключить из материалов дела документ, достоверность которого не подтверждена.

Novomatic AG не согласно с результатами рассмотрения судом первой инстанции заявленного ходатайства о фальсификации доказательств.

В соответствии со статьей 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатент представил отзыв на кассационную жалобу, в котором он не согласился с изложенными в ней доводами, считал решение суда законным и обоснованным, принятым в полном соответствии с нормами материального и процессуального права, В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители Novomatic AG поддержали кассационную жалобу, просили ее удовлетворить.

Представитель Роспатента заявил о согласии с принятым судом первой инстанции решением и возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Smernax Holdings Limited, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя в судебное заседание не направило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, изобразительный товарный знак по заявке № 2012744521 с приоритетом от 19.12.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.02.2014 под № 506873 на имя Smernax Holdings Limited в отношении товаров 9, 16, 28-го классов и услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Novomatic AG 03.03.2016 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 506873, мотивированным тождеством указанного товарного знака с изображением фрагмента известного произведения (игры Beetle Mania), исключительное право на которое принадлежит заявителю возражения. Novomatic AG полагало, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 506873 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 9 и 10 статьи 1483 ГК РФ в редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 321-ФЗ, действовавшей на дату приоритета спорного товарного знака.

Доводы лица, подавшего возражение, сводились к следующему:

Novomatic AG является одним из мировых лидеров в сфере разработки и производства игровых программ, игр и игровых автоматов, предлагающихся к продаже, в том числе в Российской Федерации;

перечень игр и игровых программ содержится на официальном сайте www.novomatic. com;

одной из популярных игр компании Novomatic AG является «Beetle Mania», фрагмент которой представляет собой фантазийное графическое изображение насекомого с головой и туловищем зеленого цвета и крыльями желтого цвета с бежевыми крапинками, на голове насекомого изображены два усика, два крупных глаза, намечены ноздри и улыбка, тело и голова насекомого разделены полоской, такими же двумя полосками тело насекомого визуально разделено на три части, изображение насекомого расположено на фоне круга;

вышеуказанное изображение было разработано Томасом Татко в период с июля по сентябрь 1999 г., т.е. задолго до даты приоритета спорного товарного знака (19.12.2012);

Novomatic AG является обладателем как авторских прав на вышеуказанную игру, представляющую собой программу для ЭВМ, так и на входящие в ее состав изображения, что подтверждается документами возражения;

изображения игры используются Novomatic AG для продвижения своей деятельности на публичных мероприятиях, доступных широкому кругу лиц, в том числе специалистов и поставщиков, занятых в индустрии игорного бизнеса;

Novomatic AG не предоставляло Smernax Holdings Limited какие-либо права на использование или регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественность которого с вышеуказанным изображением очевидна;

подача возражения направлена на защиту нарушенных прав правообладателя изображения - Novomatic AG, следовательно, указанное лицо является заинтересованным в подаче возражения.

Правообладатель спорного товарного знака представил в Роспатент по мотивам возражения свой отзыв, основные доводы которого сводились к следующему:

правообладатель использует в спорном товарном знаке свой собственный объект авторского права, исключительное право на который передано ему Договору, заключенному с обществом «Консалтинговая фирма АМ»;

в рамках этого Договора правообладатель принял на себя обязательство по выполнению комплекса работ, связанных с разработкой технического задания на изготовление лотерейных квитанций бестиражных лотерей при помощи компьютерной программы, правообладателем которой он является, при этом в Дополнительном соглашении отмечается, что общество «Консалтинговая фирма АМ» отчуждает исключительные права на объекты авторского права правообладателю и гарантирует, что приобретаемые права не нарушают права третьих лиц;

в Дополнительном соглашении содержится ряд изображений, являющихся объектами авторских прав, которые имели в виду стороны, в том числе и изображение, совпадающее со спорным товарным знаком;

данные изображения были созданы еще в начале 90-х годов XX века, а у общества «Консалтинговая фирма АМ» имеется договор с создавшим их художником;

обладателем исключительного авторского права на изображение, включенное в спорный товарный знак, принадлежит не Novomatic AG, а Smernax Holdings Limited;

анализ представленных Novomatic AG доказательств показывает, что они не могут быть признаны достоверными и не подтверждают наличие исключительного права на спорное изображение у Novomatic AG;

письменные показания (аффидевиты) и объяснения иностранных граждан и организаций не могут быть признаны доказательствами принадлежности исключительного права, особенно если они опровергаются другими доказательствами, являются неполными и неточными, даны заинтересованными лицами;

не могут учитываться в качестве доказательств сведения из «Internet Archive», поскольку согласно условиям использования данного сервиса последний не ручается за достоверность размещенных материалов, а кроме того, названные сведения представлены после подачи возражения и не относятся к словарно-справочным источникам информации;

правообладатель не оспаривает известность Novomatic AG и его игр в целом, однако в материалах возражения нет никаких сведений об использовании на территории Российской Федерации именно спорного изображения.

Решением Роспатента от 21.07.2016 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 506873 была прекращена. Решение Роспатента от 21.07.2016 было оспорено в судебном порядке (дело № СИП-526/2017).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018, оставленным без изменений постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2018, решение Роспатент от 21.07.2016 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 506873 было признано недействительным как не соответствующее требованиям статьи 1513 ГК РФ. В целях восстановления нарушенных прав Smernax Holdings Limited суд обязал Роспатент восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 506873 и повторно рассмотреть возражение Novomatic AG против предоставления правовой охраны этому товарному знаку.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018 по делу № СИП-526/2017 возражение Novomatic AG от 03.03.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 506873 повторно рассмотрено административным органом.

По результатам повторного рассмотрения возражения Novomatic AG Роспатент принял решение от 15.10.2018 об отказе в его удовлетворении и об оставлении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 506873 в силе.

Решение Роспатента обусловлено тем, что административный орган не смог сделать вывод о соответствии или несоответствии спорного товарного знака положениям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ в соответствующей редакции, так как обе компании ссылались на наличие у них авторского права на произведение, тождественное спорному товарному знаку, и подвергали сомнению достоверность представленных в обоснование этого утверждения доказательств, в то время как исходя из добросовестности и добропорядочности сторон, участвующих в споре, Роспатент не смог оценить представленные документы по критерию достоверности, поскольку это не входит в его полномочия.

В решении Роспатента от 15.08.2018 отмечено, что разрешение споров по поводу авторства и принадлежности исключительных прав на объекты авторского права не входит в полномочия административного органа и относится к компетенции суда.

Административный орган обратил внимание на то, что в основу доказательной базы лица, подавшего возражение, положены письменные показания (аффидевиты), которые могут выступать в качестве дополнительных доказательств при наличии объективных источников информации, подтверждающих дату создания или публикации (обнародования) произведения, однако такие документы возражение не содержит.

Роспатент также пришел к выводу о том, что вышеуказанные документы не дают оснований для обоснованного вывода об известности на территории Российской Федерации произведения, тождественного спорному товарному знаку.

В отношении приведенных Novomatic AG доводов о несоответствии спорной регистрации положениям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ возражение Роспатентом не рассматривалось, поскольку положения данной статьи Кодекса в указываемой подателем возражения редакции не существовали на дату приоритета спорного товарного знака (вступили в силу только с 01.10.2014).

Несогласие Novomatic AG с принятым административным органом ненормативным правовым актом по результатам повторного рассмотрения возражения послужило основанием для обращения указанного лица в Суд по интеллектуальным правам.

Рассматривая заявление Novomatic AG, суд первой инстанции согласился с изложенными в решении Роспатента выводами. Исследовав представленные в материалы дела доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, суд первой инстанции счел обоснованным мнение административного органа о том, что между компаниями Novomatic AG и Smernax Holdings Limited есть спор о принадлежности исключительного авторского права на изображение, являющееся изобразительным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 506873.

Тот довод Novomatic AG, что Роспатент пришел к ошибочному выводу о недоказанности принадлежности указанному лицу исключительных авторских прав на спорное обозначение, отклонен судом первой инстанции как неподтвержденный.

Суд первой инстанции также указал на отсутствие в оспариваемом ненормативном акте вывода о недоказанности принадлежности заявителю исключительных авторских прав на спорное обозначение.

Рассматривая настоящее дело по заявлению об оспаривании решения административного органа, поданному в порядке, установленном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции исходя из своей компетенции, закрепленной статьей 34 названного Кодекса и статьей 434 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», указал на отсутствие у него полномочий по рассмотрению спора о принадлежности исключительного авторского права на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака.

Выводы Роспатента по результатам оценки доказательств, представленных в подтверждение доводов о наличии у Novomatic AG исключительного авторского права на произведение, в том числе об оценке аффидевитов, нотариально заверенного протокола осмотра доказательств, суд счел преждевременными, но не влияющими на окончательное решение административного органа об отсутствии у него полномочий по рассмотрению спора о принадлежности авторского права подателю возражения или правообладателю товарного знака.

В отношении указанных доводов и доказательств суд первой инстанции отметил, что аргументы, касающиеся их оценки, не рассматриваются как не имеющие отношения к спору с учетом его предмета, основания и компетенции Суда по интеллектуальным правам как суда первой инстанции.

Проверив обоснованность заявления о фальсификации доказательства в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил, что, заявляя о фальсификации Дополнительного соглашения, Novomatic AG фактически оспаривает его содержание.

Вместе с тем суд первой инстанции установил, что доказательств в подтверждение того, что в Дополнительном соглашении содержатся подделка, искажение, подмена подлинной информации или ее носителя информацией ложной, мнимой, происходящей из ненадлежащего источника или полученной с нарушением установленного порядка, Novomatic AG не представило.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что действительность Дополнительного соглашения в установленном законом порядке Novomatic AG не оспорена. Суд первой инстанции также указал, что сомнения Novomatic AG в экономической обоснованности сделки общества «Консалтинговая фирма АМ» и в дате составления Дополнительного соглашения в настоящем случае не относятся к предмету рассматриваемого требования.

Вместе с тем при рассмотрении заявления Novomatic AG о фальсификации Дополнительного соглашения суд первой инстанции исследовал довод о его ненадлежащем заверении и об отсутствии подлинника этого документа.

При рассмотрении заявления о фальсификации доказательств суд первой инстанции также установил, что в связи с отсутствием у Novomatic AG копий или подлинников данного документа, отличающихся по содержанию от имеющегося в материалах административного дела, а также ввиду отсутствия в федеральном законе или в ином нормативном правовом акте специальных требований о необходимости подтверждения обстоятельств дела только подлинником этого документа, с учетом доводов Novomatic AG, оспаривающего по существу только содержание Дополнительного соглашения и его экономическую целесообразность, суд не усмотрел оснований для исследования именно подлинника данного документа исходя из положений пункта 9 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Данные обстоятельства позволили суду первой инстанции прийти к выводу о том, что соответствующие доводы Novomatic AG носят предположительный характер и документально не подтверждены. Заявление Novomatic AG о фальсификации Дополнительного соглашения отклонено судом первой инстанции.

Суд первой инстанции также рассмотрел и отклонил как необоснованный довод Novomatic AG о том, что действия по регистрации спорного товарного знака на имя Smernax Holdings Limited являются злоупотреблением правом.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что Novomatic AG не оспаривает выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве, включающем в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака). Не ставятся под сомнения в кассационной жалобе выводы суда первой инстанции об отсутствии в действиях Smernax Holdings Limited по регистрации спорного товарного знака признаков злоупотребления правом, а также об отсутствии оснований для поверки обоснованности оспариваемого ненормативного акта соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в письменных пояснениях на нее, выслушав явившихся в судебное заседание представителей заявителя кассационной жалобы и административного органа, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Рассматривая заявленные Novomatic AG требования, суд первой инстанции установил, что спорный товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 506873 представляет собой изобразительное обозначение, которое включает изображение летающего насекомого, с туловищем зеленого цвета, крыльями желтого цвета с крапинами, расположенного на фоне круга желтого цвета.

Изображение элемента игры «Beetle Mania», на наличие исключительного права на которое ссылается Novomatic AG, « » также представляет собой летающее насекомое, с туловищем зеленого цвета, крыльями желтого цвета с крапинами, расположенное на фоне круга синего цвета.

Суд первой инстанции установил, что в материалы административного дела представлены сведения о наличии у Novomatic AG исключительного права на изображение, которое, по его мнению, является тождественным спорному товарному знаку. Правообладатель спорного товарного знака, в свою очередь, также представил сведения о наличии у Smernax Holdings Limited исключительного права на изображение, зарегистрированное в качестве товарного знака.

Данные обстоятельства обуславливают вывод суда первой инстанции о наличии между Novomatic AG и Smernax Holdings Limited спора о принадлежности исключительного авторского права на изображение, зарегистрированное в качестве изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 506873, который не подлежал разрешению Роспатентом на стадии рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны спорному обозначению.

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции при рассмотрении спора не учел следующее.

Пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности отнесены, в частности, произведения науки, литературы и искусства, интеллектуальные права на которые являются авторскими правами (пункт 1 статьи 1225 Кодекса).

Согласно разъяснениям, данным в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, рассматриваются судами общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением споров об авторстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и секретов производства (ноу-хау), которые с учетом подпункта 5 пункта 1, абзаца второго пункта 2 статьи 1398, глав 73 и 75 ГК РФ, пункта 6 части 6 статьи 27, абзаца пятого пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Из правовой позиции, отраженной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.02.2011 № 9095/10 по делу № А40-76179/09-110-405, с очевидностью следует, что споры между юридическими лицами - правообладателями исключительных авторских прав на произведения относятся к компетенции арбитражных судов.

Для определения отсутствия у Роспатента полномочий по рассмотрению возражения, заявленного по основаниям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, в связи с наличием спора о принадлежности прав на изображение, суд первой инстанции должен был определить конкретный результат интеллектуальной деятельности, являющийся предметом спора участвующих в деле лиц.

Вместе с тем из текста судебного акта невозможно сделать вывод, о каком именно результате интеллектуальной деятельности «имеет место спор о принадлежности исключительных авторских прав на изображение персонажа, являющегося изобразительным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 506873».

Как установлено судом первой инстанции, Novomatic AG указывает на наличие у него исключительного права на изображение (летающее насекомое с туловищем зеленого цвета, крыльями желтого цвета с крапинами, расположенное на фоне круга синего цвета), тогда как Smernax Holdings Limited указывает на наличие исключительного права на изображение  (летающее насекомое с туловищем зеленого цвета, крыльями желтого цвета с крапинами, расположенного на фоне круга желтого цвета.

В обжалуемом решении не установлено, являются эти изображения одним либо разными объектами интеллектуальных прав. Из обжалуемого решения также не усматривается, о каком именно результате интеллектуальной деятельности возник спор о принадлежности исключительных прав на него.

Вместе с тем без установления указанных обстоятельств выводы о наличии спора о принадлежности исключительного авторского права на один результат интеллектуальной деятельности являются преждевременными.

После определения того, ссылаются лица на существование одного или двух объектов авторского права, суд должен был установить факт обладания лицами, участвующими в деле, исключительными правами на вышеуказанные изображения, получившими их на основании договоров об отчуждении исключительного права.

В случае если Novomatic AG и Smernax Holdings Limited спорят в отношении обладания исключительным правом на одно изображение, суд в пределах своей компетенции должен установить, кому из них принадлежит такое право.

В случае если таких изображений два, суд должен последовательно установить:

какое произведение использовано в спорном товарном знаке;

какое произведение создано раньше;

является позже созданное произведение самостоятельным результатом творческого труда автора или производным произведением (поскольку, как отмечено в пункте 88 Постановления № 10, использование производного произведения, созданного с нарушением прав авторов (иных правообладателей) использованных произведений, является нарушением прав последних).

К данным выводам суд первой инстанции не мог прийти без исследования всей совокупности доказательств, представленных Novomatic AG при рассмотрении возражения в Роспатенте и Smernax Holdings Limited при рассмотрении дела в суде, об обстоятельствах возникновения авторского права и перехода этого права к заявителю возражения и правопредшественнику правообладателя.

Между тем суд первой инстанции устранился от исследования каких-либо доказательств, сославших на их неотносимость к настоящему спору.

В связи с этим является непоследовательной и позиция суда, рассмотревшего вопрос о фальсификации доказательства, признанного им не имеющим отношения к рассматриваемому делу.

Между тем исходя из текста судебного акта правообладатель спорного товарного знака подтверждает как факт существования второго объекта авторского права, так и свое исключительное право на него исключительно на основании Дополнительного соглашения.

В силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

По результатам проверки законности обжалуемого решения суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебного акта ввиду неполного исследования обстоятельств дела и нарушения норм процессуального права.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения требуются исследование и оценка доказательств, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, в том числе проверить обстоятельства приобретения исключительных прав на спорный объект (объекты) авторского права, проанализировать возражения третьих лиц на данные доводы, привести мотивы, по которым суд придет к своим выводам, и на основе этого исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2019 по делу № СИП-24/2019 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев