Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 марта 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Рогожина С.П., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Никитенко Александра Петровича (Москва, ОГРНИП 304770001271538) на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2019 по делу N А40-217317/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2019 по тому же делу,

по иску индивидуального предпринимателя Никитенко Александра Петровича к индивидуальному предпринимателю Беденко Сергею Александровичу (Москва, ОГРНИП 313774635401339) о защите исключительных прав на изобретение и взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Никитенко А.П. - Никитенко С.А. (по доверенности от 10.08.2015 N 50 АА 7268293);

от индивидуального предпринимателя Беденко С.А. - Елизаров В.Ю. (по доверенности от 07.12.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Никитенко Александр Петрович (далее - предприниматель Никитенко А.П., истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к индивидуальному предпринимателю Беденко Сергею Александровичу (далее - предприниматель Беденко С.А., ответчик) о запрете осуществлять любые действия, нарушающие исключительные права истца на изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации N 2468167, и взыскании 6 413 300 рублей в возмещение убытков.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2019, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актам, предприниматель Никитенко А.П. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение судами норм материального права, неполное исследование обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции в ином судебном составе.

В кассационной жалобе предприниматель Никитенко А.П. указал, что выводы судов основаны на недостоверных выводах эксперта, изложенных в экспертном исследовании, сделанном по результатам проведения патентоведческой экспертизы, при этом суд первой инстанции необоснованно в нарушение норм процессуального права отклонил ходатайство истца о проведении по делу повторной экспертизы.

Истец также отметил, что суды неверно применили положение подпункта 6 статьи 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку изобретение истца было ошибочно отнесено к продукту, введенному в гражданский оборот, а не к способу его применения.

Как указал истец, наличие у теплоизоляционных панелей " " конструктивных элементов, исходя из описания к патенту Российской Федерации N 2468165 не является способом их установки, однако данное обстоятельство не принято судами во внимание. При этом следует разграничивать изобретение, как технические решения в любой области, которые могут относиться либо к продукту, либо к способу.

Оспаривая судебные акты, истец обращает внимание, что "формула спорного изобретения и его техническое описание, связанное со способом установки теплоизоляционных панелей , официально опубликовано в бюллетене ФИПС и находится в свободном доступе, что не исключает возможности ответчиком нарушать исключительные прав истца путем использования спорного изобретения в своей деятельности".

В соответствии со статьей 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предпринимателем Беденко С.А. представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он не согласился с изложенными в ней доводами, считал, что оснований для отмены судебных актов не имеется.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве, приобщенном к материалам дела.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец является обладателем патента Российской Федерации N 2468165 на изобретение "Способ установки теплоизоляционных панелей", со следующей формулой:

"1. Способ установки теплоизоляционных панелей, включающий монтаж прилегающих панелей путем размещения панелей на поверхности фасада, соединения прилегающих панелей, по меньшей мере, одна сторона каждой из которых содержит выполненные попеременно выступы и углубления таким образом, что выступы одной панели накладывают на углубления другой панели, и крепления панелей на поверхности фасада, отличающийся тем, что соединяют прилегающие панели, по меньшей мере, одна сторона каждой из которых содержит выполненный практически по всей длине торцевой выступ, таким образом, что накладывают панели выступами друг на друга.

2. Способ установки теплоизоляционных панелей по п. 1, отличающийся тем, что панели соединяют таким образом, что в месте их соединения образуется полость, ограниченная поверхностями торцов прилегающих панелей.

3. Способ установки теплоизоляционных панелей по п. 2, отличающийся тем, что полость заполняют полиуретановой пеной.

4. Способ установки теплоизоляционных панелей по п. 1, отличающийся тем, что монтируют панели, которые содержат декоративные облицовочные элементы.

5. Способ установки теплоизоляционных панелей по п. 4, отличающийся тем, что монтируют панели таким образом, что в месте их соединения образуется шов, имитирующий шов кладки облицовочных элементов.

6. Способ установки теплоизоляционных панелей по п. 5, отличающийся тем, что осуществляют затирку швов между облицовочными элементами огнестойким затирочным составом.

7. Способ установки теплоизоляционных панелей по п. 1, отличающийся тем, что панели крепят сквозь часть отверстий, предварительно выполненных на их поверхности, при этом перед окончательным закреплением панелей в свободные отверстия вводят полиуретановую пену.

8. Способ установки теплоизоляционных панелей по п. 1, отличающийся тем, что панели крепят сквозь, по меньшей мере, одно отверстие, выполненное в углублении, по меньшей мере, с одной стороны панели.

9. Способ установки теплоизоляционных панелей по п. 7 или 8, отличающийся тем, что панели крепят посредством крепежных элементов в виде дюбелей.

10. Способ установки теплоизоляционных панелей по п. 1, отличающийся тем, что прилегающие к углу фасада панели монтируют таким образом, что предварительно обрезают вертикальный торец панелей с образованием скошенной поверхности, выполняют на указанной поверхности вертикальный желоб, образующий после крепления к стене прилегающих к углу фасада панелей полость, которую заполняют полиуретановой пеной.

11. Способ установки теплоизоляционных панелей по п. 10, отличающийся тем, что вертикальный торец панелей обрезают под углом 40-50°.".

Кроме того, истец является правообладателем патента на изобретение N 2473761 "Способ изготовления теплоизоляционной панели и теплоизоляционная панель" со следующей формулой:

"1. Способ изготовления теплоизоляционной панели, включающий размещение на опорной поверхности облицовочных плиток с зазорами относительно друг друга, заливку на плитки текучего теплоизоляционного материала и полимеризацию последнего с формированием адгезированного к облицовочным плиткам пласта теплоизоляционного материала с перемычками в зазорах между плитками, отличающийся тем, что перед заливкой теплоизоляционного материала зазоры между облицовочными плитками засыпают слоем мелкодисперсного твердого инертного материала, частицы которого имеют высокую адгезионную способность к теплоизоляционному материалу, причем толщина слоя мелкодисперсного твердого инертного материала равна толщине облицовочной плитки.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве мелкодисперсного твердого инертного материала используют кварцевый песок.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве текучего теплоизоляционного материала используют полиуретан.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что в полиуретан предварительно вводят огнестойкие добавки.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно формируют защитный слой из бумаги путем ее адгезирования к стороне пласта теплоизоляционного материала, свободной от облицовочных плиток.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на опорной поверхности размещают элементы из негорючих строительных материалов для формирования противопожарных рассечек.

7. Теплоизоляционная панель, изготовленная способом по одному из пп. 1-6.".

В ходе рассмотрения дела судами установлено, что основным производителем элементов и комплектующих изделий для системы теплоизоляции является общество с ограниченной ответственностью "Термозит", которое получило право на изготовление теплоизоляционных панелей под зарегистрированным товарным знаком " " для системы теплоизоляции "Термозит" с использованием всех признаков независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2473761 на условиях простой (неисключительной) лицензии.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчиком - индивидуальным предпринимателем Беденко С.А. на основании договора подряда от 05.10.2016 N 24-051016 оказаны услуги по монтажу теплоизоляционных панелей на фасаде жилого дома, при оказании которых незаконно использован патент Российской Федерации N 2468165.

В подтверждение указанного факта истцом в материалы дела представлено экспертное заключение от 21.04.2017.

Полагая, что монтаж теплоизоляционных панелей на фасаде жилого дома был осуществлен ответчиком с использованием способа, охраняемого патентом N 2468165, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Судом первой инстанции была назначена патентоведческая экспертиза, проведение которой поручено эксперту Сугробовой Е.В.

По результатам исследования представлено экспертное заключение, согласно которому не представляется возможным установить, использованы ли все признаки независимого пункта формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2468165 при проведении работ по установке теплоизоляционных панелей по договору подряда от 08.10.2015 N 3-081015, не представляется возможным установить, какая именно технология монтажа теплоизоляционных панелей использовалась на исследуемом объекте.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1229, 1358 ГК РФ, исходя из результатов проведенной экспертизы, пришел к выводу об отсутствии доказательств факта использования спорного изобретения ответчиком.

Более того, как указал суд и следует из пояснений ответчика, элементы, необходимые для использования способа установки панелей, охраняемого патентом истца, заложены в конструкцию теплоизоляционных панелей их производителем, в связи с чем в действиях ответчика не имеется нарушений исключительных прав истца.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал, оставив решение суда первой инстанции без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, при этом правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным этим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам.

В соответствии со статьей 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

На основании пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Принадлежность предпринимателю Никитенко А.П. исключительного права на изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации N 2468165, установлена судами первой и апелляционной инстанций на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и ответчиком не оспаривается.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено этим Кодексом.

Изложенные в кассационной жалобе доводы связаны с несогласием истца с проведенной судами первой и апелляционной инстанций оценкой доказательств наличия либо отсутствия нарушения ответчиком исключительного права истца на изобретение по патенту Российской Федерации N 2468165.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

С учетом вышеприведенных норм права в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на спорное изобретение входит установление обстоятельств использования ответчиком при оказании им услуг всех признаков, приведенных в независимом пункте формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2468165, либо эквивалентных им.

Из независимого пункта формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2468165 "Способ установки теплоизоляционных панелей" следует, что способ установки теплоизоляционных панелей, включающий монтаж прилегающих панелей путем размещения панелей на поверхности фасада, соединения прилегающих панелей, по меньшей мере, одна сторона каждой из которых содержит выполненные попеременно выступы и углубления таким образом, что выступы одной панели накладывают на углубления другой панели, и крепления панелей на поверхности фасада, отличающийся тем, что соединяют прилегающие панели, по меньшей мере, одна сторона каждой из которых содержит выполненный практически по всей длине торцевой выступ, таким образом, что накладывают панели выступами друг на друга.

Из независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2473761 "Способ изготовления теплоизоляционной панели и теплоизоляционная панель" следует, что способ изготовления теплоизоляционной панели, включающий размещение на опорной поверхности облицовочных плиток с зазорами относительно друг друга, заливку на плитки текучего теплоизоляционного материала и полимеризацию последнего с формированием адгезированного к облицовочным плиткам плата теплоизоляционного материала с перемычками в зазорах между плитками, отличающийся тем, что перед заливкой теплоизоляционного материала зазоры между облицовочными плитками засыпают слоем мелкодисперсного твердого инертного материала, частицы которого имеют высокую адгезионную способность к теплоизоляционному материалу, причем толщина слоя мелкодисперсного твердого инертного материала равна толщине облицовочной плитки.

Проанализировав независимые пункты формул изобретений истца по патентам N 2468165 и N 2473761, суды пришли к выводу о том, что охраняемый патентом Российской Федерации N 2468165 способ установки теплоизоляционных панелей напрямую связан с формой панелей, наличием на них выступов и углублений, которые должны соответствовать прилегающим панелям, то есть способ установки панелей заложен в изделие на стадии изготовления панелей и неразрывно связан со способом изготовления.

Представителем истца также подтверждено, что ответчик при выполнении договора подряда использовал оригинальные теплоизоляционные панели с товарным знаком " ", находящиеся в свободном обороте на территории Российской Федерации.

В ходе рассмотрения дела, исходя из пояснений представителя истца, теплоизоляционные панели с товарным знаком " " могут быть установлены потребителем в соответствии с инструкцией по применению, размещенной в свободном доступе в сети Интернет; инструкция по применению включает в себя способ установки теплоизоляционных панелей.

В соответствии с подпунктом 6 статьи 1359 ГК РФ не является нарушением исключительного права на изобретение применение продукта, в котором использовано изобретение, если этот продукт ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Таким образом, находящийся в свободном обращении товар - теплоизоляционные панели с товарным знаком " " для получения покупателем потребительских свойств товара может быть использован только после установки панелей на поверхность фасада здания, то есть после использования охраняемого патентом способа установки панелей.

Поскольку находящийся в свободном обращении товар должен соответствовать принципу соответствия товара целям, для которых он обычно используется, суды пришли к обоснованному к выводу о том, что патент Российской Федерации N 2468165 фактически использован производителем товара при его изготовлении с разрешения патентообладателя, что им не отрицается. Доказательства обратного истцом не представлены.

У суда кассационной инстанции в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отсутствуют основания для переоценки выводов судов первой и апелляционной инстанций в этой части, поскольку эти выводы основаны на полном и всестороннем исследовании фактических обстоятельств и доказательств по делу.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что выводы судов основаны на недостоверных выводах эксперта, изложенных в экспертном исследовании, основан на субъективном мнении истца и не нашли своего подтверждения в материалах дела, в связи с чем подлежит отклонению, и не может служить основанием для отмены принятых по делу судебных актов.

Вопреки утверждению истца, исследование и оценка, представленных в материалы дела доказательств, производится судами в их совокупности и взаимосвязи, по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом в силу части 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Из материалов дела не следует, что истец, будучи несогласным с выводами эксперта, а также имея сомнения в необъективности эксперта, делал заявления о его отводе, а также представлял замечания или возражения на экспертное заключение.

Ссылка заявителя жалобы на необоснованное отклонение судом ходатайства о назначении повторной экспертизы несостоятельна, поскольку, отказывая в удовлетворении данного ходатайства, суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для назначения по делу повторной судебной экспертизы, принимая во внимание, представленное в материалы дела экспертное заключение. Кроме того, назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

Довод истца о неправильном применении судами положения подпункта 6 статьи 1359 ГК РФ, поскольку изобретение истца было ошибочно отнесено к продукту, введенному в гражданский оборот, а не к способу его применения, также отклоняется судом кассационной инстанции ввиду неверного толкования указанной нормы истцом, без учета предмета спора.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что формула спорного изобретения и его техническое описание, связанное со способом установки теплоизоляционных панелей " ", официально опубликовано в бюллетене Федерального института промышленной собственности "Изобретения. Полезные модели" и находится в свободном доступе, что не исключает возможности ответчиком нарушать исключительные прав истца путем использования спорного изобретения в своей деятельности, также подлежит отклонению, поскольку опровергается материалами дела и представленными доказательствами.

Иные доводы заявителя кассационной жалобы были предметом рассмотрения в суде апелляционной инстанции, которым дана надлежащая правовая оценка.

Вопреки доводам кассационной жалобы, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального права и норм процессуального права.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Исходя из этого, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на заявителя кассационной жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2019 по делу N А40-217317/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2019 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Никитенко Александра Петровича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Н.Н. Погадаев