Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 20 февраля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица FERRERO - CAPITALE (PIAZZALE PIETRO FERRERO SNC CAP 12051, ALBA (CN) ITALY) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.08.2019 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1368175.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица FERRERO - CAPITALE - Озолина И.Г., Рябов В.Н. (по доверенности от 15.02.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 09.10.2019 N 01/32-368/41), Кулакова К.В. (по доверенности от 10.12.2019 N 01/32-1007/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо FERRERO - SOCIETA"DI CAPITALE (далее - компания, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.08.2019 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1368175.

Требования заявителя мотивированы тем, что решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1368175 принято при неправильном применении положений пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), а также с нарушениями Роспатентом процедуры рассмотрения возражения.

Так, заявитель полагает, что вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ является необоснованным, поскольку заявленное обозначение не представляет собой форму кондитерского изделия, конфет или жевательной резинки, в отношении которых оно заявлено на регистрацию на территории Российской Федерации. У кондитерских изделий, конфет и жевательной резинки нет таких свойств или такого назначения, которое могло бы обусловить форму спорного обозначения.

Также компания считает не подтвержденным материалами дела вывод Роспатента о том, что форма упаковки, представленная в товарном знаке по международной регистрации N 1368175, незначительно отличается от других форм упаковки, обычно встречающихся на рынке, является традиционной, безальтернативной и определяется исключительно или главным образом функциональностью. При этом заявитель отмечает, что им в ответе на предварительный отказ в регистрации спорного товарного знака на территории Российской Федерации и в возражении были приведены данные о разнообразных упаковках, используемых третьими лицами для драже, кондитерских изделий и жевательной резинки.

Заявитель считает, что Роспатент не опроверг его доводы об оригинальности найденной им много лет назад красивой и удобной формы упаковки драже, представляющей собой прозрачную коробку определенных пропорций, сквозь которую видны драже продолговатой формы, отличающуюся особым выполнением крышки светлым матовым цветом (по контрасту с прозрачной коробочкой), где открывающийся элемент выполнен плоским, "вровень" с остальной частью крышки, с размещением стикера с эффектом "перехлеста" через крышку.

При этом Роспатент, как утверждает компания, необоснованно сослался в подтверждение отсутствия оригинальности заявленной формы упаковки на различные примеры упаковок (стандарт тары в области упаковки пищевой продукции согласно Приложению "А" к ГОСТ Р 51760-2011 "Тара потребительская полимерная. Общие технические условия", утвержденному Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.11.2011 N 599-ст (далее - приложение к ГОСТ), патенты Российской Федерации N 66705 и N 61941 на промышленные образцы, которые имеют другие пропорции, другой внешний вид крышки, визуально существенно отличаются от спорного обозначения.

Компания отмечает, что в оспариваемом решении не указано, к какому именно типу обозначений из перечисленных в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила) в качестве обозначений, не обладающих различительной способностью, относится спорное обозначение. Это свидетельствует, по мнению заявителя, о том, что спорное обозначение не является обозначением, не обладающим различительной способностью.

Указанное, по мнению заявителя, подтверждает необоснованность отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1368175 на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При этом заявитель полагает, что Роспатент необоснованно не принял во внимание наличие у заявителя исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 172654 и N 420210.

Компания также указывает на несоответствие материалам дела вывода Роспатента об отсутствии доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате использования.

Вывод Роспатента о том, что материалы дела, касающиеся комбинированного обозначения с нанесенным на него словесным элементом "Tic Tac", не могут быть положены в основу вывода о приобретении спорным обозначением различительной способности в результате его использования заявителем, по мнению компании, делает невозможным предоставление каких-либо доказательств использования любых обозначений, поскольку любые товарные знаки в реальной ситуации всегда используются в комбинации с иными элементами, в том числе, обладающими самостоятельной различительной способностью. Представленные заявителем материалы подтверждают как наличие у обозначения различительной способности изначально, так и ее укрепление в результате интенсивного использования.

Заявитель считает критические выводы Роспатента в отношении методики проведения представленного в материалы дела социологического опроса не опровергающими правильность его проведения, поскольку они не основаны ни на действующих нормативно-правовых актах, ни на общепризнанных научных методиках в области социологии.

Компания также указывает на нарушение Роспатентом при анализе оригинальности заявленного обозначения пункта 4.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), выразившееся в ссылках на стандарт тары в области упаковки пищевой продукции согласно приложению к ГОСТ, и патенты Российской Федерации N 66705 и N 61941 на промышленные образцы, которые не были указаны в качестве препятствия в предварительном и окончательном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1368175. При этом компании не было сообщено об этих дополнительных препятствиях, у нее не было возможности представить свои возражения против них.

От Роспатента поступил отзыв на заявление, в котором он просит оставить оспариваемое решение без изменения, указывая на законность содержащегося в нем вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

В судебном заседании представители компании поддержали заявленные требования.

Представители Роспатента, в свою очередь, поддержали позицию, изложенную в отзыве, о законности и обоснованности оспариваемого решения.

Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, регистрация объемного товарного знака с конвенционным приоритетом от 11.11.2016 произведена на имя компании Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за N 1368175 в отношении товаров 30-го класса "кондитерские изделия, конфеты и жевательные резинки, конфеты и жевательные резинки без сахара" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Указанному обозначению испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с дем о предварительном отказе от 27.04.2018 данный товарный знак не обладает различительной способностью, так как представляет собой трехмерное реалистичное изображение продукта и упаковки товара, имеющих обычную форму без каких-либо отличительных признаков. Правовая охрана не предоставляется обозначениям, которые представляют собой форму товаров, определяемую исключительно или главным образом свойствами или назначением товаров.

Решением Роспатента от 28.12.2018 компании отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации этому товарному знаку в отношении всех товаров, указанных в регистрации, на основании положений пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 25.04.2019 поступило возражение компании, в котором выражено несогласие с решением Роспатента от 28.12.2018.

В подтверждение своих доводов компания представила копии следующих материалов:

(1) Выписки о регистрации в административно-хозяйственном реестре компании;

(2) Консолидированный баланс компании за период 2007 - 2011 годы, удостоверенный апостилем министерства иностранных дел Великого Герцогства Люксембург;

(3) Консолидированная финансовая отчетность с отчетом уполномоченного финансового аудитора;

(4) Договоры поставок за 1998 - 2005 года с разными контрагентами;

(5) Товарные накладные (выборочно), за 2003 - 2004 г.;

(6) Фотографии продукции;

(7) Фотографии продукции со стендов магазинов;

(8) Договор от 24.10.2001 N 48 с Международным благотворительным общественным фондом детской анимации;

(9) Распечатки фрагментов рекламного ролика "Tic Tac" в 7 вариантах;

(10) Распечатка с сайта специального проекта "Апельсиновый экспресс";

(11) Страницы каталога продукции;

(12) Выборка страниц отчета об исследовании отношения и потребления продукции "Tic Tac", проведенном в августе 2006 года с переводом;

(13) Выборка страниц отчета Ipsos ASI об исследовании в период с 29.07.2013 по 18.08.2013 с переводом на 14 л.; проведенного в ноябре 2015 года, с переводом;

(14) Выборка страниц отчета Ipsos Connect об исследовании в период с 02.11.2015 по 29.11.2015, с переводом на 8 л.; об исследовании в июле 2018 года с переводом;

(15) Информационное письмо от 11.05.2018;

(16) Заключение от 19.04.2019 N 120-2019 по результатам социологического опроса, проведенного с 29.03.2019 по 12.04.2019, (1 брошюра); Протокол осмотра доказательств, а также пояснительная записка к нему;

(17) Информационное письмо от 07.09.2018 ЗАО "Ферреро Руссия";

(18) Распечатки из базы "Passport" Euromonitor с переводом;

(19) Распечатка официальной страницы продукции "Tic Tac" в социальной сети Facebook;

(20) Сводная таблица, содержащая детальную информацию об объемных знаках заявителя;

(21) Распечатки регистрации товарных знаков по свидетельствам N 172654, N 420210 из открытых реестров ФИПС;

(22) Распечатка МР N 1368175 с сайта ВОИС;

(23) Копии судебных актов.

Решением Роспатента от 09.08.2019 в удовлетворении возражения было отказано, решение от 28.12.2018 оставлено в силе в связи с несоответствием заявленного обозначения пункту 1 и подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Принимая оспариваемое решение, Роспатент исходил из сделанных им выводов об отсутствии оригинальности заявленного обозначения, поскольку форма контейнера в виде параллелепипеда и наличие крышки-фиксатора на изделии обусловлены утилитарностью в использовании тары; отсутствие оригинальности подтверждается, как посчитал Роспатент, стандартом тары в области упаковки пищевой продукции (для кондитерских изделий - коробка).

Роспатент соотнес форму заявленной упаковки, представленной в товарном знаке по международной регистрации N 1368175, со стандартной коробкой , указанной в приложении к ГОСТ, а также с упаковками по патентам Российской Федерации N 61941 и N 66705 на промышленные образцы, правообладателями которых являются различные производители, и пришел к выводу, что заявленная упаковка является стандартной для изделий подобного вида, незначительно отличается от других форм упаковки, обычно встречающихся на рынке.

Роспатент пришел к выводу, что поскольку для признания оригинальности обозначения оно не должно казаться простым вариантом уже известных форм, то заявленная форма упаковки не обладает различительной способностью ввиду неспособности индивидуализировать товары конкретного лица. Емкость прямоугольной формы с крышкой и контрастной наклейкой, используемая для хранения товаров, не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителем как элемента, отличающего товары правообладателя от аналогичных товаров иных лиц. Заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, поскольку предоставление исключительного права на изделие традиционной (общепринятой) формы одному хозяйствующему субъекту нарушает право на использование идентичной или сходной формы в отношении аналогичных изделий иных участников торгового оборота, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом этого Роспатент пришел к выводу, что комбинацию элементов, в совокупности составляющих объемное обозначение по международной регистрации N 1368175, а именно формы упаковки с наклейкой и формы товаров, также нельзя признать обладающей различительной способностью в контексте положений подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, так как форма упаковки является доминирующим элементом в рассматриваемом обозначении.

Относительно приведенных в возражении компании фактов регистрации на ее имя товарных знаков " " и " " по свидетельствам Российской Федерации N 172654 и N 420210 Роспатент отметил, что по каждой заявке ведется отдельное делопроизводство с учетом всех обстоятельств дела, а также указал на необходимость учитывать изменения в правовом регулировании товарных знаков, в стандартах упаковки продукции и иные обстоятельства, имевшие место в период с момента регистрации указанных объемных обозначений до даты конвенционного приоритета (11.11.2016) рассматриваемой международной регистрации N 1368175.

В отношении доводов заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его активного использования заявителем Роспатент указал, что все представленные документы, за исключением социологического опроса, не применимы к знаку по международной регистрации N 1368175, так как содержат словесный элемент "Tic Tac", по которому потребитель ориентировался на рынке. Роспатент пришел к выводу о затруднительности оценки продолжительности использования объемного обозначения в том виде, как оно указано в знаке по международной регистрации N 1368175; материалами дела не показано, каким образом потребитель информируется о том, что производителем товара, маркируемого обозначением по международной регистрации N 1368175, является компания, происхождение поставляемой продукции не раскрывается; совокупная оценка результатов социологического исследования, изложенных в заключении N 120-2019, проведенного в марте - апреле 2019 года, не приводит к выводу о наличии ассоциативной связи между товарным знаком по международной регистрации N 1368175 и компанией как источником происхождения этих товаров.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

В пункте 27 Постановления N 10 разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

С учетом даты конвенционного приоритета спорного товарного знака (11.11.2016) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ и вышеуказанные Правила.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исследовав материалы дела, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что товарный знак по международной регистрации N 1368175, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, является оригинальным обозначением, представляющим изображение прозрачной коробки определенных пропорций, с крышкой, выполненной светлым матовым цветом (по контрасту с прозрачной частью коробки), где открывающийся элемент выполнен плоским, "вровень" с остальной частью крышки, с размещением этикетки с ровными краями с эффектом "перехлеста" через крышку, сквозь прозрачную часть коробки видны драже продолговатой формы.

По мнению суда, в результате анализа заявленного компанией на регистрацию на территории Российской Федерации обозначения по международной регистрации N 1368175 Роспатент пришел к необоснованным выводам о том, что данное обозначение в целом не обладает различительной способностью, а представленные заявителем доказательства не могут быть положены в основу вывода о приобретении обозначением различительной способности в результате его использования заявителем.

Суд полагает, что проведенное Роспатентом сравнение заявленного компанией обозначения с упаковкой, указанной в приложении к ГОСТ, и упаковками по патентам Российской Федерации N 61941 и N 66705 на промышленные образцы не может служить подтверждением того, что спорное обозначение является стандартной упаковкой для товаров, в отношении которых испрашивается его правовая охрана на территории Российской Федерации, поскольку представленные изображения других упаковок очевидно существенным образом отличаются от заявленной компанией формы упаковки, не содержат в себе тех оригинальных элементов, которыми обладает заявленное обозначение.

В связи с этим позиция Роспатента о традиционном характере заявленной компанией упаковки не может быть признана верной.

Кроме того, Роспатент не учел наличие в ответе заявителя на предварительный отказ в регистрации спорного товарного знака и в поданном заявителем возражении ссылок на другие виды упаковок, используемых третьими лицами для драже, кондитерских изделий и жевательной резинки.

Вместе с тем, согласно пункту 4.8 Правил N 56 при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.5 - 1.8 данных Правил, коллегия Палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы.

В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицо, подавшее заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявку на регистрацию товарного знака или заявку на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.

При необходимости более тщательного исследования вновь представленных источников информации или дополнительных обстоятельств заседание коллегии Палаты по патентным спорам может быть перенесено.

С учетом изложенного, как обоснованно отметил заявитель, приложение к ГОСТ и патенты Российской Федерации на промышленные образцы были приняты при принятии оспариваемого решения Роспатентом во внимание в нарушение пункта 4.8 Правил N 56, поскольку они не являются частью материала информационного поиска, указанного в отчете экспертизы, ссылки на них не содержатся ни в решении от 27.04.2018 о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 1368175, ни в решении от 28.12.2018; они не являются сведениями из словарно-справочных изданий.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ является необоснованным, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и представляет собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо его назначением.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам полагает, что представленные заявителем с возражением документы в совокупности подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его использования, ввиду следующего.

Представленные заявителем договоры поставки и товарные накладные в совокупности подтверждают регулярные поставки товара "Tic Tac" на российский рынок в период с 1998 по 2017 годы в значительных объемах, в силу чего Роспатентом не ставилось под сомнение наличие на рынке товара "Tic Tac" в течение длительного периода времени.

Как обоснованно отметил сам Роспатент в оспариваемом решении, на фотографиях продукции со стендов магазинов усматривается использование комбинации упаковки и наклейки идентичной комбинации в заявленном обозначении по международной регистрации N 1368175. В рамках спонсирования кинофестиваля детской анимации, и проведения конкурса "Апельсиновый экспресс" были распространены образцы продукции "Tic Tac" в качестве раздаточных материалов.

Согласно данным социологического опроса большинство потребителей считают, что с использованием знака по международной регистрации N 1368175 (упаковка без надписей) продается товар, маркированный логотипом "Tic Tac" (98%).

Суд считает данные доказательства достаточными для подтверждения приобретения повышенной различительной способности заявленным обозначением в результате его активного использования.

При этом вывод Роспатента о том, что все представленные заявителем документы, за исключением социологического опроса, не применимы к знаку по международной регистрации N 1368175, так как содержат словесный элемент "Tic Tac", по которому потребитель ориентировался на рынке, судебная коллегия признает необоснованным, поскольку наличие элемента "Tic Tac" на упаковке не исключает приобретение различительной способности самой упаковкой. Само по себе наличие на товаре нескольких обозначений не является обстоятельством, исключающим узнаваемость только одного из них.

Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу N СИП-619/2018.

Суд полагает, что активное использование индивидуализирующего словесного элемента "Tic Tac" на спорной упаковке приводит к повышению узнаваемости как этого словесного элемента, так и формы упаковки, что подтверждается указанными выше результатами социологического исследования. Фактически форма упаковки и нанесенное на нее обозначение "Tic Tac" воспринимаются как единый образ товара, что не может не приниматься во внимание при оценке приобретенной различительной способности спорным обозначением.

Вместе с тем Роспатент обоснованно отметил в оспариваемом решении, что фотографии продукции (6), а также недатированный каталог продукции "Tic Tac" демонстрируют использование обозначения, отличного от знака по международной регистрации N 1368175. Отличие заключается в форме и очертании внешнего контура этикетки, по форме изгиба, напоминающей лист растения. В заявленном обозначении этикетка имеет вытянутую форму, ровные края и сужается к низу. С учетом этого судебная коллегия соглашается с тем, что данные документы не могут приниматься во внимание при оценке приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования.

Однако наличие сведений о том, что компания использовала в том числе иную упаковку, отличную от заявленного обозначения, не опровергает основанный на материалах дела вывод об активном использовании формы упаковки в виде, представленном в товарном знаке по международной регистрации N 1368175.

В отношении выводов Роспатента, касающихся результатов социологического исследования, изложенных в заключении N 120-2019, проведенного в марте - апреле 2019 года, суд отмечает следующее.

Роспатент в обжалуемом решении обратил внимание на то, что в представленном социологическом исследовании выборка респондентов составила 500 человек. Методология проведения опроса предполагала следующие этапы: Опрошенным лицам было предложено ответить на вопрос N 7 "Как вы полагаете, возможно ли по данной упаковке определить компанию, использующую ее для своих товаров?". Лицам, которые ответили на вопрос N 7 отрицательно, не предлагалось ответить на вопрос N 8. Лицам, которые ответили на вопрос N 7 утвердительно, был предложен следующий вопрос N 8: "Как вы считаете, какая компания из перечисленных производит товары в данной упаковке: "Красный октябрь", "Сласти", "Славянка", "Ферреро С.п.А.", "АНЛ Гида", "другая компания"?". Подсчет ответов на вопрос N 8 проводился не из общего числа опрошенных лиц (500 человек), а выборкой из числа лиц, давших положительный ответ на вопрос N 7 (351 человек). Компанию - "Ферреро С.п.А." в качестве производителя товаров с использованием рассматриваемого объемного обозначения определили 54% опрошенных (из 351 участников опроса), что эквивалентно количеству 190 человек. В то же время еще 161 человек выбрали иных производителей (26% "АНЛ Гида", 16% "Сласти" и другие).

С учетом этого, как указал Роспатент, 149 человек из 500 не прошли выборку для ответа на вопрос N 8, и 161 выбравших иные варианты ответа на вопрос N 8, итого 310 человек из общего числа опрошенных не указали на компанию как на производителя, использующего спорное обозначение.

На основании приведенных данных Роспатент пришел к выводу, что абсолютное большинство опрошенных лиц не ассоциирует заявленное обозначение с компанией.

Между тем позиция Роспатента о том, что выборка респондентов, составляющая 500 человек, является не релевантной относительно численности населения Российской Федерации и недостаточной для признания факта приобретенной различительной способности знаком по международной регистрации N 1368175, по мнению судебной коллегии является необоснованным.

Из материалов дела не следует, что при большей выборке опрос имел бы другие результаты. При этом в судебном заседании представители Роспатента указали, что достаточной выборкой является 1000 - 1500 человек. В то же время представители Роспатента не пояснили, по каким причинам результаты опроса 1000 человек могли бы иметь более достоверный результат в сравнении с опросом 500 человек.

То обстоятельство, что компанию в качестве производителя товаров с использованием рассматриваемого объемного обозначения определили 54% опрошенных (что составило 190 человек из 351 участника опроса, не прошедших выборку для ответа на вопрос N 8), суд считает достаточным для вывода о наличии ассоциативной связи между товарным знаком по международной регистрации N 1368175 и компанией как источником происхождения этих товаров.

Роспатент полагает, что полученные данные в количестве 38% респондентов, определивших компанию в качестве производителя, не отвечают требованиям объективности. По мнению Роспатента, учитывая предложенные варианты ответа на вопрос N 8, ответ "Ферреро С.п.А." был наиболее вероятным, так как из предложенных компаний "Ферреро С.п.А." является единственным иностранным предприятием, о котором потребители могли когда-либо слышать, в связи с чем при ответе на вопрос N 8 выбор респондентов был обусловлен не столько знаниями о производителе, сколько общей логикой о том, что производителем является иностранная компания.

Однако данная позиция Роспатента является надуманной и основанной на не подтвержденных документально предположениях, в связи с чем рассматриваемый вывод Роспатента не свидетельствует о необъективности социологического исследования.

Кроме того, существенным результатом социологического опроса является, по мнению суда, высокая степень узнаваемости заявленной формы упаковки - как отмечалось выше, 98% респондентов определили, что с использованием знака по международной регистрации N 1368175 (упаковка без надписей) продается товар, маркированный словесным обозначением "Tic Tac".

Данные результаты социологического опроса соотносятся с представленными заявителем сведениями об объемах и длительности реализации товара "Tic Tac" в заявленной форме упаковки.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что Роспатентом был сделан необоснованный вывод о том, что спорное обозначение в целом не обладает различительной способностью.

При этом судебная коллегия отмечает, что Роспатенту необходимо было принять во внимание наличие товарных знаков " ", " " по свидетельствам Российской Федерации N 172654 и N 42021, зарегистрированных на имя компании. Правовая охрана этих товарных знаков действует в отношении товаров 30-го класса МКТУ, в том числе товаров "кондитерские изделия".

Административный орган при регистрации иных товарных знаков тем же лицом связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков. Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью. Вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом исключительно в рамках установленной ГК РФ процедуры рассмотрения возражений. Иное не соответствовало бы положениям части 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации.

Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу N СИП-619/2018.

С учетом изложенного выше оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, указывает на обязанность соответствующих органов образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Суд полагает, что в рассматриваемом случае устранение допущенного нарушения возможно путем предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1368175 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия, конфеты и жевательные резинки, конфеты и жевательные резинки без сахара".

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление иностранного лица FERRERO - CAPITALE удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.08.2019 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1368175 как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1368175 в отношении товаров 30-го класса "кондитерские изделия, конфеты и жевательные резинки, конфеты и жевательные резинки без сахара" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица FERRERO - CAPITALE 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

C.П. Рогожин