Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 декабря 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 24 декабря 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савельевой А.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Клемчука Евгения Владимировича (г. Златоуст, Челябинская область, ОГРНИП 316745600111114) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.03.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2017729517.

К участию в деле качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "Практика" (ул. 50-летия Октября, д. 5, г. Златоуст, Челябинская область, 456208, ОГРН 1027400578270).

В судебное заседание явились представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-348/41);

от федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" - Халявин С.Л. (по доверенности от 18.01.2019 N 41-63-12).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Клемчук Евгений Владимирович (далее - заявитель, предприниматель, ИП Клемчук Е.В.) 17.06.2019 обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (далее также - административный орган) от 29.03.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2017729517.

При этом в качестве заинтересованного лица (ответчика) заявитель указал федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФГБУ "ФИПС").

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "Практика" (далее - третье лицо, общество "Практика").

В суд 25.10.2019 от предпринимателя поступило заявление об отказе от исковых требований к ФГБУ "ФИПС" (том 2, л.д. 58).

Определением от 17.12.2019 судом принят отказ от требований к ФГБУ "ФИПС", производство по делу в указанной части прекращено.

Предприниматель выражает несогласие с выводами Роспатента в отношении сходства до степени смешения обозначения " " по заявке N 2017729517 от 20.07.2017 и наименования места происхождения товаров N 7 "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ", считает их не соответствующими обстоятельствам дела, противоречащими подходам, предусмотренным в пункте 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), и нарушающими положения пункта 8 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство N 128).

По мнению предпринимателя, вывод административного органа о наличии фонетического сходства заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначение и указанного наименования места происхождения товара (далее - НМПТ) является необоснованным, поскольку совпадение лишь первого словесного элемента сравниваемых обозначений - слабого, как полагает предприниматель, элемента "Златоустовская" - не может свидетельствовать о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Предприниматель полагает, что об отсутствии фонетического сходства между заявленным обозначением и противопоставленным НМПТ свидетельствуют следующие существенные обстоятельства: отличия в количестве слов, слогов и звуков; наличие в заявленном обозначении дополнительных словесных элементов "ZLATOUSTOVSKAYA LEGENDA KLINKA" и иных словесных элементов, фонетическая длина которых превышает фонетический ряд совпадающего словесного элемента "Златоустовская"; отсутствие близости звуков в словесных элементах "ЛЕГЕНДА КЛИНКА" и "ГРАВЮРА НА СТАЛИ", входящих в состав сравниваемых обозначений; наличие совпадающих слогов и их расположение; близость состава гласных и согласных; вхождение одного обозначения в другое; ударение; разное число слогов в сравниваемых обозначениях.

Заявитель также выражает несогласие с выводом административного органа о наличии семантического сходства противопоставленных обозначений, настаивая на том, что он сделан без учета следующих обстоятельств: отсутствие у потребителя однозначной ассоциации Златоустовской гравюры с оружием и клинком; отсутствие связи между заявленным на регистрацию обозначением и способом нанесения гравировки на сталь. Предприниматель утверждает, что при восприятии словосочетания "легенда клинка" у потребителя складывается определенный образ некой истории возникновения этого оружия, боевых подвигов, связанных с этим оружием, исторических сказаний и преданиях о клинке.

Заявитель указывает, что включение в состав заявленного им на регистрацию обозначения словесного элемента "Златоустовская" обусловлено местом проживания и происхождения заявителя - город Златоуст.

Предприниматель обращает также внимание на наличие следующих отличий между заявленным обозначением и противопоставленным НМПТ: отсутствие полного вхождения в заявленное обозначение зарегистрированного НМПТ, в том числе в дополнение к другим словесным и (или) изобразительным элементам; отсутствие в заявленном на регистрацию обозначении производных от противопоставленного НМПТ; неоднородность товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному предпринимателем на регистрацию в качестве товарного знака обозначению.

Роспатент представил письменный отзыв, в котором не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным, принят административным органом в пределах своей компетенции, а доводам заявителя была дана полная и всесторонняя оценка.

Административный орган полагает, что доводы заявителя являются не обоснованными и не соответствующими нормам законодательства в сфере правовой охраны товарных знаков, поскольку заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с НМПТ N 7 - "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЛЕГЕНДА КЛИНКА".

Роспатент указывает, что вопреки мнению заявителя словесный элемент "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ" в сравниваемых обозначениях занимает доминирующее положение и, кроме того, он выполняет индивидуализирующую функцию обозначений, поскольку с него начинается их восприятие. Доминирование указанного словесного элемента, как указывает Роспатент, в том числе обуславливает вывод административного органа о подобии понятий и идей, заложенных в заявленном обозначение и противопоставленном НМПТ, в связи с чем приведенное заявителем значение относительно слабых словесных элементов обозначения по заявке N 2017729517 без учета смыслового значения сильного словесного элемента не может свидетельствовать об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначения и НМПТ.

В остальном административный орган поддерживает свои выводы о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ как по семантическому, так и по фонетическому признакам, при том что графический критерий не является в данном случае определяющим, а словесные элементы, включенные в состав заявленного обозначения не формируют качественно иной уровень его восприятия в сравнении с противопоставленным НМПТ.

В опровержение довода заявителя об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначения и НМПТ Роспатент указывает на то, что удлинение звукового ряда происходит за счет наличия в обозначении словесных элементов, представляющих собой транслитерацию словосочетания "Златоустовская легенда на стали", которые расположены на нижней строке обозначения и фонетически тождественны словесному элементу, находящемуся на верхней строке, сходному с противопоставленным НМПТ, в связи с чем наличие в составе анализируемого обозначения словесных элементов "ZLATOUSTOVSKAYA LEGENDA KLINKA" не влияет на вывод об их фонетическом сходстве.

Роспатент обращает внимание на то, что приведенные заявителем доводы о несовпадении фактических обстоятельств настоящего дела и случаев, приведенных в Руководстве N 128, при которых обозначение является сходным до степени смешения с НМПТ, не должны быть приняты во внимание, поскольку перечень этих случаев не является исчерпывающим. Более того, согласно пункту 8 главы 2 раздела IV Руководства N 128 совпадение доминирующего словесного элемента "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ" в заявленном обозначении и в противопоставленном НМПТ свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначения и наименования.

В суд 22.11.2019 поступило письменное возражение предпринимателя на отзыв Роспатента, в котором он выразил несогласие с квалификацией Роспатентом словесного элемента "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ" в качестве сильного и доминирующего элемента.

Заявитель полагает, что указанный элемент может быть отнесен к неохраняемым, поскольку является описательным и характеризует место производства товаров, в связи с чем предприниматель считает необоснованным довод Роспатента о том, что указанный элемент является сильным.

В отношении оценки Роспатента данного элемента в качестве доминирующего, ИП Клемчук Е.В. указывает на то, что заявленное на регистрацию обозначение является словосочетанием, все слова которого выполнены в одном шрифте, без какого-либо пространственного выделения слова "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ", расположение которого первым в словосочетании не дает оснований для признания его доминирующим, что в свою очередь, обуславливает неправильность выводов Роспатента о подобии заложенных в обозначении понятий и идей, а также о сходстве сравниваемого обозначения и НМПТ в целом.

Кроме того, по мнению заявителя, пункт 8 Руководства N 128 содержит закрытый перечень признаков сравнения обозначений и НМПТ.

Как полагает заявитель, из положений пункта 1 статьи 1516 ГК РФ следует, что НМПТ - это некий уникальный объект, который имеет привязку не только к конкретной территории, но и к самому товару, где одно от другого отделить невозможно, приводя в пример НМПТ "Тульский пряник".

Третье лицо направило в материалы дела письменное мнение, в котором указало, что регистрация заявленного предпринимателем обозначения в качестве товарного знака не затронет его интересы как правообладателя наименования места происхождения товара и не приведет к негативным последствиям, а также просило рассмотреть дело без участия представителя общества "Практика".

В судебном заседании представитель Роспатента против удовлетворения заявления возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Заявитель и третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания суда первой инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, что в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения заявления в их отсутствие.

От заявителя 17.12.2019 поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства и проведении следующего заседания с использованием систем видеоконференц-связи.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения ходатайства и отложения судебного разбирательства.

Протокольным определением от 17.12.2019 судебная коллегия отказала в удовлетворении ходатайства ИП Клемчука Е.В. по следующим основаниям:

1) по смыслу положений частей 3 и 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отложение судебного разбирательства является правом, а не обязанностью суда.

В силу части 3 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.

В рассматриваемом случае ходатайство заявителя не содержит мотивов, по которым его представитель просит отложить судебное разбирательство;

2) согласно части 1 статьи 6.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражных судах и исполнение судебного акта осуществляются в разумные сроки.

Необоснованное отложение судебного разбирательства по делу безусловно приведет к нарушению процессуальных сроков рассмотрения дела и разумных сроков судопроизводства;

3) из материалов дела очевидно, что невозможность обеспечения участия представителя в судебном заседании, назначенном на 17.12.2019, путем использования систем видеоконференц-связи обусловлена исключительно незаблаговременным заявлением соответствующего ходатайства (за 3 рабочих дня до даты заседания).

Судебная коллегия принимает во внимание то, что о дате судебного разбирательства 17.12.2019 заявителю было известно с 25.11.2019, поскольку его представитель Шилова М.А. принимала участие в предварительном судебном заседании, в котором суд признал подготовку дела завершенной (том 2, л.д. 85, 87), однако ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи было подано ей лишь 11.12.2019.

На основании части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

С учетом изложенного суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства предпринимателя и для отложения судебного разбирательства по делу.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как усматривается из материалов дела, обозначение " " по заявке N 2017729517 (дата приоритета - 20.07.2017) заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя предпринимателя в отношении следующих товаров:

33-го класса МКТУ "Аперитивы*; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли*; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые";

34-го класса МКТУ "ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; Ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для закуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты с фильтром; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные*; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос".

Решением Роспатента от 17.08.2018 отказано в регистрации обозначения по заявке N 2017729517 в качестве товарного знака ввиду его несоответствия пункту 7 статьи 1483 ГК РФ (том 1, л.д. 86-89). Указанное решение основано на результатах экспертизы заявленного на регистрацию обозначения, установившей его сходство до степени смешения с НМПТ N 7 "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ".

В Роспатент 14.12.2018 поступило возражение предпринимателя (том 1, л.д. 97-102) на решение от 17.08.2018, в котором приведены следующие доводы:

сравнивая заявленное и противопоставленное обозначения по признакам фонетического сходства, следует обратить внимание на то, что заявленное обозначение состоит из 6 слов, 22 слогов и 22 звуков, в то время как противопоставленное НМПТ - из 3 слов, 12 слогов и 12 звуков;

наличие в заявленном обозначении дополнительных словесных элементов "ZLATOUSTOVSKAYA LEGENDA KLINKA" значительно увеличивает длину словесной части заявленного обозначения и играет существенную роль в восприятии обозначения в целом;

наличие в заявленном обозначении указанных словесных элементов удлиняет звуковой ряд заявленного обозначения, что обуславливает различие сравниваемых обозначений;

звуковой анализ сравниваемых обозначений показывает, что они содержат в своем составе схожие элементы "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ", однако в словесных элементах "ЛЕГЕНДА КЛИНКА" и "ГРАВЮРА НА СТАЛИ" отсутствует близость звуков, составляющих обозначения, близость состава гласных и согласных;

сравниваемые обозначения за счет наличия в заявленном обозначении большего количества слов, производят разное зрительное впечатление, часть заявленного обозначения выполнена буквами латинского алфавита;

заявленное обозначение имеет свой яркий отличный от противопоставляемого обозначения образ;

Златоустовская гравюра на стали - это художественный промысел украшения стали гравировкой, зародившийся в начале XIX века; промысел основан на определенных свойствах металла, которые выявляются путем специальной обработки; неповторимость гравюре придают использование чистого золота, серебра и никеля; в последние десятилетия XIX и начала XX веков Златоустовская гравюра используется не только на оружии, но и на большом количестве украшенных бытовых изделий - портсигаров, спичечниц, столовых приборов, подносов, ювелирных изделий, украшенных орнаментом, пейзажами и сюжетными композициями;

противопоставленное НМПТ представляет собой наименование художественного промысла, который заключатся в нанесении гравировки на сталь; используется на изделиях из металла декоративно-прикладного и утилитарно-прикладного назначения, оружии, предметах церковно-культурного назначения и бытового назначения;

заявленное обозначение включает слова "Легенда" (всякий фантастический рассказ, поэтическое предание о каком-либо событии; вымысел, выдумка, то, что кажется невероятным) и "Клинок" (режущая часть холодного оружия или ножа), поэтому в целом имеет следующее значение: рассказ о мече, вымысел об оружии или ноже, предание о холодном оружии, мече;

поиск словосочетания "Легенда клинка" показал следующее: рыцари относились к своим клинкам как к боевым товарищам, и, потеряв свой меч в бою, воин покрывал себя несмываемым позором; среди славных представителей этого вида холодного оружия есть и своя "знать" - знаменитые клинки, которые, согласно преданиям, обладают волшебными свойствами, например, обращать в бегство врагов и защищать своего хозяина; например, согласно легенде, Гвидотти отличался скверным нравом и вел довольно распущенный образ жизни, поэтому однажды к нему явился архангел Михаил и призвал его встать на путь служения Господу, но рыцарь заявил, что уйти в монастырь ему будет так же трудно, как разрубить камень, и в подтверждение своих слов он с силой ударил клинком лежавший неподалеку валун; лезвие легко вошло в камень, и пораженный Гальяно там его и оставил, после чего встал на путь исправления и позже был канонизирован, а слава о его мече, пронзившем камень, разнеслась по всей Европе; клинок Жуайез (в пер. с фр. "joyeuse" - "радостная"), по легенде, принадлежал Карлу Великому и долгие годы служил ему верой и правдой; по преданию, он мог до 30-ти раз в день менять цвет лезвия и яркостью своей затмевал солнце;

при восприятии словосочетания "Легенда клинка" потребителем у него складывается определенный образ о некой истории возникновения этого оружия, о боевых подвигах, связанных с этим оружием, об исторических сказаниях и преданиях о клинке;

заявитель находится в городе Златоуст, который славится своими оружейниками и историей оружейного дела; Златоустовские клинки славятся своей прочностью, за счет использования при их изготовлении определенного прочного сплава металлов;

учитывая место нахождения заявителя, логичным является его желание включить словесный элемент "Златоустовская" в свой товарный знак;

учитывая указанные выше образы и ассоциации, которые возникают у потребителя при восприятии элементов "Легенда клинка", невозможно говорить о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ;

сравниваемые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства; заявленное обозначение, в отличие от противопоставленного НМПТ, имеет иное семантическое значение, следовательно, отсутствует сходство заявленного и противопоставленного НМПТ;

в рассматриваемом случае отсутствует полное вхождение заявленного обозначения в зарегистрированное НМПТ;

на практике могут иметь место ситуации, когда заявленное обозначение является словосочетанием, включающим словесный элемент, сходный до степени смешения с охраняемым НМПТ, при этом образует словосочетание, дающее качественно иной уровень восприятия потребителем словосочетания в целом, не вызывая ассоциаций с НМПТ. Например, заявленные в качестве товарных знаков обозначения "Вологодская береза", "Адыгеец" вряд ли могут ассоциироваться соответственно с НМПТ "Вологодское масло", "Адыгейский сыр";

заявленное обозначение образует словосочетание, дающее качественно иной уровень восприятия потребителем словосочетания в целом, в связи с чем ему может быть предоставлена правовой охрана.

К указанному возражению какие-либо материалы приложены не были.

Решением Роспатента от 29.03.2019 в удовлетворении возражения предпринимателя отказано, решение от 17.08.2018 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2017729517 оставлено в силе.

Указанное решение Роспатента мотивировано тем, что спорное обозначение не соответствует пункту 7 статьи 1483 ГК РФ, поскольку является сходным до степени смешения с НМПТ N 7 "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ", право пользования которым предоставлено иным лицам. Доводы заявителя, изложенные в возражении, административный орган нашел неубедительными.

В оспариваемом решении от 29.03.2019 Роспатент установил, что заявленное обозначение " " по заявке N 2017729517 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки, правовая охрана которому испрашивается для части товаров 33-го и 34-го классов МКТУ. В результате экспертизы указанному обозначению было противопоставлено НМПТ "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, зарегистрированное под N 7 с указанием наряду с иными таких товарных позиций, как "предметы бытового назначения" и "холодное клинковое оружие".

Руководствуясь положениями пунктов 41-42 Правил N 482, административный орган сделал вывод о том, что сходство сравниваемых обозначения и наименования обусловлено наличием сходства по смысловому, фонетическому критерия, графическому критерий графический критерий определяющим в данном случае не является, и указал, что при сопоставлении рассматриваемых обозначений необходимо также учитывать, что противопоставленное НМПТ "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ" представляет собой производное от географического объекта обозначение, которое стало известным в результате его использования в отношении товаров (предметы бытового назначения, холодное клинковое оружие), особые свойства которых исключительно или главным образом определяются характерными для Златоуста условиями и людскими факторами, в связи с чем то обстоятельство, что заявленный перечень включает товары иных потребительских групп, не свидетельствует об отсутствии ассоциаций заявленного обозначения с охраняемым НМПТ, что соотносится с положениями пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Из оспариваемого решения также усматривается, что смысловое сходство спорного обозначения и противопоставленного НМПТ основано на подобии заложенных в обозначениях понятий и идей, что было установлено административным органом в результате установления содержания понятий "клинок", "гравюра", "легенда" из Толкового словаря Ожегова С.И., а также "златоустовская гравюра на стали", и анализа источников, касающихся златоустовских гравюр, с использованием изображений изделий в "златоустовском" стиле украшения, главным образом, оружия, который показал, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы "Златоустовская" и "клинок", несмотря на наличие существительного "легенда", акцентируют на себе внимание и ассоциируются исключительно с клинком, изготовленным в Златоусте, а златоустовские клинки славятся именно своими гравюрами.

При этом Роспатент в оспариваемом решении указал, что образы и ассоциации, связанные с семантическим значением слова "легенда", не позволяют признать качественно иной уровень восприятия словосочетания в целом в сравнении с противопоставленным НМПТ, поскольку слово "легенда" находится в грамматической связи с существительным ("клинка") в виде подчинительной связи согласования между ними, смещая на него смысловой акцент.

Фонетическое сходство спорного обозначения и противопоставленного ему НМПТ, как следует из оспариваемого решения, обусловлено совпадением первого словесного элемента сравниваемых обозначений ("Златоустовская"), который благодаря своему местоположению, акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь.

Рассматривая заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение и противопоставленное ему НМПТ на предмет их графического сходства, Роспатент пришел к выводу, что использование в заявленном обозначении дополнительной транслитерации словосочетания "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЛЕГЕНДА КЛИНКА" не позволяет сделать вывод об отсутствии возможности ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку графическое сходство в данном случае имеет второстепенное значение.

Довод предпринимателя о том, что его местом нахождения (жительства) является город Златоуст и поэтому он имеет географическую "мотивированность" относительно включения в заявленное обозначение прилагательного "Златоустовская", административным органом был отклонен, поскольку заявитель не имеет исключительного права на использование соответствующего охраняемого НМПТ.

Не согласившись с решением Роспатента от 29.03.2019, предприниматель обратился в суд с заявлением о признании указанного решения недействительным.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, заслушав правовые позиции представителя административного органа, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента предпринимателем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение от 29.03.2019 об отказе в удовлетворении возражения принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается предпринимателем в поданном в суд заявлении.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 27 Постановления Пленума N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными принятого решения.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения (20.07.2017) законодательством, применимым для оценки охраноспособности заявленного обозначения, является ГК РФ и введенные в действие 31.08.2015 Правила N 482.

При этом порядок рассмотрения возражения определяется в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с положениями пункта 7 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В силу положений пункта 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

На основании пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара (услуги) ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 Постановления Пленума N 10, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2014 по делу N СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу N СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу N СИП-901/2014 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 N 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу N СИП-315/2016 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 N 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу N СИП-677/2016 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 N 300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016.

При этом не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016, от 04.06.2018 по делу N СИП-539/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017).

Судебная коллегия полагает, что приведенный правовой подход применим и к установлению наличия сходства до степени смешения пр сравнении обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, с противопоставленным ему НМПТ.

Из материалов дела следует, что НМПТ "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ" зарегистрировано 20.04.1995 под N 7 с указанием в числе прочих товаров: "предметы бытового назначения, холодное клинковое оружие". Право использовать НМПТ предоставлено третьему лицу - обществу "Практика" на основании свидетельства N 7/4, а также обществу с ограниченной ответственностью "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ" (ОГРН 1057402504543) на основании свидетельства N 7/3. Деятельность последней организации прекращена 11.02.2015 в связи с ее ликвидацией (том 2, л.д. 30).

Обозначение " " по заявке N 2017729517 от 20.07.2017, в отношении которого предпринимателем испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака для части товаров 33-го и 34-го классов МКТУ, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Судебная коллегия считает обоснованным подход административного органа и полагает, что, принимая оспариваемое решение, он правомерно исходил из того, что согласно Толковому словарю С.И. Ожегова словесные элементы оспариваемого обозначения "клинок" и "легенда", а также словесный элемент "гравюра", содержащийся в противопоставленном НМПТ, имеют следующее значение:

"клинок" - режущая и колющая часть холодного оружия;

"гравюра" - изображение (картины, рисунка), полученное путем оттиска с клише, приготовленного граверов; выгравированный рисунок;

"легенда" - поэтическое предание о каком-нибудь историческом событии; (перен.) о героических событиях прошлого (книжн.); вымышленные сведения о себе у того, кто выполняет секретное задание; поясняющий текст, а также свод условных знаков при карте, плане, схеме.

Согласно размещенным в сети Интернет по веб-адресу: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1126/Златоустовская - сведениям златоустовская гравюра на стали означает русский народный художественный промысел, зародившийся в начале XIX в. в Златоусте (ныне Челябинской области). Изделия из стали украшаются композициями, выполненными гравировкой, "рисовкой" (нанесение рисунка резервирующим составом с последующим вытравливанием узора), насечкой золотом и серебром, золочением и серебрением, сочетающимся с воронением. В XIX в. на Косотурском заводе изготовлялись главным образом сабельные клинки с античными аллегорическими мотивами, сценами охоты, орнаментом в духе рококо (мастера И.Н. Бушуев, И.П. Бояршинов, С.А. Фетисов и др.); в советское время на Златоустовском машиностроительном заводе имени В.И. Ленина выполняются изделия, предназначенные для широкого круга потребителей: столовые приборы, ножи для бумаги, настенные тарелочки, украшенные орнаментом, пейзажными и сюжетными композициями (художники М.Д. Раков, Г.М. Берсенев, Л.Н. Валиев и др.). Приведенные сведения установлены Роспатентом из следующих источников: Глинкин М.Д. Златоустовская гравюра на стали, Челябинск, 1967; Популярная художественная энциклопедия / Под ред. Полевого В.М.; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986.

Суд соглашается с выводом Роспатента о том, что образы и ассоциации, связанные с семантическим значением слова "легенда", не позволяют признать качественно иной уровень восприятия словосочетания "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЛЕГЕНДА КЛИНКА" в целом в сравнении с противопоставленным НМПТ, смысловой акцент приходится на слово "клинок", которое использовано в форме родительного падежа, в связи с чем слово "легенда" в анализируемом словосочетании является зависимым.

По мнению судебной коллегии, приведенные заявителем примеры значений словосочетания "легенда клинка", значений входящих в него слов по отдельности, не опровергают вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ, поскольку они приведены без учета того, что в состав спорного обозначения также входит словесный элемент "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ", что в настоящем случае имеет существенное значение, поскольку он является известным, занимает доминирующее положение, акцентирует на себе внимание и порождает смысловые ассоциации с клинком, изготовленным (украшенным гравюрой) в Златоусте, в связи с чем является основным индивидуализирующим элементом и существенно влияет на восприятие обозначения в целом.

Согласно пункту 1 статьи 1516 ГК РФ НМПТ, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может быть признано исключительное право (статьи 1229 и 1519 ГК РФ) производителей такого товара.

Положения указанного пункта соответственно применяются к обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого отвечают требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта.

По мнению судебной коллегии, включение предпринимателем в заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение словесного элемента "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ" привело к утрате словосочетанием "легенда клинка" его фантазийного значения, на которое он ссылается, и приобрело ассоциацию именно с противопоставленным НМПТ. При этом семантическое значение словесного обозначения "Златоустовская гравюра на стали" как, среди прочего, способа украшения холодного оружия является известным, о чем свидетельствуют приведенные выше сведения из открытых источников, а в первую очередь - сам факт его регистрации в качестве НМПТ.

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу, что вывод Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию является правильным.

Рассматривая сравниваемые обозначения на предмет их сходства по фонетическому критерию, судебная коллегия отмечает следующее.

Как указывалось выше, вывод Роспатента о наличии фонетического сходства в целом обусловлен наличием в сравниваемых обозначении и наименовании совпадающего доминирующего словесного элемента "Златоустовская", а также его расположением на первом месте в сравниваемых словесных обозначениях.

Судебная коллегия считает указанный вывод Роспатента правильным, и не соглашается с соответствующим доводом заявителя, несмотря на то, что приведенные предпринимателем в опровержение вывода о наличии фонетического сходства контраргументы формально построены с учетом признаков, приведенных в пункте 42 Правил N 482, используемых для оценки фонетического сходства сравниваемых обозначений, по причине того, что главным правилом определения наличия (отсутствия) сходства до степени смешения является наличие (отсутствие) ассоциации с другим обозначением в целом.

Судебная коллегия не соглашается с таким аргументом заявителя против наличия фонетического сходства сравниваемых обозначения и НМПТ, как наличие в заявленном на регистрацию обозначении дополнительных словесных элементов "ZLATOUSTOVSKAYA LEGENDA KLINKA", поскольку он, как правильно указал Роспатент, расположен на второй строке обозначения и является фонетически тождественной транслитерацией вышерасположенного словесного элемента, прочитываемого в заявленном обозначении первым - "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЛЕГЕНДА КЛИНКА".

Соглашаясь с выводом Роспатента о том, что графический признак сходства не является определяющим в силу наличия фонетического и семантического сходства заявленного обозначения и противопоставленного НПТР, судебная коллегия приходит к выводу о том, что обозначение по заявке N 2017729517 от 20.07.2017 и НМПТ N 7 "ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ" являются сходными до степени смешения.

При этом наличие сходного с заявленным обозначением НМПТ позволяет не оценивать однородность товаров, поскольку в силу пункта 7 статьи 1483 ГК РФ товарные знаки, сходные с НМПТ, не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров.

Следовательно, сходство до степени смешения заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения с охраняемым НМПТ является самостоятельным основанием для отказа в государственной регистрации по смыслу пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Вопреки доводам заявителя, нарушений законодательства при принятии административным органом оспариваемого решения судом не установлено. Приведенные суждения заявителя сводятся исключительно к изложению его субъективного мнения о наличии (отсутствия) сходства до степени смешения заявленного им на регистрацию обозначения и противопоставленного НМПТ, что само по себе о незаконности оспариваемого решения не свидетельствует.

Принимая во внимание, что предметом спора является проверка законности решения Роспатента, суд приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, а доводы заявителя фактически сводятся к субъективному несогласию с выводами (оценками) Роспатента.

Таким образом, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу, что требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления суд относит на предпринимателя на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Клемчука Евгения Владимировича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

В.В. Голофаев

С.П. Рогожин