Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 18 ноября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Маркиной Ольги Ивановны (Москва, ОГРНИП 304770000483694) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.03.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 644455.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЭКОНОМУСЛУГИ" (ул. Палехская, д. 131, Москва, 129347, ОГРН 1157746956696).

В открытом судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Маркиной Ольги Ивановны - Игнатенко А.К. (по доверенности от 23.05.2019 N 23/02-2019), Басова О.А. (по доверенности 17.12.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-349/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Маркина Ольга Ивановна (далее - предприниматель Маркина О.И., заявитель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.03.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 644455, о признании действий общества с ограниченной ответственностью "ЭКОНОМУСЛУГИ" (далее - общество "ЭКОНОМУСЛУГИ", общество), связанных с регистрацией товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 644455, злоупотреблением правом.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество "ЭКОНОМУСЛУГИ".

Заявленные требования мотивированы тем, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 644455 на имя общества "ЭКОНОМУСЛУГИ" нарушает нормы пунктов 3, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), а действия правообладателя, связанные с его регистрацией, содержат признаки злоупотребления правом.

В обоснование заявления предприниматель Маркина О.И. указала, что спорный товарный знак:

- имеет сходство, близкое к тождеству, с произведением, авторское право на которое принадлежит заявителю (подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ);

- имеет сходство, близкое к тождеству, с коммерческим обозначением, исключительное право на которое принадлежит заявителю (пункт 8 статьи 1483 ГК РФ);

- создает угрозу введения потребителей в заблуждение в отношении услуг и лица, их оказывающего (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ).

Кроме того, заявитель полагает, что действия правообладателя по приобретению исключительного права на спорный товарный знак являются недобросовестными и должны быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Признавая регистрацию спорного товарного знака соответствующей нормам пунктов 3, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент, как полагает заявитель, неправомерно исходил из того, что предприниматель Маркина О.И. не доказала наличие у нее права на коммерческое обозначение, отсутствие возможности введения потребителей в заблуждение спорным товарным знаком, а также необоснованно указала на наличие спора об авторских правах на произведение.

При этом, как указывает заявитель, датой возникновения права на коммерческое обозначение является, вопреки доводам Роспатента, дата начала открытого (публичного) использования этого обозначения на определенной территории для индивидуализации своего предприятия, а не дата открытия торгового центра, поскольку для запуска работы любого крупного предприятия необходимы привлечение большого количества ресурсов, длительное время, на протяжении которого его владелец осуществляет существенные денежные затраты на разработку брендбука, рекламу, строительство, поиск партнеров и т.д. Все это обуславливает как возникновение признаков известности коммерческого обозначения, так и необходимость защиты прав на него, недопустимость его использования третьими лицами.

Заявитель также указывает, что действия общества "ЭКОНОМУСЛУГИ" по регистрации спорного товарного знака являются недобросовестными, поскольку общество использует его регистрацию как механизм извлечения неосновательного обогащения.

Общество "ЭКОНОМУСЛУГИ" представило отзывы на заявление предпринимателя Маркиной О.И., из которых следует, что заявитель не ведет коммерческую деятельность по месту нахождения торгового центра, является лишь его собственником, в связи с чем, по мнению общества, заявителем не доказано осуществление какой-либо фактической деятельности с использованием коммерческого обозначения.

При этом общество "ЭКОНОМУСЛУГИ" указало, что оно осуществляет деятельность с использованием спорного товарного знака с 19.10.2015 посредством лицензиата - общества с ограниченной ответственностью "ВАО ДЕНТ" (далее - общество "ВАО ДЕНТ"), с которым заключен лицензионный договор на использование этого товарного знака.

Как указывает общество, ему принадлежит авторское право на спорное обозначение, возникшее на основании договора на разработку и создание логотипов с обществом "Дизайн Систем Плюс" от 04.02.2005, а права по нему были переданы обществу по акту от 02.03.2005.

В судебном заседании представители заявителя поддержали доводы, изложенные в заявлении и в письменных пояснениях, просили оспариваемое решение Роспатента от 29.03.2019 признать недействительным.

Представители Роспатента и общества "ЭКОНОМУСЛУГИ" просили отказать в удовлетворении заявленных требований по доводам, изложенным в отзывах.

Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что изобразительный товарный знак с приоритетом от 27.02.2017 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.02.2018 в отношении товаров 3, 5, 29, 30, 31, 32-го, услуг 35, 43, 44-го классов МКТУ на имя общества "ЭКОНОМУСЛУГИ" (свидетельство Российской Федерации N 644455).

В Роспатент 22.10.2018 поступило возражение предпринимателя Маркиной О.И. против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 3, 8, 9 статьи 1483 ГК РФ, а также злоупотреблением правообладателем гражданскими правами.

В возражении предприниматель Маркина О.И. указала, что спорный товарный знак имеет сходство, близкое к тождеству, с произведением изобразительного искусства, авторское право на которое принадлежит ей. При этом данное произведение представляет собой стилизованное изображение улыбающегося лица, где дуга, символизирующая рот, повторяет силуэт буквы "М": , .

Авторское право на данное произведение возникло у нее в результате создания логотипа для индивидуализации торгового центра "МОЙ МОЛЛ" в соответствии с договором на оказание услуг от 11.11.2014 N 30/10-14. Согласно пункту 4 акта сдачи-приемки выполненных работ от 04.08.2015 к указанному договору исключительные права на созданные и принятые результаты работ были переданы заявителю в полном объеме, в том числе на варианты разработанного логотипа, представляющие собой изображения, в состав которых полностью входит спорный товарный знак.

С возражением были представлены документы, подтверждающие факт принадлежности заявителю на праве собственности здания трехэтажного торгового центра "МОЙ МОЛЛ" общей площадью 22000 кв. м., расположенного по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Островецкое, ул. Подмосковная.

Как отмечала предприниматель Маркина О.И., до даты приоритета спорного товарного знака на торговом комплексе было размещено коммерческое обозначение ; были разработаны дизайны проектов, эскизных вариантов, чертежей, иной технологической и проектной документации рекламных конструкций, в том числе на их установку и монтаж с указанным обозначением; предприниматель Маркина О.И. являлась участником различных выставок, на которых экспонировалось коммерческое обозначение.

Предприниматель Маркина О.И. также указала, что факт публикации принадлежащего ей произведения изобразительного искусства до даты приоритета спорного товарного знака подтверждается архивными копиями официального сайта заявителя http://mymall.ru/, доступными на интернет-ресурсе WEB-Arhive. На данном сайте с мая 2016 года была размещена информация о деятельности торгового центра "МОЙ МОЛЛ" под индивидуализирующим обозначением . Согласно данным акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" домен http://mymall.ru/vacanses.html был зарегистрирован в 2009 году.

Информация о торговом центре также была размещена на сайте https://vk.com/ostrovmymall в ноябре 2016 года, т.е. ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Поскольку торговый центр "МОЙ МОЛЛ" располагается в деревне Островцы, общая численность постоянного населения которой, по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2015, составляет 8906 человек, и является единственным большим торговым центром на данной территории, оформленным яркими вывесками, содержащими спорное обозначение, известность коммерческого обозначения в масштабах сельского поселения, вытекающая из обстоятельств дела, по мнению заявителя, должна презюмироваться.

Заявитель указывал, что коммерческое обозначение и спорный товарный знак обладают сходством, близким к тождеству.

Ввиду сходства спорного товарного знака с коммерческим обозначением, его регистрация на имя правообладателя может ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги под спорным обозначением.

Роспатент, признав предпринимателя Маркину О.И. заинтересованным лицом в подаче возражения, по результатам его рассмотрения оставил правовую охрану спорного товарного знака в силе.

При этом Роспатент признал не доказанным возникновение у заявителя права на коммерческое обозначение ввиду того, что торговый центр, на здании которого оно было размещено, не был открыт, а также не установил наличие оснований для вывода о способности спорного товарного знака ввести потребителей в заблуждение.

В отношении доводов возражения, касающихся применения пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент указал, что при наличии у предпринимателя Маркиной О.И. и общества ссылок на наличие авторских прав в отношении стилизованной буквы "М", спор об авторстве подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Отказ в удовлетворении возражения послужил основанием для обращения предпринимателя Маркиной О.И. в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (27.02.2017) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В силу пункта 8 статьи 1483 ГК РФ в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как следует из пункта 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

В пунктах 177-178 Постановления N 10, указано, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и т.д.). Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31.12.2007 (независимо от того, когда употребление обозначения началось). По смыслу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе.

С учетом изложенного в предмет доказывания в данном случае входит выяснение следующих обстоятельств: факт существования исключительного права на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт его использования для индивидуализации принадлежащего предприятия (в смысле статьи 132 ГК РФ), факт тождества (либо сходства до степени смешения) средств индивидуализации, факт возникновения исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее, чем на иное средство индивидуализации.

Наличие вышеназванных условий устанавливается судом на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначения для индивидуализации предприятия. При этом лицом, обратившимся в защиту исключительного права на коммерческое обозначение, должна быть доказана вся совокупность вышеназванных условий, в случае недоказанности хотя бы одного из этих условий право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент, рассмотрев возражение, пришел к правомерному выводу о соответствии спорного обозначения пунктам 3 и 8 статьи 1483 ГК РФ ввиду следующего.

Роспатент обоснованно исходил из того, что материалы возражения не содержат фактические данные о том, что на дату приоритета спорного товарного знака торговый комплекс был открыт, функционировал и тем самым был известен потребителям в пределах определенной территории. В связи с изложенным Роспатент сделал правильный вывод об отсутствии объективных оснований считать, что на дату приоритета спорного товарного знака исследуемое обозначение индивидуализировало имущественный комплекс лица, подавшего возражение, и обладало достаточными признаками, присущими коммерческим обозначениям.

Доводы заявителя о возникновении у него исключительного права на коммерческое обозначение торгового центра "МОЙ МОЛЛ", которое обладает достаточной различительной способностью и известностью в пределах определенной территории - в деревне Островцы, не могут быть приняты во внимание судебной коллегией исходя из следующего.

Коммерческое обозначение представляет собой объект интеллектуальной собственности, позволяющий отличать одно предприятие от другого. Для потребителя коммерческое обозначение - это внешнее проявление бизнеса, на которое он ориентируется, совершая покупки, обращаясь за оказанием услуг.

При соблюдении двух основных условий (различительная способность и известность на определенной территории) ГК РФ наделяет правообладателя исключительным правом использования коммерческого обозначения любым способом, не противоречащим закону (пункт 1 статьи 1539 Кодекса), путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Вместе с тем размещение вывески с указанием соответствующего обозначения на нефункционирующем торговом центре, а также на его официальном сайте, в группе социальной сети - https://vk.com/ostrovmymall, на выставочном стенде и в полиграфических материалах XIII международной выставки и форума по недвижимости REX (Real Estate exhibition) не свидетельствуют, по мнению коллегии, о широком использовании обозначения на определенной территории в качестве средства индивидуализации какого-либо предприятия.

Кроме того, необходимо, чтобы употребление коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и соответственно только на такое обозначение возникает исключительное право.

Между тем возможная известность строящегося торгового центра "МОЙ МОЛЛ" на территории отдельного сельского поселения Островцы, по мнению судебной коллегии, не влечет за собой признание за заявителем права на коммерческое обозначение в виде стилизованной буквы "М", индивидуализирующее торговый центр, поскольку предприниматель Маркина О.И. не представила доказательства в подтверждение того, что данное предприятие фактически оказывало услуги, занималось продажей товаров либо осуществляло иную деятельность с использованием спорного обозначения, в связи с чем оно получило бы широкое распространение.

Согласно представленной заявителем информации (распечатки с презентацией торгового центра) открытие торгового центра должно было состояться летом 2018 года, то есть позже даты приоритета спорного товарного знака, однако не состоялось до настоящего времени. Данное обстоятельство заявителем не оспаривается.

При этом сам по себе факт разработки дизайна проектов, эскизных вариантов, чертежей, иной технологической и проектной документации, рекламных конструкций для будущего торгового центра не свидетельствует о широкой известности коммерческого обозначения с учетом того, что доказательства в подтверждение фактического проведения рекламных акций, размещения рекламных конструкций и баннеров на территории сельского поселения заявитель не представил.

При таких обстоятельствах представленную заявителем совокупность доказательств нельзя признать достаточной для подтверждения факта возникновения права на коммерческое обозначение.

Таким образом, в результате анализа представленных заявителем доказательств Роспатентом было обоснованно установлено, что они не доказывают наличия у заявителя прав на коммерческое обозначение на дату приоритета спорного товарного знака, в связи с чем Роспатент пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для признания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку недействительным на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Отказывая в удовлетворении возражения в части ссылок заявителя на несоответствие спорного товарного знака пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент обоснованно исходил из того, что устойчивая ассоциативная связь между спорным обозначением и заявителем могла возникнуть у потребителей только в результате реального введения товаров, маркированных указанным обозначением, в гражданский оборот.

Оспаривая решение Роспатента, заявитель в подтверждение довода о способности товарного знака ввести потребителя в заблуждение сослался на те же материалы, которые представлены им в обоснование довода о несоответствии регистрации спорного товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку указанные материалы не содержат фактических данных о том, что торговый комплекс, маркируемый сходным со спорным товарным знаком обозначением, функционировал и был известен потребителям до даты приоритета спорного товарного знака, судебная коллегия полагает, что Роспатент пришел к правильному выводу о том, что в отсутствие реальной деятельности заявителя под обозначением, сходным до степени смешения со спорным товарным знаком, указанный товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары и оказывающего услуги.

С учетом изложенного Роспатент пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для признания спорного товарного знака не соответствующим пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Что касается доводов заявителя, связанных с несоответствием спорного товарного знака пункту 9 статьи 1483 ГК РФ, суд отмечает следующее.

Как указано выше, при рассмотрении возражения Роспатент, установив, что каждая из сторон спора ссылалась на наличие у нее авторских прав на изобразительное решение стилизованной буквы "М", сходное со спорным товарным знаком, указал, что не может отдать предпочтение какой-либо стороне в реализации права на защиту исключительных авторских прав и спор об авторстве подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Поддерживая данный вывод Роспатента, суд отмечает, что Роспатент как федеральный орган исполнительной власти не обладает компетенцией по установлению принадлежности объекта авторского права, при наличии у правообладателя спорного товарного знака (общества) и подателя возражения (предпринимателя Маркиной О.И.) документов, на основании которых каждый из них считает авторское право принадлежащим именно ему.

Вместе с тем, учитывая, что настоящий спор рассматривается в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у Суда по интеллектуальным правам, рассматривающего настоящее дело о соответствии ненормативного акта действующему законодательству, также отсутствует компетенция по разрешению спора о принадлежности исключительного права на произведение.

Таким образом, пределы судебного разбирательства в настоящем деле ограничиваются проверкой законности оспариваемого решения административного органа; установление принадлежности исключительного права на объект авторского права в этот предмет не входят.

В связи с этим суд не имеет оснований для оценки представленных заявителем и обществом в Роспатент доказательств с целью установления действительного обладателя авторского права на спорное изображение.

Спор об авторстве в отношении этого объекта подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Вместе с тем суд признает обоснованным довод заявителя о том, что действия общества по приобретению правовой охраны в отношении спорного товарного знака и его последующему использованию являются злоупотреблением правом, ввиду следующего.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 170 Постановления N 10, законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 171 Постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Поскольку возможность заявления отдельного требования о признании действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом законом не предусмотрена, суд рассматривает требование заявителя о признании действий общества "ЭКОНОМУСЛУГИ", связанных с регистрацией товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 644455, злоупотреблением правом в качестве довода, направленного на оспаривание законности решения Роспатента от 29.03.2019.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения указанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Руководствуясь положениями пункта 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ, суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Для установления в действиях общества "ЭКОНОМУСЛУГИ" признаков злоупотребления правом необходимо в совокупности оценить на соответствие критерию добросовестности поведение заинтересованного лица как на момент подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, так и последующее (после регистрации) поведение, а также обстоятельства, связанные с использованием спорного товарного знака самим правообладателем и лицензиатом - обществом "ВАО ДЕНТ".

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Факт использования заявителем на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака спорного обозначения на строящемся здании торгового центра был установлен выше и подтверждается представленными заявителем доказательствами, а именно фотографиями и скриншотами страниц, подтверждающими размещение вывески с указанием спорного обозначения на нефункционирующем торговом центре, а также на его официальном сайте, в группе социальной сети - https://vk.com/ostrovmymall, на выставочном стенде и в полиграфических материалах XIII международной выставки и форума по недвижимости REX (Real Estate exhibition).

С учетом незначительного периода времени, прошедшего со дня регистрации товарного знака (07.02.2018), до даты направления претензии заявителю (04.04.2018), наличия в общем доступе в Интернете сведений о торговом центре "МОЙ МОЛЛ" и иных приведенных выше обстоятельств суд полагает, что общество могло знать о начале использования спорного обозначения на строящемся торговом центре до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Между тем этого обстоятельства самого по себе недостаточно для вывода о том, что общество, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно.

Недобросовестными могут быть признаны действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака злоупотреблением правом и/или актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание и последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Из заявления предпринимателя Маркиной О.И. следует, что общество "ЭКОНОМУСЛУГИ" как правообладатель спорного товарного знака использует его регистрацию как механизм неосновательного обогащения.

В подтверждение указанного довода заявитель сослался на сведения, опубликованные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, согласно которым на имя общества "ЭКОНОМУСЛУГИ" зарегистрированы десятки различных товарных знаков, а также подано более полусотни заявок.

При этом, как следует пояснений заявителя, у общества "ЭКОНОМУСЛУГИ" имеется интернет-магазин, который размещен на домене logo-domen.ru. Принадлежность данного доменного имени обществу подтверждается выпиской из системы www.whois-service.ru в отношении logo-domen.ru, а также сведениями, указанными на данном сайте в разделе "контакты" соответствующие реквизитам общества.

На указанном сайте размещены предложения о продаже товарных знаков, принадлежащих обществу "ЭКОНОМУСЛУГИ", в том числе спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 644455 - за 99 000 рублей.

Наряду с этим обществом "ЭКОНОМУСЛУГИ" в адрес индивидуального предпринимателя Фаустовой Н.А., разработавшей по заказу предпринимателя Маркиной О.И. стилизованное решение буквы "М", сходное со спорным товарным знаком, было направлено электронное письмо с приложением к нему счета (предварительный платеж) на отчуждение товарного знака N 644455 за 410 000 рублей. Данное обстоятельство подтверждается представленной заявителем электронной перепиской между пользователем "домен лого" и "Фаустовой Натальей".

Данные доказательства обществом не опровергнуты. Факт направления названного письма не оспаривается.

Указанное подтверждает довод предпринимателя Маркиной О.И. о том, что интерес общества "ЭКОНОМУСЛУГИ" в регистрации товарных знаков состоит в их последующей продаже.

Кроме того, общество "ЭКОНОМУСЛУГИ" спустя два месяца после регистрации товарного знака направило претензию в адрес заявителя от 04.04.2018, а впоследствии обратилось в суд с исковыми требованиями о взыскании компенсации в размере 1 250 000 рублей (дело N А40-95729/2019).

Последовательность указанных действий общества "ЭКОНОМУСЛУГИ" также может свидетельствовать о том, что приобретение в 2017 году исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 644455 не имело своей целью его использование в предпринимательской деятельности, а было направлено на получение необоснованной выгоды путем взыскания компенсации и/или понуждения заявителя и связанных с ним лиц к приобретению спорного товарного знака по цене, определенной обществом.

При этом ни заявленный ко взысканию в судебном порядке размер компенсации, ни стоимость, по которой обществом предлагалось приобрести товарный знак заявителю и автору произведения, не могут быть признаны разумными, поскольку товарный знак не использовался правообладателем, а значит, не приобрел какой-либо известности и имущественной ценности в сопоставимом объеме.

В подтверждение довода о злоупотреблении обществом "ЭКОНОМУСЛУГИ" правом при регистрации товарного знака, заявитель указал также на неиспользование обществом спорного товарного знака.

В опровержение доводов заявителя о неиспользовании товарного знака обществом "ЭКОНОМУСЛУГИ" суду были представлены: фотографии вывесок с изображением товарного знака; протокол осмотра вещественных доказательств от 26.02.2018; договоры аренды и субаренды, а также платежные поручения к ним; лицензионный договор N 644455/1 от 07.02.2018 с обществом "ВАО ДЕНТ", платежные документы об оплате по данному договору.

Между тем, оценивая данные доказательства, суд принимает во внимание, что указанный договор от 07.02.2018 N 644455/1 заключен между аффилированными юридическими лицами, что является существенным обстоятельством для оценки реальности намерений сторон этой сделки.

Так, состав учредителей и участников общества "ВАО ДЕНТ" следующий: 80% - Мещеряков Олег Анатольевич, ИНН 773401477840, 20% - Мещерякова Ирина Анатольевна, генеральный директор - Герасимов Александр Александрович. Состав учредителей и участников "ЭКОНОМУСЛУГ" следующий: 75% - Мещеряков Олег Анатольевич, ИНН 773401477840, 25% - Мещерякова Ирина Анатольевна, генеральный директор - Герасимов Александр Александрович.

При таких обстоятельствах указанный договор оценивается судом критически. Суд полагает, что он заключен для создания видимости использования товарного знака и наличия у общества экономического интереса в таком использовании.

Представленное обществом "ЭКОНОМУСЛУГИ" платежное поручение N 209 от 27.03.2017, подтверждающее внесение обществом "ВАО ДЕНТ" предоплаты по договору от 07.02.2018 N 644455/1, датировано до даты регистрации товарного знака и даты заключения лицензионного договора, а назначение платежа не подтверждает перечисление денежных средств по нему. Платежные поручения N 542 от 05.08.2019, N 409 от 06.06.2019, N 554 от 06.08.2019 подтверждают факт оплаты по договору обществом "ВАО ДЕНТ" только после подачи предпринимателем Маркиной О.И. возражения в Роспатент и заявления в Суд по интеллектуальным правам, что также свидетельствует о заключении такого договора в целях подтверждения видимости факта использования спорного товарного знака.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что наличие лицензионного договора не подтверждает использование заявителем спорного товарного знака.

Оценив иные доказательства, представленные обществом "ЭКОНОМУСЛУГИ" в подтверждение факта использования товарного знака, суд приходит к выводу о том, что они не подтверждают использование спорного товарного знака в связи со следующим:

- фотографии вывесок не имеют даты, следовательно, невозможно установить их относимость к рассматриваемому делу и периоду, предшествующему дате приоритета спорного товарного знака (2017);

- протокол осмотра вещественных доказательств (26.02.2018) относится к периоду позднее даты приоритета регистрации товарного знака (2017) и начала открытого использования спорного обозначения заявителем (2016);

- договоры аренды и субаренды, а также платежные поручения к ним, представленные обществом "ЭКОНОМУСЛУГИ", подтверждают сдачу в аренду помещений, но никак не использование спорного обозначения обществом, в связи с чем не относятся к числу относимых доказательств;

- распечатки интернет-страницы сайта http://vaodent.ru/, на которых размещено спорное изображение, не содержат даты публикации, однако согласно копиям указанного сайта, зафиксированных системой архивирования содержания интернет-страниц WayBackMachine (web.archive.org), спорное изображение появилось на сайте http://vaodent.ru/ только в 2019 году.

Ни один из представленных обществом "ЭКОНОМУСЛУГИ" документов не подтверждает обнародование и/или фактическое использование спорного обозначения в период как до 2016 года, когда заявитель начал открытую демонстрацию спорного обозначения при строительстве торгового центра, так и до даты приоритета/регистрации товарного знака.

В целом, представленные правообладателем документы подтверждают лишь то, что целью единичного размещения спорного обозначения на сайте и вывеске после даты приоритета товарного знака и возникновения спора с заявителем является создание видимости такого использования.

Исходя из совокупности установленных обстоятельств, с учетом указанных разъяснений, принимая во внимание, что само общество "ЭКОНОМУСЛУГИ" знало или могло знать о предшествовавшем дате приоритета товарного знака использовании спорного обозначения заявителем, товарный знак в своей предпринимательской деятельности не использовало ни до подачи заявки на регистрацию товарного знака, ни после этой даты, так же как и лицензиат - общество "ВАО ДЕНТ", в то время как последующее после регистрации товарного знака поведение правообладателя, совершавшего действия, направленные на получение от предпринимателя Маркиной О.И. выгоды в размере, не сопоставимом с действительной ценностью неиспользуемого товарного знака, и в то же время предлагающего данный товарный знак к продаже неограниченному кругу лиц за гораздо меньшую сумму, имело целью лишь воспользоваться коммерческой заинтересованностью заявителя в спорном обозначении и получить от него необоснованную материальную выгоду, суд приходит к выводу о том, что действия общества "ЭКОНОМУСЛУГИ" по регистрации спорного товарного знака с учетом его последующих действий являются злоупотреблением правом, направлены на воспрепятствование в использовании спорного обозначения заявителем и необоснованное извлечение обществом существенной материальной выгоды.

При этом Суд по интеллектуальным правам полагает, что с учетом обстоятельств настоящего спора отмеченная возможная осведомленность общества о начале использования обозначения заявителем не имеет сама по себе определяющего значения для вывода о недобросовестности общества, обусловленного совокупностью иных названных действий правообладателя.

Общество "ЭКОНОМУСЛУГИ" не опровергло доводов о наличии в его действиях признаков злоупотребления правом.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Таким образом, регистрация спорного товарного знака противоречит требованиям статьи 10 ГК РФ, в связи с чем решение Роспатента от 29.03.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку N 644455 является незаконным, нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Учитывая, что регистрация спорного товарного знака была признана судом не соответствующей требованиям статьи 10 ГК РФ, Суд по интеллектуальным правам в целях восстановления прав и законных интересов заявителя считает возможным признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 644455 и необходимым обязать Роспатент внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

В силу положений пункта 171 Постановления N 10 судебные расходы подлежат взысканию с лица, чьи действия признаны злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, учитывая, что действия общества "ЭКОНОМУСЛУГИ" по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 644455 являются злоупотреблением правом, понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество "ЭКОНОМУСЛУГИ".

Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что основания и порядок возврата государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при подаче заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, размер государственной пошлины составляет 300 рублей для физических лиц.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Поскольку фактически заявителем государственная пошлина за подачу кассационной жалобы по платежному поручению от 23.05.2019 N 45 уплачена в размере 3 000 рублей, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 2 700 рублей подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 333.40 НК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.03.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 644455 как не соответствующее статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности в 30-дневный срок с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу аннулировать правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 644455.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭКОНОМУСЛУГИ" (ОГРН 1157746956696) в пользу индивидуального предпринимателя Маркиной Ольги Ивановны (ОГРНИП 304770000483694) 300 (Триста) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Маркиной Ольге Ивановне из федерального бюджета 2 700 (две тысячи семьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 23.05.2019 N 45.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

C.П. Рогожин