Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 19 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 26 сентября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Четвертаковой Е.С., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плесовой А.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке части 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Восьмого арбитражного апелляционного суда (судья Аристова Е.В., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Моториной О.Ф.), заявление общества с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный завод "ОША" (ул. Придорожная, д. 1, дер. Ракитинка (Морозовского с/п), р-н Омский, Омская обл., 644545, ОГРН 1025501857260) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.01.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 13.08.2018 на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2017708240.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" (Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107139, ОГРН 1027700240150).

В судебное заседание явились представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный завод "ОША" - Рабецкий С.С. (по доверенности от 30.03.2018), Гордеев Е.А. (по доверенности от 30.03.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-349/41);

от федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" - Локтев А.Г. (по доверенности от 18.04.2018 N 09Д/25).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный завод "ОША" (далее - заявитель, общество "ЛВЗ "ОША") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 30.01.2019, которым оставлено в силе решение Роспатента от 29.05.2018 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака объемного обозначения по заявке N 2017708240 в отношении товара 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "водка".

На основании части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" (далее - ФКП "Союзплодоимпорт").

Требование заявителя обосновано тем, что обозначение " " по заявке N 2017708240 не является сходным до степени смешения с общеизвестными товарными знаками со словесными элементами "Русская RUSSKAYA RUSSIAN" по свидетельству Российской Федерации N 40, со словесными элементами "STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA" по свидетельству Российской Федерации N 53, со словесными элементами "MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA" по свидетельству Российской Федерации N 53, с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 38389, 38237, 38388, на основании которых зарегистрированы указанные общеизвестные товарные знаки, а также с товарным знаком со словесными элементами "BALTIYSKAYA RUSSIAN VODKA" по свидетельству Российской Федерации N 38390 и наименованием места происхождения товара N 65 "РУССКАЯ ВОДКА" (далее - НМПТ N 65), право пользования которым предоставлено иным лицам, в связи с чем решение Роспатента от 30.01.2019 противоречит пунктам 6 и 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Кроме того, заявитель приводит довод о том, что в заявленном обозначении объемный элемент в виде формы бутылки обладает различительной способностью, в связи с чем неправомерно признан Роспатентом неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Представители заявителя в судебном заседании поддержали заявленные требования. Представили в суд письменные объяснения по делу.

Роспатент в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания требования общества "ЛВЗ "ОША" оспорили, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

Представитель ФКП "Союзплодоимпорт" в судебном заседании поддержал позицию Роспатента.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Как следует из материалов дела, обозначение по заявке N 2017708240 с приоритетом от 07.03.2017 заявлено в Роспатент на регистрацию на имя общества "ЛВЗ "ОША" в отношении товара 33-го класса МКТУ "водка".

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 29.05.2018 принято решение об отказе в его государственной регистрации в качестве товарного знака в связи с несоответствием пунктам 6 и 7 статьи 1483 ГК РФ, поскольку оно признано сходным до степени смешения с общеизвестными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 40, 52, 53, выданным на имя ФКП "Союзплодоимпорт" (признаны общеизвестными с 31.12.1985), и с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 38237, 38388, 38389, 38390, зарегистрированными на имя того же лица и имеющими более ранние приоритеты, а также с НМПТ N 65, право пользования которым предоставлено иным лицам по свидетельствам Российской Федерации N 65/1, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/14, 65/15, 65/16, 65/17, 65/18, 65/19, 65/20, 65/21. При этом объемный элемент в виде бутылки признан Роспатентом неохраняемым в заявленном обозначении в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель не согласился с решением экспертизы Роспатента от 29.05.2018 и подал в Роспатент 13.08.2018 возражение на указанное решение.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 30.01.2019 принято решение об отказе в его удовлетворении, решение Роспатента от 29.05.2018 оставлено в силе в связи с тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 40, с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 38389 и НМПТ N 65.

Несогласие общества "ЛВЗ "ОША" с решением Роспатента от 30.01.2019 послужило основанием для его обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, выслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 указанной статьи заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на оспаривание ненормативного правового акта Роспатента обществом "ЛВЗ "ОША" не пропущен, что уполномоченным органом и третьим лицом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 той же статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в части 4 ГК РФ и Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества на отказ в предоставления правовой охраны спорному обозначению в качестве товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции этого государственного органа.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках его полномочий, что заявителем не оспаривается.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 27 постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки (07.03.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. N 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 постановления N 10 и в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта, не требует специальных познаний и, по общему правилу, разрешается судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Обозначение " " по заявке N 2017708240 состоит из объемного изображения бутылки и этикетки, включающей словесные элементы "РУССКИЙ ХАРАКТЕР", выполненные буквами русского алфавита.

Роспатент верно указал, что доминирующее положение в указанном обозначении занимают словесные элементы "РУССКИЙ ХАРАКТЕР", поскольку они выполнены более крупным шрифтом, чем другие словесные элементы, легче запоминаются и акцентируют на себе внимание потребителя, занимая центральное положение и большую часть площади.

Противопоставленный товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 40, признанный общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33-го класса МКТУ "водка", является комбинированным, представляет собой этикетку, включает в себя словесные элементы "RUSSIAN", "RUSSKAYA", "РУССКАЯ" и "СПИ", а также изобразительные элементы.

Товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 38389 с приоритетом от 12.03.1969 является комбинированным, представляет собой этикетку, включает в себя словесные элементы "RUSSIAN", "RUSSKAYA", "РУССКАЯ" и "СПИ", изобразительные элементы, зарегистрирован для товара 33-го класса МКТУ "водка "Русская".

Роспатент указал, что в соответствии со статьей 6-quinquies (С) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в редакции 1967 года, чтобы определить, может ли товарный знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 40 является общеизвестным для товара 33-го класса МКТУ "водка" (признан таковым на основании зарегистрированного ранее товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 38389), установлена известность противопоставленных товарных знаков в отношении товара 33-го класса МКТУ "водка" на основании их длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации под контролем ФКП "Союзплодоимпорт".

Таким образом, Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что словесный элемент "РУССКАЯ" в отношении алкогольных напитков, в частности товара "водка", широко известен российскому потребителю и ассоциируется с конкретным лицом.

Следовательно, указанный словесный элемент "РУССКИЙ" является доминирующим в обозначении по заявке N 2017708240.

Кроме того, Роспатент отметил, что согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к известному товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же лицу. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Роспатент также сослался на позицию Суда по интеллектуальным правам, выраженную в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-617/2014, о том, что для вывода о наличии препятствия для регистрации товарного знака достаточно вероятности (угрозы) смешения в глазах потребителей заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака.

Судебная коллегия считает, что с учетом признания товарного знака со словесным элементом "РУССКАЯ" общеизвестным, Роспатент правомерно пришел к выводу о том, что добавление к нему других словесных элементов не делает новое обозначение не сходным с указанным известным товарным знаком.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 42 Правил звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Фонетический анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что в их состав входят фонетически сходные слова - "РУССКИЙ" и "РУССКАЯ".

Так, указанные словесные элементы имеют совпадающий состав звуков, за исключением лишь двух конечных звуков (окончаний слов), отличие которых не оказывает решающего влияния на фонетическое восприятие указанных элементов в целом.

На основании изложенного сравниваемые заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки признаны фонетически сходными в целом.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 42 Правил смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Роспатент, проанализировав общедоступные словарно-справочные источники, в частности, Толковый словарь Ушакова (https://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov), установил следующее:

"русский", "русская", "русское" - это прилагательные к "русские", "Россия" и "Русь";

"характер" - совокупность психических особенностей, из которых складывается личность человека и которые проявляются в его действиях, поведении. Добродушный характер. Мягкий характер. Крутой характер. Сильный характер. Твердый характер. "Иной характер долго не раскусите".

В отношении довода заявителя о том, что в заявленном обозначении основная смысловая нагрузка лежит на словесном элементе "характер", судебная коллегия отмечает следующее.

Роспатент правильно указал, что словосочетание "русский характер" имеет устойчивое восприятие среди российских потребителей, в том числе ввиду того, что содержание указанного понятия часто поднимается в работах классиков русской литературы (например, рассказ "Русский характер", А.Н. Толстой; стихотворение "Умом Россию не понять", Ф.И. Тютчев).

Судебная коллегия учитывает, что возможность ссылки Роспатента на литературные источники и примеры судебной практики в целях демонстрации правомерности выводов, отраженных в оспариваемом ненормативном правовом акте, обусловлена обязанностью органа доказать законность и обоснованность своего решения (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно справочной информации из сети Интернет (https://spravochnick.ru/literatura/russkayaJiteratura/russkiy_harakter_v_russkoy_literature), когда говорят о русском характере, о той его части, что нашла отражение в литературе, всегда подразумевают одинаковые характеристики.

Судебная коллегия учитывает, что таким образом, словесное обозначение "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" представляет собой словосочетание, однозначно отсылающее именно к России (как и противопоставленные средства индивидуализации).

В силу изложенного заявленное обозначение и противопоставленные средства индивидуализации порождают схожие смысловые ассоциации, связанные с Россией или чем-то присущим именно России.

Судебная коллегия считает необходимым отметить, что согласно пункту 42 Правил признаки, указанные в данном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В этой связи для установления сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками Роспатенту не требуется устанавливать наличие сходства по всем трем признакам.

При этом некоторые графические отличия сравниваемых обозначений, обусловленные разным цветовым и шрифтовым исполнением, играют второстепенную роль при восприятии сравниваемых обозначений в целом. Кроме того, сходство сравниваемых обозначений усиливается за счет выполнения словесных элементов буквами одного и того же (русского) алфавита.

Таким образом, принимая во внимание широкую известность противопоставленных товарных знаков, а также фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений, указанные обозначения были обоснованно признаны Роспатентом сходными в целом.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака (пункт 162 постановления N 10).

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в указанном пункте постановления N 10 вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли старший товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования такого товарного знака, степени известности, узнаваемости старшего товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей, в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

При этом суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Товар 33-го класса МКТУ "водка", в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товар 33-го класса МКТУ "водка", в отношении которого охраняются противопоставленные товарные знаки и наименование места происхождения товара, совпадают.

Вывод Роспатента об однородности товаров не оспаривается заявителем.

На основании изложенного судебная коллегия считает, что Роспатент правомерно пришел к выводу о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с общеизвестным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 40 и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 38389, в связи с чем его регистрация противоречит пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с ГК РФ, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В НМПТ N 65 "Русская водка" содержится два словесных элемента. При этом как правильно отметил Роспатент, элемент "водка" является собственно наименованием вида товара, для которого зарегистрировано НМПТ N 65.

В силу наличия в заявленном обозначении и противопоставленном НМПТ N 65 фонетически и семантически сходных словесных элементов "РУССКИЙ" и "РУССКАЯ", сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом.

При сравнении НМПТ и товарных знаков однородность товаров не оценивается, так как, исходя из пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, сходные с НМПТ товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с НМПТ N 65, в связи с чем его регистрация противоречит пункту 7 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент указал, что аналогичная позиция отражена в судебных актах Суда по интеллектуальным правам по делам N СИП-315/2016, N СИП-314/2016, N СИП-22/2015, N СИП-617/2014, N СИП-459/2014, N СИП-187/2018, которыми заявленные обозначения со словесным элементом "русский (-ая)" или "Russian" признаны сходными до степени смешения с общеизвестным товарным знаком со словесными элементами "Русская RUSSKAYA RUSSIAN" по свидетельству Российской Федерации N 40, комбинированным товарным знаком "Русская RUSSKAYA RUSSIAN" по свидетельству Российской Федерации N 38389 и наименованием места происхождения товара "РУССКАЯ ВОДКА", зарегистрированным за N 65.

Довод общества "ЛВЗ "ОША" о том, что оно является обладателем серии словесных товарных знаков "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" не может быть принят во внимание судебной коллегией, поскольку в настоящем судебном деле необходимо учитывать факт наличия у третьего лица - правообладателя противопоставленных товарных знаков и НМПТ - серии охраняемых на территории Российской Федерации товарных знаков со сходными до степени смешения обозначениями, имеющими значительно более ранний приоритет, нежели товарные знаки заявителя.

Более того, коллегия судей обращает внимание заявителя на то, что, как следует из пункта 7.3.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128, для вывода о том, что используется серия товарных знаков, необходимо использование, по крайней мере, трех товарных знаков, в основе которых лежит один элемент. Использование только двух товарных знаков, объединенных единым элементом, не может рассматриваться как использование серии товарных знаков.

Коллегией судей также отклоняются и доводы общества и представленные в их обоснований доказательства о широкой известности обозначения "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" и алкогольной (водочной) продукции заявителя под указанным обозначением вследствие их длительного и интенсивного использования, поскольку угроза смешения зависит, в числе прочего от различительной способности "старшего", а не "младшего" товарного знака. Таким образом, известность обозначения влияет на различительную способность товарного знака и подлежит учету, но в отношении противопоставленных товарных знаков третьего лица.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что на стадии регистрации товарного знака достаточно опасности (вероятности) такого смешения.

Судебная коллегия отклоняет довод заявителя о том, что объемный элемент в виде бутылки неправомерно признан Роспатентом неохраняемым.

При этом судебная коллегия считает необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что признание объемного элемента охраняемым не может повлиять на вывод Роспатент о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент "РУССКИЙ ХАРАКТЕР", который является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и НМПТ.

Так, Роспатент указал, что согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, отражающих многолетнюю практику экспертизы товарных знаков, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

При этом Роспатент отметил, что указанный подход отражен в судебной практике, в частности в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2017 по делу N СИП-578/2016.

Судебная коллегия учитывает, что вывод о доминировании в заявленном обозначении этикетки со словесным элементом "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" подтверждается самим заявителем (абзац 2 страницы 4 заявления общества "ЛВЗ "ОША" представленном в Суд по интеллектуальным правам) (л. д. 9, том 1).

Кроме того, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 пункта 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью.

Также Роспатент отметил, что согласно пункту 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации) при оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма объемного обозначения только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность.

Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

Если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью.

Также Роспатент указал, что этот подход, изложенный в Рекомендациях, подтверждается практикой Суда по интеллектуальным правам, выраженной, например, в решении от 17.02.2017 по делу N СИП-647/2016.

Судебная коллегия отмечает, что в заявленном обозначении объемный элемент представляет собой стандартную бутылку, состоящую из сосуда в виде вытянутого цилиндра с узким горлом. Роспатент сослался на то, что аналогичные бутылки, которые предназначены для хранения, транспортировки и реализации товаров 33-го класса МКТУ, содержатся в ГОСТ 10117.2-2001 "Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры".

По мнению Роспатента, поскольку данная выбранная заявителем форма бутылки является традиционной для товаров 33-го класса МКТУ, у иных производителей может возникнуть необходимость использования именно такой формы для хранения, транспортировки и реализации своих товаров, поэтому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Судебная коллегия в отношении довода заявителя о том, что наличие у него патента Российской Федерации N 106825 на промышленный образец " " "Бутылка для водки" свидетельствует о различительной способности объемного элемента в заявленном обозначении, отмечает следующее.

По смыслу статьи 1352 ГК РФ основное назначение промышленного образца - предоставление правовой охраны эстетичному виду (декоративности) изделий. Патент на промышленный образец предоставляет правовую охрану внешнему виду именно изделия, выраженному в его форме, конфигурации, орнаменте, сочетании цветов, линий и так далее.

В то же время основная функция товарного знака - обеспечить возможность отличить именно товары одного производителя от однородных товаров другого производителя.

На основании изложенного, как верно указал Роспатент, при определении соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" устанавливается его отличие именно от аналогичных изделий промышленного или кустарно-ремесленного производства.

В то время как при экспертизе объемного товарного знака должно быть установлено, что именно его форма является следствием оригинального исполнения и способна выполнять функции средства индивидуализации товаров определенного производителя.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Таким образом, судебная коллегия считает, что наличие прав на промышленный образец не дает оснований для вывода о том, что заявленное в качестве товарного знака обозначение обладает различительной способностью, поскольку это два разных объекта интеллектуальной собственности с различным правовым регулированием.

Роспатент отметил, что такой подход подтверждается практикой Суда по интеллектуальным правам, выраженной, в частности в решении от 18.09.2017 по делу N СИП-338/2017.

Также заявитель приводит довод о том, что в силу известности товаров заявителя указанный объемный элемент в виде бутылки приобрел различительную способность в отношении его товаров.

Судебная коллегия в отношении данного довода отмечает, что Роспатентом верно указано, что ввиду стандартного и традиционного характера указанная форма бутылки широко используется различными производителями (https://winestyle.ru/vodka/russian-standard/; https://winestreet.ru/catalog/vodka/russkava/4607157025328.html; https://winestyle.ru/vodka/beluga/) для хранения, транспортировки и реализации алкогольных и безалкогольных напитков, в связи с чем не может приобрести различительную способность в отношении товаров заявителя.

На основании изложенного судебная коллегия пришла к выводу о том, что данный довод заявителя не может свидетельствовать о наличии различительной способности у указанного объемного элемента в виде бутылки.

Таким образом, судебная коллегия считает, что форма изображенной в заявленном обозначении бутылки правомерно признана Роспатентом неохраняемой на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия также считает необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что ссылки заявителя на регистрации иных товарных знаков, в том числе на имя заявителя, не могут быть приняты во внимание, поскольку сами товарные знаки, а также обстоятельства их регистрации априори отличаются от имеющихся в настоящем деле и не являются предметом настоящего спора.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 08.11.2006 N 8215/06, оценка охраноспособности товарного знака должна проводиться с учетом обстоятельств и доказательств конкретного дела. Ссылки на регистрации аналогичных/схожих товарных знаков сами по себе не могут быть приняты во внимание.

На основании изложенного заявление общества "ЛВЗ "ОША" о признании оспариваемого ненормативного правового акта Роспатента недействительным подлежит оставлению без удовлетворения.

Данный вывод, в свою очередь, является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение (подачу) заявления на общество.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный завод "ОША" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Е.С. Четвертакова

Судья

Р.В. Силаев