Резолютивная часть постановления объявлена 23 июля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 июля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Васильевой Т.В.,

судьей Лапшиной И.В., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Сатарова Алексея Алексеевича на решение Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2018 (судья Ведерников М.А.) по делу N А40-79454/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2019 (судьи Расторгуев Е.Б., Трубицын А.И., Садикова Д.Н.) по тому же делу

по иску индивидуального предпринимателя Сатарова Алексея Алексеевича (г. Тольятти, ОГРНИП 309638230300025)

к обществу с ограниченной ответственностью "Юнион Торг Маркет" (ул. Ивовая, д. 1, корп. 1, эт. 4, комн. 415, Москва, 129329, ОГРН 1147746780070)

о защите исключительных прав на полезную модель,

при участии в судебном заседании представителей:

от индивидуального предпринимателя Сатарова Алексея Алексеевича - Сатаров А.А. (паспорт, лично), Ермолаева Н.В. (по доверенности от 17.06.2019), Требунских А.П. (по устному заявлению Сатарова А.А.),

от общества с ограниченной ответственностью "Юнион Торг Маркет" - Кирсанова Н.А. (по доверенности от 15.03.2019), Ибрагимов А.Ш. (генеральный директор, приказ N 1/19 от 03.06.2019), установил:

индивидуальный предприниматель Сатаров Алексей Алексеевич (далее - предприниматель, истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Юнион Торг Маркет" (далее - общество, ответчик) о защите прав на полезную модель по патенту N 158202 и взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2019, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит их отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суды нижестоящих инстанций, отказывая в удовлетворении исковых требований, неправомерно признали обоснованными доводы ответчика о наличии у него права преждепользования на запатентованное техническое решение по патенту на полезную модель N 158202 с приоритетом от 06.08.2015 "Профиль для монтажа многоуровневого натяжного потолка", не исследовав ни одного из обстоятельств, которые подлежат доказыванию ответчиком при установлении права преждепользования.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители всех лиц, участвующих в деле.

Представители предпринимателя кассационную жалобу поддержали по доводам, в ней изложенным.

Представители общества возражали против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве.

Выслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов, содержащихся в них, установленным фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как было установлено судами, предприниматель является правообладателем полезной модели по патенту Российской Федерации N 158202 с приоритетом от 06.08.2015 "Профиль для монтажа многоуровневого натяжного потолка".

Истец указывал на то, что ответчик осуществил реализацию профиля алюминиевого в сентябре 2017 года, в подтверждение чего представил товарную накладную, счет-фактуру, счет.

В исковом заявлении также указывалось на то, что полученный товар был передан для производства патентно-технической экспертизы с целью установления нарушения исключительных прав правообладателя на полезные модели. Заключением патентно-технической экспертизы от 12.02.2018 установлено использование в товаре полезной модели по патенту N 158202.

Истец указывал на то, что он как правообладатель разрешения на использование полезной модели ответчику не давал.

В связи с изложенными обстоятельствами предприниматель обратился с иском в суд с требованиями о запрете использования полезной модели и взыскании компенсации в сумме 1 000 000 рублей.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности факта использования ответчиком полезной модели по патенту N 158202, признав вместе с тем наличие у ответчика права преждепользования.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы судов нельзя признать обоснованными, поскольку они сделаны без надлежащего исследования всех обстоятельств, имеющих значение для дела и с нарушениями норм материального и процессуального права.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. При установлении использования полезной модели толкование формулы полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Как разъясняется в пунктах 126-128 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

Для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается исходя из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ содержащаяся в патенте формула определяет объем охраны интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель.

Расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе путем указания на виды выпускаемой продукции, влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Количественное изменение объема выпускаемой продукции (в штуках, килограммах, метрах и др.) не должно превышать объема использования (необходимого приготовления к использованию), имевшего место до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе установленного судом при признании права преждепользования.

Для определения такого количества суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, может назначить экспертизу.

Равным образом не может расширяться и территория использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.

Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции, согласившись с доводами ответчика о наличии у последнего права преждепользования, не исследовал полно и всесторонне все обстоятельства, имеющие существенное значение для настоящего дела, для установления факта преждепользования, перечисленные выше.

Судом апелляционной инстанции данные нарушения не устранены. Более того, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции неверно распределил бремя доказывания по настоящему делу, указав, что "наличие у ответчика права преждепользования предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право. Таких доказательств истцом не представлено". При этом из постановления суда апелляционной инстанции от 21.03.2019 по настоящему делу не усматривается, на основании каких норм каких законов суд пришел к такому выводу.

Таким образом, поскольку судами первой инстанции и апелляционной инстанции не установлены в полной мере все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, а исследование доказательств и установление обстоятельств по делу выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства с учетом бремени доказывания по данной категории споров, дать всестороннюю оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, в случае установления факта нарушения прав - определить его объем и размер компенсации с учетом правовых позиций высших судов, и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2018 по делу N А40-79454/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2019 по тому же делу отменить.

Дело N А40-79454/2018 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.