Резолютивная часть постановления объявлена 12 апреля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 апреля 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Невская Косметика" (просп. Обуховской Обороны, д. 80, Санкт-Петербург, 192029, ОГРН 1027806078893) на решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2018 по делу N СИП-619/2018 (судьи Голофаев В.В., Погадаев Н.Н., Рогожин С.П.)

по заявлению акционерного общества "Невская Косметика" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение этого же административного органа об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016714726,

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Невская Косметика" - Ендресяк А.А. (по доверенности от 30.08.2017 N 461);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-408/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Невская Косметика" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации объемного обозначения " " в качестве товарного знака по заявке N 2016714726.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2018 в удовлетворении указанного требования отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, на неправильное применение норм материального права и процессуального права, просит обжалуемое решение отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Обращая внимание на то, что доминирующим элементом в обозначении следует считать основной элемент, влияющий на восприятие обозначения в целом, общество указывает на необоснованное определение судом доминирующих элементов спорного обозначения, считает, что наиболее значительное влияние на восприятие данного обозначения оказывает его графический элемент.

Исходя из того что изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции, общество указывает на игнорирование судом значимости цвета лишь на том основании, что спорное обозначение является объемным.

Общество полагает, что если графический элемент в виде желтого полотна с белыми крапинками охраняется в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638010, то следует признать наличие у этого элемента различительной способности. Если доминирующий элемент спорного обозначения сам по себе зарегистрирован в качестве товарного знака и обладает различительной способностью, то, по мнению общества, и спорное обозначение в целом обладает различительной способностью. Однако, как видится обществу, суд по существу не оценил этот довод, сославшись лишь на то, что заявленное обозначение, в отличие от указанного товарного знака, является объемным.

Вместе с тем, как считает общество, суду следовало осуществить сравнение графического элемента спорного обозначения и указанного товарного знака. При установлении их тождества графический элемент подлежит признанию как имеющий различительную способность.

Графический элемент в виде желтого полотна с белыми крапинками, по утверждению общества, является оригинальным и нетривиальным, поскольку является сложным, включающим целый ряд особых параметров: крапинки округлой формы определенного размера и цвета расположены на определенном расстоянии друг от друга на фоне определенного цвета. Кроме того, как отмечает общество, этот элемент не используется кем-либо из конкурентов.

Общество обращает внимание на то, что этот довод, по существу, не оценен судом, который лишь констатировал отсутствие у графического элемента различительной способности без надлежащего обоснования, анализа сложности графического элемента и степени его распространенности на товарном рынке.

Общество также отмечает, что в оспариваемом решении Роспатента признано активное использование обществом графического элемента в виде белых крапинок на желтом фоне, однако суд не дал оценку этому обстоятельству.

Кроме того, общество указывает на неучет судом того обстоятельства, что Роспатент проигнорировал довод о наличии у заявленного обозначения охраноспособности на основании подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и провел анализ лишь отдельных элементов этого обозначения, но не обозначения в целом.

Общество полагает, что Роспатент неверно определил доминирующий элемент спорного обозначения, посчитав, что такими элементами являются форма упаковки, элементы, указывающие на вид, свойства и назначение товаров, в том числе элементы информационного характера, расположенные на боковой стороне, а также словесный элемент "порошок для стирки детского белья". Суд не дал оценку доводам общества о том, что доминирующим является графический элемент в виде белых крапинок на желтом фоне.

Общество считает ошибочными выводы суда, которыми был обоснован отказ в признании графического элемента доминирующими и которые основаны на правовой позиции, выраженной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.09.2018 по делу N СИП-24/2018.

С точки зрения общества, применение указанной правовой позиции к настоящему делу является неправильным, поскольку упомянутое дело касалось спора в отношении промышленного образца, а не товарного знака. Товарный знак, в отличие от промышленного образца, служит для индивидуализации товаров и услуг, в связи с чем для товарного знака актуален критерий различительной способности, который не является релевантным для промышленного образца.

Общество отмечает, что отказ считать доминирующим графический элемент спорного обозначения лишь на основании указанного постановления суда противоречит пункту 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знака от 31.12.2009 N 197, согласно которому формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений.

Кроме того, как указывает общество, судом не было учтено то, что графический элемент в виде белых крапинок на желтом фоне обладает значительной различительной способностью и индивидуализирует общество на товарном рынке, о чем свидетельствует предоставление этому графическому элементу самостоятельной правовой охраны в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638010.

Общество обращает внимание на то, что суд сделал вывод об отсутствии у графического элемента спорного обозначения различительной способности, руководствуясь пунктом 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), согласно которому к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа. Между тем графический элемент спорного обозначения не представляет собой простые геометрические фигуры, линии, числа. Он является сложным графическим элементом, включающим целый ряд характеристик: крапинки определенного цвета (белого), определенного размера, расположенные на определенном расстоянии друг от друга на фоне определенного цвета (желтого Pantone 3945C). Сложность графического элемента не позволяет отнести его обозначениям, не обладающим различительной способностью.

Более того, как отмечает общество, суд не учел предоставление указанному графическому элементу правовой охраны в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638010, что обуславливает признание за этим элементом различительной способности. Общество считает, что суд необоснованно отклонил данный довод общества на том основании, что указанный товарный знак является изобразительным, а спорное обозначение - объемным.

Между тем, как указывает общество, его довод основан на тождестве с указанным товарным знаком не заявленного обозначения в целом, а графического элемента. Суду следовало сравнить с указанным товарным знаком не заявленное обозначение в целом, а лишь графический элемент, и при установлении тождества признать его обладающим различительной способностью как уже зарегистрированное средство индивидуализации общества.

Общество обращает внимание также на то, что суд посчитал графический элемент тривиальным и неоригинальным, не учтя довод общества о том, что никто из его конкурентов не использует это обозначение в качестве средства индивидуализации, в связи с чем этот элемент является уникальным.

Общество считает, что судом первой инстанции неправильно применены нормы подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку образуемая всеми элементами спорного обозначения комбинация обладает различительной способностью. Роспатент же посчитал комбинацию заявленного обозначения неохраняемой лишь на том основании, что ни один из ее элементов по отдельности не имеет различительной способности.

Кроме того, как отмечает общество, при определении наличия у комбинации различительной способности суд первой инстанции применил критерий наличия "оригинального художественного замысла". Однако в каких-либо нормативных правовых актах отсутствует указание на критерий художественности замысла обозначения, заявляемого к регистрации в качестве товарного знака.

Общество также считает, что суд первой инстанции неправильно применил подпункт 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому обозначение может быть признано обладающим различительной способностью, если она приобретена в результате использования обозначения.

Так, общество подчеркивает, что в материалы административного дела были представлены доказательства активного использования указанного графического элемента для маркировки различных товаров, на основании чего Роспатент признал факт интенсивного использования этого графического элемента. Вопреки данному выводу Роспатент не признал приобретение различительной способности этим обозначением на том основании, что вместе с указанным графическим элементом общество использует и другие обозначения.

По мнению общества, данный вывод Роспатента, с которым согласился суд, противоречит закону и обычаям делового оборота, которые допускают размещать на одном товаре несколько товарных знаков, что не исключает возможности признавать приобретение обозначением различительной способности, если, помимо него, на товарах использовались и другие обозначения.

Роспатент представил письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых возражал против ее удовлетворения.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить обжалуемый судебный акт.

Представитель Роспатента, указывая на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просил оставить его без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, объемное обозначение " " по заявке N 2016714726 с приоритетом от 28.04.2016 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя общества в отношении товаров 3-го, 5-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 09.11.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ ввиду отсутствия различительной способности.

Общество 13.03.2018 обратилось с возражением на решение Роспатента от 09.11.2016 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 09.06.2018 об отказе в его удовлетворении, указав, что "заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение мягкой упаковки порошка, весь фон которой выполнен в желтом цвете с белыми крапинками. В заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением, а также элементы, указывающие на вид, свойства и назначение товаров, в том числе элементы информационного характера, расположенные на боковой стороне, а также словесный элемент "порошок для стирки детского белья". Сочетание желтого цвета с белыми крапинками упаковки, а также надписями информационного характера при отсутствии какого-либо дизайна в силу своей тривиальности, отсутствия оригинальности воспринимается не как средство индивидуализации товаров определенного производителя, а скорее как обычная упаковка с фоном, на которой не заостряется внимание потребителя при восприятии знака.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение, в том виде как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, то есть в заявленном обозначении отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями".

Кроме того, Роспатент признал недоказанным и приобретение спорным обозначением различительной способности, поскольку "анализ имеющихся в деле материалов показал, что заявленное обозначение используется заявителем не в том виде, как подано на регистрацию в качестве товарного знака, а в сочетании с другими элементами, размещенными на фоне как заявленных, так и иных цветов (например, нижняя часть упаковки выполнена в бело-серо-голубом цветовом сочетании). Такими элементами являются: словесный элемент "Ушастый нянь", совокупность стилизованного изображения ушастого зайчика и детишек, изображение мишки, купающегося в ванне с мыльной пеной и т.д. Именно за счет дополнительных элементов и осуществляется индивидуализация товаров".

Полагая, что названное решение Роспатента нарушает права и законные интересы общества, оно обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающим проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствия оспариваемого акта требованиям законодательства.

По результатам проверки оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции пришел к выводу о его законности и обоснованности.

При этом суд признал правомерным выводы Роспатента о том, что спорное обозначение в целом не обладает различительной способностью, и о недоказанности обществом приобретения ее в результате использования обозначения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Изучив доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемого ненормативного правового акта и о применимом законодательстве.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в возражениях в отношении этой жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав объяснения представителей общества и Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Как правильно установлено судом первой инстанции, с учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (28.04.2016) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ и Правила N 482.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил N 482 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно подпункту 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 названной статьи Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 статьи 1483 ГК РФ и образующих композицию, обладающую различительной способностью.

Вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации - адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой форму товара или его части, форму упаковки товара, форму, не связанную с товаром (абзац четвертый пункта 32 Правил N 482).

При рассмотрении настоящего спора судом первой инстанции установлено, что заявленное обществом на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является объемным, представляет собой трехмерное изображение мягкой упаковки порошка для стирки, фон которой выполнен в желтом цвете с белыми крапинками. На лицевой стороне упаковки в нижней части расположены словесные элементы "ПОРОШОК" "для стирки детского белья", которые, как следует из описания заявки N 2016714726, являются неохраняемыми элементами.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 3-го класса "вещества ароматические для отдушивания белья; препараты для замачивания белья; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты отбеливающие для стирки; пятновыводители; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей", а также 5-го класса "средства моющие для медицинских целей" МКТУ в цветовом сочетании: "желтый, белый, синий, черный".

По результатам проверки законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции признал правомерным вывод Роспатента о том, что спорное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку доминирующее положение в нем занимают неохраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением, а также элементы, указывающие на вид, свойства и назначение товара, в том числе нечитаемые элементы, расположенные на боковой стороне, и элемент "порошок для стирки детского белья".

При этом суд исходил из того, что простое цветовое сочетание (расположение крапинок и цветовое сочетание) не является достаточным отличительным признаком, который позволяет рассматривать заявленное обозначение как обладающее различительной способностью.

Судом был отклонен как противоречащий фактическим обстоятельствам дела довод общества о том, что заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, образующих композицию, обладающую различительной способностью.

Суд установил, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением, элементы, указывающие на вид, свойства и назначение товаров, в том числе элементы информационного характера, расположенные на боковой стороне, а также словесный элемент "порошок для стирки детского белья".

Суд указал, что сочетание желтого цвета с белыми крапинками упаковки с надписями информационного характера воспринимается не как средство индивидуализации товаров определенного производителя, а, скорее, как обычная упаковка с фоном, на которой не заостряется внимание потребителя при восприятии им товарного знака.

В результате оценки спорного обозначения суд пришел к тому выводу, что для среднего потребителя товаров 3-го и 5-го классов МКТУ оно будет восприниматься как изображение мягкой упаковки порошка, весь фон которой выполнен в желтом цвете с белыми крапинками.

Наличие указанных обстоятельств, как констатировал суд первой инстанции, свидетельствует о том, что спорное обозначение в том виде, как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, поскольку в нем отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для его запоминания потребителями.

Между тем суд первой инстанции не учел следующее.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В пункте 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, отмечено, что для признания объемного обозначения, представляющего собой форму упаковки товара, обладающим различительной способностью необходимо, чтобы данное обозначение не указывало на вид и назначение товара, а также имело оригинальную форму, обусловленную не только его функцией.

Вместе с тем следует учитывать, что обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки (контейнера), может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы такой упаковки, если на знаке имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения.

Данный подход к регистрации объемных обозначений согласуется с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, который допускает включение в товарный знак неохраняемых элементов, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Как усматривается из описания заявки N 2016714726, в качестве неохраняемого элемента спорного обозначения указана и форма упаковки.

Отсутствие претензий общества на правовую охрану формы упаковки спорного обозначения следует и из текста возражения общества.

Поскольку форма упаковки спорного обозначения указана в качестве неохраняемого элемента, вывод суда о том, что в отличие, например, от этикетов, где цветовое сочетание имеет существенное значение, для объемных изделий основными признаками, отличающими их от аналогичных изделий, являются формообразование, состав, взаимное расположение элементов изделия, сделан безотносительно к предмету спора.

Суд первой инстанции, делая вывод о доминирующем положении в спорном обозначении неохраняемых элементов (формы упаковки), указал, что сочетание желтого цвета с белыми крапинками упаковки воспринимается не как средство индивидуализации товаров определенного производителя, а как обычная упаковка с фоном.

При этом суд исходил из того, что простое цветовое сочетание (расположение крапинок и цветовое сочетание) не является достаточным отличительным признаком, который позволяет рассматривать заявленное обозначение как обладающее различительной способностью.

Однако суд не придал должного значения наличию у общества исключительного права на товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 638010.

Данный товарный знак, как установил суд первой инстанции, является изобразительным, состоит из полотна желтого цвета с расположенными на нем округлыми фигурами, образующими крапинки.

Из материалов дела не усматривается наличие между лицами, участвующими в деле, спора в отношении тождественности графического элемента (сочетание желтого цвета с белыми крапинками) в заявке на регистрацию спорного обозначения и изобразительного товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 638010, состоящего из полотна желтого цвета с расположенными на нем округлыми фигурами, образующими крапинки.

Судом первой инстанции был отклонен довод общества о том, что обозначение по заявке N 2016714726 обладает различительной способностью ввиду предоставления правовой охраны обозначению " " в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638010.

При этом суд исходил из того, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010, в отличие от спорного обозначения, является изобразительным, а изобразительный элемент в целом сам по себе является доминирующим и несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Вместе с тем данный вывод суда не основан на нормах права, поскольку признание за каким-либо обозначением различительной способности не связано с видом товарного знака, не имеет значения - изобразительный он или объемный, определяющей является способность обозначения индивидуализировать товары (услуги) его правообладателя (статья 1477 ГК РФ).

Фактически суд первой инстанции своим решением опорочил предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 638010, признав отсутствие у него в свою очередь различительной способности.

Вместе с тем, как отмечено в пункте 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 638010 предоставлена правовая охрана, в том числе в отношении тех товаров, для которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению (3-го и 5-го классов МКТУ). Товарный знак действует.

На вопрос президиума Суда по интеллектуальным правам о том, каким образом может быть использован указанный товарный знак, представитель Роспатента пояснил, что он может быть использован в виде баннера или прямоугольника на товаре.

Однако подобное понимание способов использования исключительного права на товарный знак противоречит пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, содержащему широкий (но не исчерпывающий) перечень способов использования такого права.

В соответствии с названной нормой права обозначение " " может быть использовано в том числе на мягкой упаковке порошка в виде его фона.

Следовательно, вывод суда о том, что спорное обозначение будет восприниматься как изображение мягкой упаковки порошка, весь фон которой выполнен в желтом цвете с белыми крапинками, сделан без учета презумпции наличия различительной способности у обозначения " ", которому предоставлена самостоятельная правовая охрана в качестве товарного знака.

При определении доминирующих элементов спорного обозначения (с учетом их пространственного положения) и различительной способности обозначения в целом указанный графический элемент анализировался Роспатентом и судом без учета наличия у общества исключительного права на названный товарный знак.

Таким образом, нашел подтверждение тот довод общества, что при определении различительной способности спорного обозначения суд не принял во внимание наличие у общества исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в объемных товарных знаках форма товара не всегда является доминирующим элементом. При анализе объемного обозначения нужно оценить восприятие потребителями формы товара, в том числе то, обращает ли внимание потребитель на форму товара, если она сама по себе является традиционной. При этом необходимо учитывать, имеются ли охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения.

Суд первой инстанции сделал вывод об отсутствии у спорного обозначения различительной способности без учета приведенных обстоятельств, ограничившись указанием на то, что доминирующее положение в нем занимают неохраняемые элементы, в частности форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением.

Наличие у общества исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010 также не было принято судом во внимание при рассмотрении вопроса о приобретении спорным обозначением различительной способности в результате его использования.

Суд отклонил довод общества о приобретении спорным обозначением различительной способности на том основании, что вместе с указанным графическим элементом общество использует и другие обозначения.

Однако само по себе наличие на товаре нескольких обозначений не является обстоятельством, исключающим узнаваемость только одного из них (например, когда есть общий элемент, который используется на всех товарах, и различающиеся элементы - на разных товарах).

По результатам рассмотрения кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу об отмене обжалуемого решения суда.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, дать оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, в том числе доводу общества о наличии у него исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010, и исходя из подлежащих применению норм материального права принять законное и обоснованное решение.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2018 по делу N СИП-619/2018 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина