Резолютивная часть постановления объявлена 6 февраля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 февраля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мебель 96" (ул. Горького, д. 54, кв. 70, г. Туринск, Туринский р-н, Свердловская обл., 623903, ОГРН 1156676000030) на решение Арбитражного суда Свердловской области от 06.08.2018 (судья Ерин А.А.) и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2018 (судьи Гребенкина Н.А., Муталлиева И.О., Суслова О.В.) по делу N А60-23265/2018

по иску общества с ограниченной ответственностью "Мебель 96" к Харитонову Дмитрию Геннадьевичу (г. Екатеринбург, Свердловская обл.) о запрете использования словесного обозначения в доменном имени.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, эт. 4, пом. I, комн. 40, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099) и общество с ограниченной ответственностью "Мебель 96" (ул. Карьерная, д. 14, комн. 30, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620030, ОГРН 1146685020503).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Мебель 96" (ОГРН 1156676000030) - Романова Е.В. (доверенность от 17.08.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Мебель 96" (далее - общество "Мебель 96" (ОГРН 1156676000030), истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Харитонову Дмитрию Геннадьевичу (далее - Харитонов Д.Г., ответчик) о запрете использования в доменном имени, администрируемым ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца, а также взыскании с ответчика расходов на оплату услуг нотариуса в размере 7 760 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (далее - общество "РСИЦ") и общество с ограниченной ответственностью "Мебель 96" (ОГРН 1146685020503) (далее - общество "Мебель 96" (ОГРН 1146685020503)).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.08.2018, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2018, в удовлетворении искового требования отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество "Мебель 96" (ОГРН 1156676000030) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, неправильным применением норм материального права, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение в арбитражный суд Свердловской области.

В кассационной жалобе истец указал, что вывод суда первой инстанции о том, что избранный истцом способ защиты исключительного права на фирменное наименование путем предъявления требования о запрете использования в доменном имени, администрируемым ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца, не предусмотрен действующим законодательством, основан на неправильном применении норм материального права.

Также, по мнению истца не основан на материалах дела, вывод суда апелляционной инстанции о том, что на момент регистрации истцом спорного доменного имени, третье лицо осуществляло фактическую предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности истца, поскольку данный вывод сделан на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о видах осуществляемой деятельности, вместе с тем, доказательств фактического осуществления деятельности третьим лицом, не представлено.

Кроме того, в кассационной жалобе истец указывает, что не соответствует фактическим обстоятельствам дела вывод суда апелляционной инстанции о том, что ответчик являлся учредителем и директором третьего лица, поскольку данный вывод был сделан исключительно на основании ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - общества "Мебель 96" (ОГРН 1146685020503). Между тем, судом апелляционной инстанции не учтено, что согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении третьего лица, качестве учредителя и директора названного общества указано другое лицо.

Общество "Мебель 96" (ОГРН 1146685020503) представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с изложенными в ней доводами, считало, что оснований для отмены обжалуемых судебных актов не имеется.

Ответчик отзыв на кассационную жалобу не представил.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "Мебель 96" (ОГРН 1156676000030) доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме, настаивал на отмене принятых по делу судебных актов.

Ответчик и третьи лица, извещенные надлежащим образом, явку своих представителей в суд не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец зарегистрирован в качестве юридического лица 21.05.2015. Полное фирменное наименование истца - общество с ограниченной ответственностью "Мебель96", сокращенное фирменное наименование - ООО "Мебель96".

В ходе мониторинга поисковых систем истцом обнаружено, что существует сайт с идентичным доменным именем - "мебель-96.com.", на котором осуществляется продажа мебели дистанционным способом, что подтверждено протоколом осмотра доказательств от 11.04.2018 N 66АА 4229035.

Согласно данным сервиса "whois" в качестве администратора доменного имени "мебель-96.com." зарегистрирован Хариторов Дмитрий Геннадьевич, регистратором является общество "РСИЦ".

Ссылаясь на то, что использование ответчиком в сети Интернет в качестве доменного имени словесно-цифрового обозначения "мебель-96" сходного до степени смешения с фирменным наименование общества "Мебель96" (ОГРН 1156676000030) является нарушением его исключительных прав на фирменное наименование, истец обратился в арбитражный суд с требованиями по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 1229, 1473, 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходил из того, что действующим законодательством не предусмотрен такой способ защиты как предъявление требования о запрете использовать в доменном имени, администрируемом ответчиком, обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Суд апелляционной инстанции, не согласился с выводом суда первой инстанции о неверном избрании способа защиты нарушенного права в настоящем споре, указав, что в рамках настоящего иска в качестве объекта защиты истцом обозначено именно фирменное наименование, а администрирование ответчиком в сети Интернет доменного имени, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца, в рассматриваемом случае выступает в качестве способа незаконного использования, определенного пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ объекта интеллектуальной собственности, подлежащего правовой защите в рамках статей 1229, 1252 ГК РФ.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции признал неправомерными выводы суда первой инстанции о неверном избрании способа защиты нарушенного права в рассматриваемом случае, у суда первой инстанции не имелось правовых оснований для отказа в иске о защите исключительного права фирменное наименование истца, которое в соответствии со статьей 8 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, ратифицирована СССР 19.09.1968) охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Данные выводы суда апелляционной инстанции признаются судом кассационной инстанции верными и в кассационной жалобе не оспариваются.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение явившегося в судебное заседание представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебных актов и направлении дела на новое рассмотрение исходя из следующего.

Из материалов дела усматривается, что основанием для предъявления настоящего иска явилось незаконное использование ответчиком, фирменного наименования истца в доменном имени "мебель-96.com.", в отношении однородной деятельности, которой занимается общество "Мебель96" (ОГРН 1156676000030) (истец).

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.

В силу пункта 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Из статьи 1474 ГК РФ следует, что юридическое лицо, обладающее исключительным правом на фирменное наименование, вправе использовать его любым не противоречащим закону способом. Из буквального толкования данной нормы также следует, что приведенный в ней перечень не является исчерпывающим.

Как следствие, коммерческая организация вправе указывать свое фирменное наименование в доменном имени в сети Интернет и запрещать иным владельцам доменов использовать тождественное или сходное до степени смешения с фирменным наименованием обозначение в доменных именах.

В силу статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Названные нормы права отвечают положениям Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, предусматривающей обязанность государств, присоединившихся к Конвенции, охранять в том числе фирменные наименования.

Данная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.12.2009 N 9833/09 по делу N А40-53937/2008.

Как разъяснено в пункте 59 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Сформулированная правовая позиция применима также к спорам о соотношении правовой охраны исключительного права на фирменное наименование и права на доменное имя.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак и фирменное наименование входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака, фирменного наименования либо обозначения, сходного с ними до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг или однородной деятельности, осуществляемой правообладателем; в то же время ответчик обязан доказать правомерность своих действий по использованию чужого товарного знака или фирменного наименования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Кроме того, суд по интеллектуальным правам отмечает, что из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224 следует, что вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Суд кассационной инстанции отмечает, что повторно исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции оснований для отмены решения суда первой инстанции не усмотрел, поскольку установил, что на момент регистрации истцом доменного имени, ответчик, как директор и учредитель третьего лица фактически осуществлял предпринимательскую деятельность аналогичную деятельности истца. При этом суд апелляционной инстанции отметил, что ответчик не имел намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации истца. Оснований полагать, что ответчик зарегистрировал и использовал доменное имя "мебель-96.com" недобросовестно, суд апелляционной инстанции не усмотрел, в связи с чем пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Между тем, суд кассационной инстанции не может согласиться с указанными выводами суда апелляционной инстанции в силу следующего.

Из материалов дела усматривается и установлено судом апелляционной инстанции, что регистрация истцом доменного имени "мебель96.com" произведена 06.04.2017, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Ответчик, обращаясь в суд первой инстанции с письменным ходатайством о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, общества "Мебель 96" (ОГРН 1146685020503), сообщил, что он являлся учредителем и директором названного юридического лица, которое зарегистрировано 30.04.2014, и осуществляет деятельность аналогичную видам деятельности истца.

Суд апелляционной инстанции, проанализировав доводы ответчика, а также выписку из ЕГРЮЛ, пришел к выводу о том, что ответчик, будучи учредителем и руководителем третьего лица - общества "Мебель 96" (ОГРН 1146685020503), в целях добросовестного ведения принадлежащей ему организацией предпринимательской деятельности правомерно использовал спорное доменное имя, тождественное по фонетической транслитерации с фирменным наименованием данного юридического лица, поскольку охраняемое законом право на использование которого возникло у третьего лица ранее, чем зарегистрирован истец в качестве юридического лица, для осуществления деятельности - продажа мебели дистанционным способом через интернет-магазин, размещенный на указанном сайте.

Между тем, исследовав доводы кассационной жалобы, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает, что заслуживает внимания довод кассационной жалобы об ошибочности вывода суда апелляционной инстанции о том, что ответчик - Харитонов Д.Г., согласно выписке из ЕГРЮЛ, является (являлся) директором и учредителем общества "Мебель 96" (ОГРН 1146685020503), которое было учреждено ранее даты регистрации спорного доменного имени.

Суд кассационной инстанции отмечает, что данный вывод сделан без надлежащего исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств.

Так, согласно выписке из ЕГРЮЛ от 26.07.2018 (т. 2, л.д. 3-9), представленной в суд первой инстанции ответчиком, директором и учредителем общества "Мебель 96" (ОГРН 1146685020503) является Максимова М.Н., указанные сведения были внесены в ЕГРЮЛ 18.07.2018.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что вывод суда апелляционной инстанции относительно того, кто являлся директором и учредителем указанного общества с момента его регистрации, а также на момент регистрации спорного доменного имени, сделан без анализа соответствующих доказательств. Оценка соответствующей информации, содержащейся в выписке из ЕГРЮЛ, судом апелляционной инстанции не проведена. Другие доказательства в материалах дела отсутствуют, в том числе доказательства аффилированности ответчика и общества "Мебель 96" (ОГРН 1146685020503).

Более того, суд кассационной инстанции отмечает, что вывод суда апелляционной инстанции об осуществляемой третьим лицом деятельности сделан исключительно из сведений, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ, при этом из обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции не представляется возможным установить из анализа каких доказательств суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что общество "Мебель 96" (ОГРН 1146685020503) осуществляло фактическую предпринимательскую деятельность (на момент регистрации спорного доменного имени), аналогичную той, которую осуществляет истец, в частности, розничная продажа мебели.

Между тем, установление указанных обстоятельств имеет существенное значение для разрешения спора, однако, судами, в нарушение норм процессуального права установлены не были.

Принимая во внимание изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что выводы об отсутствии нарушения исключительных прав истца на фирменное наименование, а также требования истца о запрете использования в доменном имени словесного обозначения, сделаны в нарушение норм материального и процессуального права без установления существенных для дела обстоятельств, подлежащих оценке на основании применимых по настоящему делу норм материального права.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что обстоятельства дела, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для настоящего дела, судами надлежащим образом не исследовались, и не устанавливались.

С учетом изложенного, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о необходимости отмены обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции на основании части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе исследовать вопросы о наличии или отсутствии нарушения прав истца на фирменное наименование; о наличии или отсутствии оснований для запрета использования доменного имени "мебель-96.com", и правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 06.08.2018 по делу N А60-23265/2018 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2018 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.