Резолютивная часть постановления объявлена 9 января 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 января 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Мындря Д.И., Снегура А.А. рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Левина Кирилла Владимировича (Москва, ОГРНИП 317774600188815) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2018 по делу N А40-2123/2018 (судьи Расторгуев Е.Б., Пирожков Д.В., Захарова Т.В.)

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Бояриновой Екатерины Сергеевны (Москва, ОГРНИП 313774616400398)

к индивидуальному предпринимателю Левину Кириллу Владимировичу

о запрете использовать товарный знак и взыскании компенсации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен "РЕГ.РУ" (пр-д Березовой рощи, д. 12, комн. 4, Москва, 125252, ОГРН 1067746613494).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Бояриновой Екатерины Сергеевны - Борцов А.А. (по доверенности от 01.08.2018);

от индивидуального предпринимателя Левина Кирилла Владимировича - Серго А.Г. (по доверенности от 05.12.2017 N 77АВ6526738).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Бояринова Екатерина Сергеевна обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Левину Кириллу Владимировичу о запрете использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 620474, а также обозначений, сходных с ним до степени смешения, в том числе в доменном имени omatras.ru и на сайте, расположенном на данном домене; о запрете использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 577731, а также обозначений, сходных с ним до степени смешения, в том числе в доменном имени omatras.ru и на сайте, расположенном на данном домене; о взыскании с индивидуального предпринимателя Левина К.В. компенсации за неправомерное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 620474 в размере 300 000 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен "РЕГ.РУ" (далее - общество).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2016 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2018 решение суда первой инстанции отменено, по делу принят новый судебный акт, которым суд запретил индивидуальному предпринимателю Левину К.В. использовать товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 620474 и N 577731, а также обозначения, сходные с ними до степени смешения, в том числе в доменном имени omatras.ru и на сайте, расположенном на данном домене, а также взыскал компенсацию в размере 100 000 рублей.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, индивидуальный предприниматель Левин К.В., ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение и неправильное применение норм материального права, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции в нарушение норм статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не учел наличие у ответчика исключительных прав на товарные знаки "О, matras!" по свидетельствам Российской Федерации N 654337 и N 680148, зарегистрированные в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Кроме того, индивидуальный предприниматель Левин К.В., ссылаясь на разъяснения, данные в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08 (далее - постановление от 11.11.2008 N 5560/08), указал на то, что доменное имя omatras.ru зарегистрировано на ответчика в 2011 году, а затем в январе 2013. Поскольку правообладателем товарных знаков истец стал в 2016 - 2017 годах, податель кассационной жалобы полагает, что истцом не доказана совокупность элементов, необходимых для установления наличия в действиях администратора домена акта недобросовестной конкуренции.

Таким образом, заявитель кассационной жалобы указывает на добросовестность регистрации доменного имени задолго до регистрации товарных знаков истца.

Ссылаясь на положения статьи 1252 ГК РФ, а также на постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 по делу N А40-58425/2014, постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2014 по делу N А56-69018/2012, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2013 по делу N А56-1448/2012, индивидуальный предприниматель Левин К.В. отмечает правомерность регистрации и использования доменного имени до даты приоритета товарных знаков истца.

Также индивидуальный предприниматель Левин К.В. указывает на то, что действия индивидуального предпринимателя Бояриновой Е.С. противоречат положениям статьи 10 ГК РФ, поскольку направлены на причинение вреда другим субъектам, осуществляющим экономическую деятельность.

На основании изложенного индивидуальный предприниматель Левин К.В. полагает, что им не были нарушены исключительные права истца, в связи с чем просит отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить в силе решение суда первой инстанции.

В судебном заседании Бояринова Е.С. представила отзыв на кассационную жалобу, в котором просила оставить обжалуемый судебный акт в силе как законный и обоснованный.

В судебное заседание явились представители индивидуального предпринимателя Левина К.В. и индивидуального предпринимателя Бояриновой Е.С., которые поддержали свои правовые позиции, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее соответственно.

Общество, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие его представителей.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами, индивидуальный предприниматель Бояринова Е.С. является правообладателем товарных знаков "MATRAS.RU" и "MATRASRU" по свидетельствам Российской Федерации N 620474 и N 577731.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов".

Полагая, что доменное имя omatras.ru, владельцем которого является индивидуальный предприниматель Левин К.В., сходно до степени смешения с указанными товарными знаками и используется для Интернет-торговли (то есть для услуг, однородных тем, для которых зарегистрированы защищаемые товарные знаки), индивидуальный предприниматель Бояринова Е.С. обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции признал, что используемое ответчиком доменное имя сходно до степени смешения с защищаемыми товарными знаками.

Однако суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что товарные знаки зарегистрированы для услуг 35-го класса МКТУ, в то время как ответчик использует спорное обозначение для товаров 20-го класса МКТУ.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчик, используя спорное доменное имя для товаров, не однородных услугам, для которых зарегистрированы защищаемые товарные знаки, не нарушает исключительных прав истца.

Кроме того, суд первой инстанции указал на то, что доменное имя зарегистрировано ответчиком добросовестно до подачи истцом заявок на регистрацию защищаемых товарных знаков.

Суд апелляционной инстанции повторно рассмотрев дело, установил, что доменное имя используется ответчиком для размещения Интернет-магазина, то есть для услуг, однородных тем, для которых зарегистрированы защищаемые товарные знаки.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ и принимая во внимание разъяснения, данные в постановлении от 11.11.2008 N 5560/08 и постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) установил факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки ввиду сходства до степени смешения доменного имени, принадлежащего ответчику, с защищаемыми товарными знаками, а также однородности услуг, для которых используется доменное имя, услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца.

При этом суд апелляционной инстанции указал, что вывод суда первой инстанции об освобождении ответчика от ответственности за использование сходного с товарными знаками истца обозначения вследствие приобретения им прав администратора доменного имени ранее даты приоритета товарных знаков основан на неверном применении положений статьи 1252 ГК РФ, поскольку доменное имя в силу положений статьи 1225 ГК РФ не является охраняемым законом результатом интеллектуальной деятельности и средством индивидуализации.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Судом апелляционной инстанции факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки "MATRAS.RU" и "MATRASRU" по свидетельствам Российской Федерации N 620474 и N 577731, зарегистрированные, в том числе, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов" установлен и подтвержден материалами дела.

Также судом апелляционной инстанции установлен факт использования ответчиком доменного имени omatras.ru для организации Интернет-торговли, данный факт подтвержден нотариальным протоколом осмотра доказательств от 03.08.2017 N 77АВ5166725.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции, обоснованно признав названное доменное имя сходным до степени смешения с защищаемыми товарными знаками, пришел к правильному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на эти товарные знаки.

Размер компенсации, заявленной истцом на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, установлен судом апелляционной инстанции в пределах, определенных законом.

Довод ответчика о добросовестности регистрации доменного имени обоснованно отклонен судом апелляционной инстанции, поскольку, как правильно указал этот суд, доменное имя не относится к объектам исключительных прав, а его регистрация до подачи ответчиком заявки на регистрацию товарных знаков не влечет право ответчика использовать такое обозначение для однородных услуг после получения истцом исключительных прав на защищаемые товарные знаки.

Как следует из материалов дела, на момент установления факта использования спорного доменного имени (нотариальный протокол осмотра доказательств от 03.08.2017 N 77АВ5166725) на имя индивидуального предпринимателя Бояриновой Е.С. уже были зарегистрированы товарные знаки, сходные до степени смешения с обозначением, используемым в указанном доменном имени.

Таким образом, суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о наличии в действиях индивидуального предпринимателя Левина К.В. нарушения исключительных прав индивидуального предпринимателя Бояриновой Е.С., выразившегося в использовании обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, для однородных услуг.

В связи с этим суд кассационной инстанции приходит к выводу о правомерности взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Кроме того, в своей кассационной жалобе ответчик ссылается на наличие у него исключительных прав на товарные знаки "О, matras!" по свидетельствам Российской Федерации N 654337 и N 680148.

Довод ответчика о наличии у него исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 680148 не может быть признан обоснованным, поскольку дата его приоритета - 21.08.2018 (то есть значительно позднее даты зафиксированного нотариальным протоколом осмотра нарушения), а регистрация осуществлена 02.11.2018, то есть после вынесения резолютивной части оспариваемого постановления суда апелляционной инстанции (30.10.2018).

Таким образом, данное обстоятельство судом апелляционной инстанции не могло быть учтено.

Вместе с тем, из материалов дела следует, что индивидуальный предприниматель Левин К.В. является правообладателем товарного знака "O, matras!" по свидетельству Российской Федерации N 654337 с датой приоритета 14.09.2017, зарегистрированного 24.08.2018 в отношении, в том числе, услуг 35-го класса МКТУ "продвижение продаж для третьих лиц; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)".

На наличие такого товарного знака ответчик ссылался в отзыве на иск, представленном в суд первой инстанции (том 2, лист дела 132-134).

Дата приоритета названного товарного знака позднее даты зафиксированного нотариальным осмотром нарушения, в связи с чем наличие такого исключительного права не может повлиять на выводы суда апелляционной инстанции о допущенном ответчиком правонарушении и необходимости привлечения его к ответственности в виде взыскания компенсации.

Вместе с тем, судом апелляционной инстанции удовлетворено не только требование о взыскании компенсации, но и требование о запрете использования ответчиком обозначения, сходного с товарными знаками истца до степени смешения, в том числе в доменном имени omatras.ru и на сайте, расположенном на данном домене.

Между тем, судом апелляционной инстанции не учтено, что ответчик в силу статьи 1484 ГК РФ также вправе использовать принадлежащий ему товарный знак в сети Интернет, в том числе в доменном имени, в отношении услуг, для которых такой товарный знак зарегистрирован.

Таким образом, ответчику не может быть запрещено использование его товарного знака "О, matras!" по свидетельству Российской Федерации N 654337 в доменном имени omatras.ru в отношении услуг, для которых зарегистрирован этот товарный знак.

Исходя из указанной нормы, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что суд апелляционной инстанции, принимая постановление о запрете индивидуальному предпринимателю Левину К.В. использовать обозначения, сходные с товарными знаками истца до степени смешения, в том числе в доменном имени omatras.ru и на сайте, расположенном на данном домене, нарушил нормы материального права, в том числе положения статьи 1484 ГК РФ, предусматривающей право обладателя исключительного права на товарный знак использовать такой товарный знак в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

При таких обстоятельствах, учитывая, что на момент рассмотрения спора в судах первой и апелляционной инстанций ответчик уже обладал исключительным правом на товарный знак, предоставление правовой охраны которому не было оспорено и признано недействительным, у суда апелляционной инстанции отсутствовали основания для запрета ответчику использовать принадлежащий ему товарный знак в сети Интернет.

На момент рассмотрения дела в суде кассационной инстанции принадлежащий ответчику товарный знак "О, matras!" по свидетельству Российской Федерации N 654337 является действующим. Как пояснил присутствующий в судебном заседании представитель истца, правовая охрана этого товарного знака в установленном порядке не оспаривалась.

В связи с изложенным суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции в части запрета использования индивидуальным предпринимателем Левиным К.В. товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 620474, а также обозначений, сходных с ним до степени смешения, в том числе в доменном имени omatras.ru и на сайте, расположенном на данном домене, подлежит отмене; исковые требования в указанной части - оставлению без удовлетворения.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей (часть 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая, что по кассационной жалобе ответчика постановление суда апелляционной инстанции подлежит частичной отмене с отказом в удовлетворении заявленных нематериальных требований, расходы по уплате госпошлины подлежат распределению пропорционально удовлетворенным требованиям.

Таким образом, ввиду отказа в удовлетворении нематериальных требований, постановление суда апелляционной инстанции в части взыскания с индивидуального предпринимателя Левина К.В. в пользу индивидуального предпринимателя Бояриновой Е.С. расходов на оплату государственной пошлины также подлежит отмене в части взыскания 12 000 рублей.

В этой части судебные расходы возлагаются на истца.

В остальной части судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ввиду частичной отмены постановления суда апелляционной инстанции, расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе подлежат отнесению на индивидуального предпринимателя Бояринову Е.С.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2018 по делу N А40-2123/2018 в части запрета индивидуальному предпринимателю Левину Кириллу Владимировичу использовать товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 620474, N 577731, а также обозначения, сходные с ними до степени смешения, в том числе в доменном имени omatras.ru и на сайте, расположенном на доменном имени, и в части взыскания с индивидуального предпринимателя Левина Кирилла Владимировича 12 000 рублей в возмещение расходов на оплату государственной пошлины отменить.

В удовлетворении исковых требований в указанной части отказать.

В остальной части постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2018 по делу N А40-2123/2018 оставить без изменения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Бояриновой Екатерины Сергеевны в пользу индивидуального предпринимателя Левина Кирилла Владимировича 3 000 рублей в возмещение расходов на оплату государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.