Резолютивная часть определения объявлена 15.01.2019

Определение в полном объеме изготовлено 22.01.2019

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Попова В.В.,

судей Маненкова А.Н., Хатыповой Р.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" на постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2018 по делу СИП-631/2017

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" - Дедков Е.А., Голунов С.А., Зайченко Д.В.;

Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барбашин В.А., Старцева Д.Б., Чеканов А.А.;

общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" - Абрамов Т.А., Марканов Д.Ю., Величко Ю.В.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, явившихся в судебное заседание, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации установила:

общество с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" (г. Екатеринбург, далее - общество "НИКА-ПЕТРОТЭК") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 28.07.2017 о признании недействительным полностью патента Российской Федерации на изобретение N 2588634.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом первой инстанции привлечено общество с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" (далее - общество "ФОРЭС").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 заявление общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" удовлетворено, решение Роспатента от 28.07.2017 признано незаконным как не соответствующее подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пункту 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56); суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "ФОРЭС" против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2588634.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 отменено, в удовлетворении заявления общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" отказано.

Не согласившись с принятым по делу постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2018, общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на существенные нарушения судом норм материального и процессуального права.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2018 N 300-КГ18-19429 кассационная жалоба вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В судебном заседании представители общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" поддержали доводы кассационной жалобы, просили отменить постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2018, оставив в силе решение суда первой инстанции от 18.05.2018.

Представители Роспатента и общества "Форэс" просили оставить постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2018 в силе по доводам, изложенным в письменных отзывах на кассационную жалобу.

Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ).

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 АПК РФ законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации полагает, что постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2018 подлежит отмене, а решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 оставлению в силе по следующим основаниям.

Как следует из материалов истребованного дела и установлено Судом по интеллектуальным правам, патент Российской Федерации N 2588634 на группу изобретений "Способ получения керамического расклинивающегося агента (варианты)" (классификационные рубрики Международной патентной классификации - С09К 8/80, С04В 35/622 и Е21В 43/267) выдан по заявке N 2015143414 с приоритетом от 13.10.2015, установленным по дате подачи указанной заявки, на имя общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" с формулой, содержащей независимые пункты 1, 3 и зависимые от них пункты 2, 4 соответственно, в следующей редакции:

"1. Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют природный высококремнеземистый песок в количестве 30-50% от массы смеси, магнезиальносодержащее сырье в количестве 50-70% и легкоплавкую монтмориллонитовую глину 1-10%.

2. Способ по пункту 1, отличающийся тем, что перед помолом осуществляют дополнительную термообработку высококремнеземистого песка при температуре не менее 900°C.

3. Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют природный высококремнеземистый песок в количестве 30-50% от массы смеси, магнезиальносодержащее сырье в количестве 50-70% и смесь монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10% с содержанием в смеси гидрослюдистых глин в количестве от 0 до 100%.

4. Способ по пункту 3, отличающийся тем, что перед помолом осуществляют дополнительную термообработку высококремнеземистого песка при температуре не менее 900°C.".

Ссылаясь на несоответствие изобретения условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень", а также на то, что документы заявки, по которой выдан патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, общество "ФОРЭС" обратилось 01.12.2016 в Роспатент с возражением против выдачи указанного патента.

Рассмотрев возражение общества "ФОРЭС", Роспатент пришел к выводу о том, что доводы о несоответствии изобретения по патенту Российской Федерации N 2588634 условию патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень" не нашли своего подтверждения.

Вместе с тем административный орган установил, что приведенные в описании к оспариваемому патенту примеры не подтверждают возможность получения указанного в описании технического результата во всех интервалах количественного содержания компонентов шихты по независимым пунктам 1 и 3 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, и описание к оспариваемому патенту не удовлетворяет положениям пунктов 10.7.4.3 ("Раскрытие изобретения") и 10.7.4.5 ("Осуществление изобретения") Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент N 327), и документы заявки на изобретение, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Данные обстоятельства послужили основанием для принятия Роспатентом решения от 28.07.2017 о признании патента Российской Федерации N 2588634 недействительным полностью.

Не согласившись с указанным решением Роспатента в части вывода о несоответствии документов заявки на изобретение, по которой был выдан спорный патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, ссылаясь на то, что оно принято с нарушением пункта 4.9 Правил N 56, общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" обратилось с настоящим заявлением в Суд по интеллектуальным правам.

Придя к выводу о неполном исследовании Роспатентом вопросов, касающихся наличия очевидных технических ошибок в описании к патенту, существенных признаков изобретения, указав на ошибочное исключение из области исследования иных документов заявки, перечисленных в пункте 2 статьи 1375 ГК РФ, на нарушение процедуры, установленной пунктом 4.9 Правил N 56, установив право правообладателя на внесение соответствующих изменений и дополнений в части документов заявки в случае, когда возникает угроза утраты им права на это изобретение по патенту в связи с предполагаемым признанием этого патента недействительным, предоставляемое ему в силу пункта 2 статьи 10 Договора о патентном праве, принятого 01.06.2000, пункта 1 статьи 1378 ГК РФ, суд первой инстанции признал недействительным оспариваемое решение Роспатента, обязав административный орган повторно рассмотреть возражение общества "ФОРЭС".

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении заявления, Президиум Суда по интеллектуальным правам исходил из того, что внесение изменений в описание уже действующего патента на стадии рассмотрения возражения пунктом 4.9 Правил N 56 не предусмотрено, и пункт 2 статьи 10 Договора о патентном праве не может считаться нормой прямого, непосредственного действия в части установления самой возможности внесения изменений в формулу изобретения, случаев, когда такие изменения допустимы, и возможных форм изменений, поскольку в данном договоре содержатся лишь определенные правила для случаев, когда возможность внесения изменений и поправок предусмотрена национальным законодательством.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также не согласился с выводом суда первой инстанции о том, что в ходе рассмотрения возражения Роспатентом не исследовалась возможность внесения изменения в формулу патента Российской Федерации N 2588634, указав, что данный вывод противоречит содержанию решения Роспатента от 28.07.2017 (стр. 21 заключения).

С учетом положений пунктов 10.7.4.3 и 10.7.4.5, подпункта 6 пункта 15 Административного регламента N 327, пункта 4 статьи 1393 ГК РФ Президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил выводы суда первой инстанции о неполном исследовании Роспатентом представленных документов, имеющих значение для данного дела, указав на установленный порядок исправления очевидных и технических ошибок, не связанный с процедурой рассмотрения возражения против выдачи патента.

Доводы заявителя кассационной жалобы о рассмотрении дела Президиумом Суда по интеллектуальным правам в незаконном составе суда отклоняются в связи с неправильным толкованием норм процессуального права.

В силу части 4 статьи 17 АПК РФ дела в арбитражном суде кассационной инстанции рассматриваются коллегиально в составе трех или иного нечетного количества судей, если иное не установлено АПК РФ.

В отношении кассационных жалоб, поданных на решения Суда по интеллектуальным правам, вынесенных им как судом первой инстанции, иной порядок формирования коллегии судей установлен в части 1.1 статьи 284 АПК РФ, согласно которой соответствующие кассационные жалобы рассматриваются в судебном заседании президиумом этого суда.

В пункте 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 60 "О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" указано, что особенностью рассмотрения кассационных жалоб по делам, рассмотренным Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, по сравнению с общими правилами рассмотрения дела судом кассационной инстанции является то, что соответствующий пересмотр осуществляется не в составе трех или иного нечетного количества судей (часть 4 статьи 17 АПК РФ), а Президиумом Суда по интеллектуальным правам (часть 1.1 статьи 284 АПК РФ).

Порядок работы Президиума Суда по интеллектуальным правам определен статьей 43.7 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" (далее - Закон об арбитражных судах).

В соответствии с пунктом 1 статьи 43.5 Закона об арбитражных судах Президиум Суда по интеллектуальным правам действует в составе председателя Суда по интеллектуальным правам, его заместителей, председателей судебных составов и судей, входящих в состав Президиума Суда по интеллектуальным правам в соответствии с пунктом 2 этой статьи.

Согласно пункту 2 статьи 43.7 Закона об арбитражных судах Президиум Суда по интеллектуальным правам правомочен решать вопросы при наличии большинства членов президиума. Аналогичное правило содержится в пункте 59.7 Регламента арбитражных судов, утвержденного постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.06.1996 N 7 (в редакции от 22.06.2012).

Рассмотрение кассационных жалоб общества "ФОРЭС" и Роспатента 15.08.2018 осуществлялось Президиумом Суда по интеллектуальным правам в составе трех из пяти постоянных членов.

Таким образом, предусмотренные арбитражным процессуальным законодательством требования к составу Президиума Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении кассационных жалоб были соблюдены.

Между тем Президиум Суда по интеллектуальным правам не учел следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 ГК РФ заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу.

После получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2-4 статьи 1386 ГК РФ, заявитель вправе однократно, по собственной инициативе, представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание.

Таким образом, в пункте 1 ст. 1378 ГК РФ содержится правило о возможности изменения материалов заявки только до принятия по ней определенных решений.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично, в случаях несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с подпунктам 2-5 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ заявка на изобретение должна содержать, в частности: описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники; формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании; чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; реферат.

Пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ установлено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Из документов заявки N 2015143414 следует, что техническим результатом изобретения являлось повышение эксплуатационных характеристик (прочности) проппанта исключительно за счет добавления к шихте монтмориллонитовой глины.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что, делая вывод о том, что во всех приведенных в описании к оспариваемому патенту примерах количественное содержание компонентов шихты не соответствует интервалам значений, указанных в независимых пунктах 1 и 3 формулы, Роспатент не исследовал вопрос о том, какие признаки относятся к существенным признакам изобретения в данном случае, влияли ли приведенные в примерах отклонения количественного параметра по магнезиальносодержащему сырью на достижение заявленного технического результата.

Выводы Президиума Суда по интеллектуальным правам о том, что нормы Договора о патентном праве не могут считаться нормой прямого, непосредственного действия, поэтому пунктом 4.9 Правил N 56 в рамках процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента предусмотрена только возможность внесения изменений в формулу изобретения, но не в описание патента, не соответствуют нормам материального права.

Пунктом 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 N 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации" разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 5 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие для применения издания внутригосударственных актов, действуют в Российской Федерации непосредственно, а для осуществления иных положений международных договоров Российской Федерации принимаются соответствующие правовые акты. К признакам, свидетельствующим о невозможности непосредственного применения положений международного договора Российской Федерации, относятся, в частности, содержащиеся в договоре указания на обязательства государств - участников по внесению изменений во внутреннее законодательство этих государств.

Статья 10 Договора о патентном праве не содержит каких-либо обязательств государств-участников по внесению изменений во внутреннее законодательство.

Пункт 1 статьи 10 Договора о патентном праве определяет норму, согласно которой невыполнение одного или нескольких формальных требований, упомянутых в статьях 6(1), (2), (4) и (5) и 8(1)-(4) Договора о патентном праве, в отношении заявки не может быть основанием для полного или частичного аннулирования или признания недействительным патента, за исключением тех случаев, когда невыполнение формального требования явилось результатом намеренного обмана.

Статья 6 (1) Договора о патентном праве определяет требования к форме и содержанию заявки.

Пунктом 4.9 Правил N 56 предусмотрено, что при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 настоящих Правил, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

В решении Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2010 г. N ГКПИ10-1228 содержится правовая позиция, согласно которой предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное абзацем 1 пункта 4.9 Правил N 56, является обязанностью палаты по патентным спорам и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

В силу абзаца 2 пункта 4.9 Правил N 56 при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признан недействительным частично.

Правила N 56 применяются в части, не противоречащей подлежащей применению редакции ГК РФ.

Вместе с тем, по состоянию на дату подачи заявки N 2015143414 действовали нормы абзацев 1 и 2 пункта 1 статьи 1378 ГК РФ.

Таким образом, с учетом применимой редакции ГК РФ, допускается внесение изменений не только в формулу изобретения, но и в описание.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что норму пункта 4.9 Правил N 56 необходимо применять с учетом того, что заявитель (правообладатель) вправе внести изменения как в формулу изобретения, так и в описание. При этом, изменения в описание не должны изменять сущность изобретения.

Учитывая изложенное, Судебная коллегия приходит к выводу о том, что судом первой инстанции правильно применены нормы материального права и не допущены нарушения норм процессуального права, исследованы все обстоятельства, входившие в предмет доказывания, и оценены представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам главы 7 АПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 286 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на нее, если иное не предусмотрено АПК РФ.

Согласно части 2 статьи 286 АПК РФ независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, не нарушены ли арбитражным судом первой и апелляционной инстанций нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 АПК РФ основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции, постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Частью 3 статьи 286 АПК РФ предусмотрено, что при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Статьей 287 АПК РФ определены полномочия суда кассационной инстанции. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286-288 АПК РФ, находясь в системной связи с другими положениями АПК РФ, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Однако Президиум Суда по интеллектуальным правам дал иную оценку имеющимся в деле доказательствам, счел доказанными обстоятельства, которые были отвергнуты судом первой инстанции, пересмотрев обстоятельства дела.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2018 подлежит отмене на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ, как принятое с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, а решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11-291.15 АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации определила:

постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2018 по делу N СИП-631/2017 отменить.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 по тому же делу оставить в силе.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.