Резолютивная часть постановления объявлена 6 декабря 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Рогожина С.П., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Жехарева Евгения Всеволодовича (г. Нижний Новгород, ОГРНИП 310526023700014) на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.05.2018 по делу N А43-32542/2017 (судья Якуб С.В.) и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 по тому же делу (судьи Наумова Е.Н., Мальковой Д.Г., Устинова Н.В.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "Интермода" (ул. Большая Покровская, д. 25, г. Нижний Новгород, 603005, ОГРН 1095260009668) к индивидуальным предпринимателям Жехареву Всеволоду Николаевичу (г. Нижний Новгород, ОГРНИП 315526000003522), Жехареву Евгению Всеволодовичу, обществу с ограниченной ответственностью "ОК" (пр-д Ярмарочный, д. 5, кв. 64, г. Нижний Новгород, 603086, ОГРН 10625257051936) о защите исключительного права на товарный знак,

и встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя Жехарева Евгения Всеволодовича к обществу с ограниченной ответственностью "Интермода" о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Интермода" - Алексеева Ю.А. (по доверенности от 12.07.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Интермода" (далее - общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к индивидуальным предпринимателям Жехареву Всеволоду Николаевичу, Жехареву Евгению Всеволодовичу (далее - предприниматель, ответчик), обществу с ограниченной ответственностью "ОК" об обязании удалить обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 565252, из наименования контекстной ссылки в сети Интернет, о прекращении незаконного использования данного товарного знака, а также о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак в размере 3 000 000 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены индивидуальный предприниматель Жехарев Илья Всеволодович, индивидуальный предприниматель Жехарева Елена Николаевна и Костин Алексей Игоревич.

Предприниматель также обратился со встречным исковым заявлением к обществу об обязании удалить из наименования контекстной ссылки в сети Интернет обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 617636 и о прекращении незаконного использования этого товарного знака, а также о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак в размере 3 000 000 рублей.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 25.05.2018, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2018 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 встречное исковое заявление предпринимателя возвращено заявителю.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 25.05.2018, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 исковые требования общества удовлетворены частично: суд обязал предпринимателя прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 565252, в том числе удалить обозначение, сходное с ним до степени смешения, из наименования контекстной ссылки в сети Интернет, а также с предпринимателя в пользу общества взыскана компенсации за нарушение исключительного права на этот товарный знак в размере 3 000 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 44 000 рублей и судебные издержки в размере 54 270 рублей, в удовлетворении иска в части требований, заявленных к остальным ответчикам, отказано.

Не согласившись с принятым решением и постановлением, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и принять по делу новый судебный акт, отказав в иске в полном объеме.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что судами нижестоящих инстанций при принятии оспариваемых судебных актов не было учтено, что использование адресной ссылки на странице Яндекс для переадресации (перехода) на сайт интернет-магазина, не подпадает и не защищается правом правообладателя на товарный знак, поскольку их товарный знак не зарегистрирован, и не защищает услугу "интернет-магазин", тогда как такая услуга защищена иным товарным знаком, который использовался ответчиком по договору цессии, и является сходным со спорным товарным знаком, о чем упоминалось при рассмотрении данного дела, однако было оставлено судами без внимания.

Следовательно, по мнению ответчика, судам необходимо было установить, в отношении каких именно товаров или услуг зарегистрирован спорный товарный знак, а также для какой услуги размещена адресная ссылка на страницах Яндекс, и находится ли данная услуга под защитой зарегистрированного товарного знака истца, а также какой товарный знак использовал ответчик.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, и от их установления зависит правильное разрешение спора.

В судебном заседании представитель общества "Интермода" выступил по доводам, изложенным в отзыве, в удовлетворении кассационной жалобы просил отказать, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

Заявитель кассационной жалобы и иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу предпринимателя в пределах доводов, изложенных в ней, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения, в связи со следующим.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец (на основании договора об отчуждении исключительного права от 22.06.2017 N РД 0225991), являясь правообладателем словесного товарного знака "INTERMODA" по свидетельству Российской Федерации N 565262, который был зарегистрирован (19.02.2016) в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок, ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров, в том числе одежды, обуви, аксессуаров; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, в том числе цветами и цветочными композициями]", с датой приоритета от 19.11.2013, обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, указал, что ответчиком в системе размещения контекстной рекламы "Яндекс.Директ" опубликованы рекламные объявления с использованием принадлежащего истцу товарного знака, который находился в рекламной ссылке части рекламного объявления, и при переходе по указанным ссылкам происходила переадресация на сайт, на котором размещена информация о бутиках "Лакшери Стор".

В подтверждение указанных обстоятельств, истцом в материалы дела были представлены протоколы осмотра доказательств от 29.03.2017 и от 25.07.2017, которыми был зафиксирован факт размещения в "Яндекс.Директ" ссылки, включающей в себя словесный элемент "INTERMODA", при переходе по которой открывалась страница с доменным именем htpp:lsboutique.ru/, содержащая информацию о бутике "Лакшери стор", а также факт размещения в поисковой системе "Яндекс" ссылки, при переходе по которой открывается та же страница с информацией о бутике "Лакшери стор" и брендах реализуемых там товаров, продавцом в котором является предприниматель.

Как установлено судом первой инстанции, факт размещения рекламного объявления в период с 01.03.2017 по 01.08.2017, содержащего обозначение товарного знака истца был осуществлен в рамках договора, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью "Яндекс" и предпринимателем.

Также судом было установлено, что администратором домена lsboutique.ru является общество с ограниченной ответственностью "ОК".

Вместе с тем, суд первой инстанции установил, что Костин А.И., являясь директором общества с ограниченной ответственностью "ОК", и администратором интернет-сайта www.lsboutique.ru, размещал рекламную информацию, содержащую спорное обозначение в интересах ответчика в рамках заключенного им с предпринимателем договора от 24.12.2014 N 01.

Исходя из указанных обстоятельств, суд первой инстанции, установив факт принадлежности истцу спорного товарного знака, а также факт его использования предпринимателем без разрешения правообладателя, пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований к данному ответчику по делу.

Суд апелляционной инстанции указанные выводы суда первой инстанции поддержал, оставив оспариваемое решение в силе.

Таким образом, ценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к выводу о том, что требования общества к предпринимателю подлежат удовлетворению, поскольку представленные доказательства в совокупности подтверждают факт нарушения данным ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 565262.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам считает, что судами были неправильно применены нормы материального права, а также не дана оценка всем доказательствам по делу, что привело к несоответствию выводов судов фактическим обстоятельствам дела.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций в том, что исходя из положений статей 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, и, что в случае установления указанных обстоятельств, к лицу, использовавшему товарный знак без разрешения правообладателя подлежат применению меры гражданско-правовой ответственности, при этом, правообладатель, обратившийся за защитой своего нарушенного права освобождается от доказывания размера причиненных ему таким действием убытков.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание судов на следующие обстоятельства.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статья 1481 ГК РФ).

Как было указано выше, к гражданско-правовой ответственности предприниматель был привлечен за то, что по его заказу Костиным А.И. на принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью "ОК" Интернет-сайте - www.lsboutique.ru, была размещена ссылка "INTERMODA ru.lsboutique.ru/", переадресовывающая пользователей сети Интернет к данным, информирующим их о товарах, реализовываемых предпринимателем в своем магазине "Лакшери стор".

Суды установили, что указанное в ссылке словесное обозначение тождественно товарному знаку общества.

Тем самым посчитали, что ответчиком были нарушены исключительные права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 565262.

Вместе с тем, из оспариваемых судебных актов не следует, чтобы суды установили для какой услуги была размещена данная ссылка, а также находится ли данная услуга по защитой товарного знака истца, соответственно, предоставлена ли ему в отношении таких услуг правовая охрана.

Суд кассационной инстанции соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, установление указанных обстоятельств является существенным для дела, и от их установления зависит правильное разрешение спора, поскольку из пункта 2 статьи 1484 ГК РФ следует, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, и никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 названной статьи).

Следовательно, для установления факта нарушения исключительных прав истца, необходимо установить, как факт принадлежности истцу указанного права, так и сам факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения/тождественного, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Однако такие обстоятельства судами первой и апелляционной инстанции не устанавливались.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что сам факт использования тождественного со спорным товарным знаком обозначения, в отношении тех товаров и услуг, для которых он не зарегистрирован, а следовательно, в отношении которых спорному товарному знаку не предоставлена правовая охрана, не является обстоятельством, свидетельствующим о нарушении кем-либо исключительного права такого правообладателя, за исключением случаев наличия у правообладателя свидетельства на общеизвестный товарный знак (статья 1508 ГК РФ).

Как усматривается из оспариваемых судебных актов, как суд первой инстанции, так и суд апелляционной инстанции, оставили без внимания доводы ответчика о том, что им использовался словесный товарный знак "INTERMODA" по свидетельству Российской Федерации N 617636, который был передан ему Кимсановым Олегом Турсунбаевичем (правообладатель) на основании договора цессии от 01.06.2017 (том 3, л.д. 11-13), и который, также как и спорный товарный знак, зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 35-го класса МКТУ, и имеет приоритет от 02.09.2015.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с выводами судов о том, что данное обстоятельство не имеет правового значения для разрешения настоящего спора, поскольку ими не были учтены положения статей 1229, 1233 и 1484 ГК РФ.

При этом Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым обратить внимание судов, что отсутствие в Государственном реестре товарных знаков сведений о предоставлении предпринимателю права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 617636, не препятствует использованию предпринимателем данного товарного знака, так как Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 03.07.2018 N 28-П (по делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 ГК РФ в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам) указал, что отсутствие государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак к юридическому лицу - правопреемнику, при том, что это право входит в общий имущественный массив, объективно затрудняет, с учетом предписания пункта 2 статьи 1232 ГК РФ, распоряжение перешедшим к нему исключительным правом на товарный знак, хотя и не препятствует размещению товарного знака на производимых этим юридическим лицом или лицами, которым данное право было предоставлено ранее его правопредшественником, товарах.

Однако, как правильно отмечает заявитель кассационной жалобы, обстоятельства того, какой товарный знак использовал ответчик, судами также не устанавливались.

В свою очередь, установление и данных обстоятельств является существенным для дела, и от их установления зависит правильное разрешение спора.

Доводы заявителя кассационной жалобы, касающиеся поданного им встречного искового заявления Судом по интеллектуальным правам не анализировались, ввиду того, что судебным актом, который был оставлен судами апелляционной и кассационной инстанций без изменения, оно было возвращено, о чем было указано ранее.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене на основании частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как принятые с неправильным применением норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, поскольку суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о нарушении ответчиком исключительных прав истца на принадлежащий ему товарный знак, а следовательно, на выводы судов о том какие требования и в каком объеме следует удовлетворить.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, на основании имеющихся в деле доказательств, установлены судами первой и апелляционной инстанций без полного и всестороннего их исследования, и в части мотивировки судебных актов судами неправильно применены положения статей 1229, 1484 ГК РФ, а также неправильно применены нормы процессуального права - статьи 7, 8, 9, 64, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, тогда как установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения Арбитражного суда Нижегородской области от 25.05.2018 по делу N А43-32542/2017 и постановления Первого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 по тому же делу, с направлением дела, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

При новом рассмотрении дела судам следует учесть вышеизложенное, с учетом фактических обстоятельств дела, исходя из заявленных требований и возражений к ним, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.05.2018 по делу N А43-32542/2017 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.