Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 сентября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Технология" (ул. Советская, д. 37, офис 420, Новосибирск, 630099, ОГРН 1045400526456) на решение Арбитражного суда Московской области от 13.03.2018 по делу N А41-77610/2017 (судья Миронова М.А.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2018 (судьи Боровикова С.В., Коновалов С.А., Немчинова М.А.) по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Технология" к обществу с ограниченной ответственностью "Клиника Голицыно" (ул. Советская, д. 59, г. Голицыно, Московская область, 143040, ОГРН 1035006499472) о защите исключительных прав на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Технология" - Турковский С.А. (по доверенности от 20.01.2018 N 1);

от общества с ограниченной ответственностью "Клиника Голицына" - Богдан В.Г. (по доверенности от 10.10.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Технология" (далее - общество "Технология") обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Клиника Голицыно" (далее - общество "Клиника Голицыно") использовать товарный знак "Эстетика" по свидетельству Российской Федерации N 352711, а равно, сходные с ним до степени смешения обозначения, в отношении услуг 40-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "услуги зубных техников" и 44-го класса МКТУ "помощь зубоврачебная" и услуг однородных им, в том числе предлагать услуги в объявлениях, на вывесках, в рекламе, на документации, связанной с введением услуг в гражданский оборот, размещать в сети Интернет, в том числе в доменных именах, адресах электронной почты.

Решением Арбитражного суда Московской области от 13.03.2018 по настоящему делу, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2018, в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Технология", ссылаясь на нарушение судами норм материального права и норм процессуального права, а также указывая на то, что выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит указанные судебные акты отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы истец указывает на то, что судами не дана какая-либо правовая оценка представленным им в суд доказательствам, а именно протоколу осмотра сайта, фотографиям входной группы, копиям лицензий, договору на оказание стоматологических услуг, плану лечения, протоколу осмотра страницы клиники в социальной сети "Инстраграм".

По мнению истца, обозначение "Часто улыбка и есть главное!" используется ответчиком отдельно от обозначения "Эстетика Дентал" и не может влиять на степень смешения обозначений, используемых ответчиком с товарным знаком истца.

Как отмечает заявитель кассационной жалобы, судами также не принято во внимание разъяснение, изложенное в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, согласно которому для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Истец также указывает на то, что судами не дана оценка доводу и не исследованы представленные в его обоснование доказательства о том, что словесный элемент "Эстетика" в обозначении, используемом ответчиком, является доминирующим, а словесный элемент "Дентал" является слабым.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Клиника Голицыно" просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "Технология" кассационную жалобу поддержал по доводам, в ней изложенным.

Представитель общества "Клиника Голицыно" возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта (часть 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, общество "Эстетика" зарегистрировано в качестве юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 25.06.2004.

Общество "Эстетика" 17.10.2017 изменило наименование на общество "Технология".

Для защиты своих интересов и приобретения исключительного права на обозначение "Эстетика" 09.12.2005 истцом была подана заявка в Роспатент на регистрацию в качестве товарного знака названного обозначения.

Товарный знак "Эстетика" зарегистрирован Роспатентом 11.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство Российской Федерации N 352711) с датой приоритета от 09.12.2005, в отношении услуг "услуги зубных техников", "помощь зубоврачебная" 40, 44-го класса МКТУ.

Истцом при проведении осмотра Интернет-ресурса https://www.esteticadental.ru/ было выявлено использование обозначения, содержащего словесный элемент "Эстетика Дентал" в названии стоматологического центра, а также в доменном имени, которое, по мнению истца, сходно со спорным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 352711.

Указанный сайт содержит информацию о том, что "Стоматологический центр для детей и взрослых Эстетика Дентал" находится по адресу г. Голицыно, Советская улица, дом 59, этаж 2. Также на данном Интернет-ресурсе содержится информация: "Эстетика Дентал уже более 14 лет успешно помогает людям изменить их жизнь к лучшему при помощи качественного и эстетического улучшения состояния зубов. Давайте заботиться о Ваших зубах вместе!".

Учитывая изложенные обстоятельства, истец пришел к выводу о том, что ответчик на Интернет-сайте https://www.esteticadental.ru/ предлагает услуги 40, 44-го класса МКТУ, в том числе услуги "зубоврачебная помощь" и "услуги зубных техников" с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Истцом был произведен нотариальный осмотр социальной сети "Instagram" https://www.instagram.com/estetica-dental-golitsino/, согласно которому на указанном сайте расположена информация, о том, что Эстетика Дентал - это Стоматологический центр для детей и взрослых, находящийся по адресу 143040, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Голицыно, ул. Советская, 59.

При этом на сайте https://www.esteticadental.ru/ имеется ссылка на вышеуказанный интернет адрес сайта "Instagram".

Кроме того, ответчиком длительно размещалась информация с обозначением "Эстетика Дентал" на сайте https://www.golitsinodent.ru/, с которого происходит автоматическая переадресация на страницу сайта https://www.esteticadental.ru/.

Судами также установлено, что Интернет сайт: http://nic.ru, домен https://www.esteticadental.ru/ зарегистрирован 22.04.2011; домен https://www.golitsinodent.ru/ зарегистрирован 21.04.2008. Администратором данных сайтов являются частные лица.

Согласно страницам международной системы архивации сайтов archive.org выявлено нарушение с использованием домена https://www.golitsinodent.ru/.

Нарушение с использованием обозначения "Эстетика" начинается 13.07.2011 http://web.archive.org/web/ 20110713015724/http://golitsinodent.ru:80/.

Также, согласно страницам международной системы архивации сайтов archive.org выявлено нарушение с использованием домена https://www.esteticadental.ru/. При этом нарушение с использованием обозначения "Эстетика" началось с января 2016 года http://web.archive.org/web/20160127132429/http://www.esteticadental.ru/.

Также для проверки факта осуществления ответчиком услуг с использованием обозначения "ЭСТЕТИКА" истцом была осуществлена контрольная закупка и в качестве доказательств получены: план лечения от 11.09.2017 с обозначением "Эстетика Дентал", договор от 11.09.2017 с обществом "Клиника Голицыно", кассовой чек от 11.09.2017 на сумму 700 рублей общества "Клиника Голицыно", фотографии баннеров входной группы, рекламного баннера.

Истец направил ответчику претензию от 20.07.2017 с требованиями прекратить незаконное использование обозначения "Эстетика". Оставление ответчиком претензии без удовлетворения, послужило основанием для обращения истца с требованиями в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что товарный знак истца и коммерческое обозначение, принадлежащее ответчику не являются тождественными или сходными до степени смешения, а владельцами доменных имен в сети Интернет являются физические лица.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам считает обжалуемые судебные акты подлежащими отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что судами не дана правовая оценка представленным им доказательствам, следует признать заслуживающим внимания по нижеизложенным основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Правила указанного Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, доменным именем признается символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации. Основными функциями доменного имени являются: обеспечение доступа к определенной информации, а также индивидуализация информационного ресурса, содержащего эту информацию, и его владельца.

Как следует из материалов дела общество "Технология" обратилось в арбитражный суд с исковыми требованиями о запрете обществу "Клиника Голицыно" использовать товарный знак "Эстетика" по свидетельству Российской Федерации N 352711, а равно, сходные с ним до степени смешения обозначения, в отношении услуг 40-го класса МКТУ "услуги зубных техников" и 44-го класса МКТУ "помощь зубоврачебная" и услуг однородных им, в том числе размещать в сети Интернет, в том числе в доменных именах, адресах электронной почты.

Истец ссылается на то, что ответчиком в своей коммерческой деятельности используются доменные имена https://www.esteticadental.ru/ и https://www.golitsinodent.ru/.

Вместе с тем как изложено выше судами было установлено, что согласно информации Интернет сайта http://nic.ru, домен https://www.esteticadental.ru/ зарегистрирован 22.04.2011. Домен https://www.golitsinodent.ru/ зарегистрирован 21.04.2008.

При этом администратором данных сайтов являются частные лица.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. При этом при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров (услуг) на соответствующем сайте).

Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), может быть предъявлено именно к администратору соответствующего доменного имени.

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

При этом администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и/или переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора, в частности, так называемого договора "об аренде доменного имени".

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах ".RU" и ".РФ", утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 N 2011-18/81, администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, внесение изменений в структуру и дизайн сайта и т.п.

Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Таким образом, исходя из изложенных положений Правил, ответственность за содержание информации на сайте несет администратор домена, так как использование ресурсов сайта без его контроля невозможно, поскольку именно администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Между тем судами первой и апелляционной инстанций не установлен конкретный администратор спорных доменных имен, его отношение к ответчику, необходимость его привлечения к участию в деле, также как и не установлено, что администратором доменных имен является именно ответчик - общество "Клиника Голицыно".

Если администратором доменных имен является физическое лицо, в случае его привлечения судом к участию в деле, суду необходимо разрешить вопрос о подведомственности настоящего дела и возможности его рассмотрения в арбитражном суде.

Как разъяснено в разделе VI Разъяснения по вопросам возникающим в судебной практике (вопрос N 4) Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2014), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014, из смысла норм процессуального законодательства с учетом разъяснений высших судебных инстанций следует, что гражданин может быть лицом, участвующим в арбитражном процессе в качестве стороны, исключительно в случаях если на момент обращения в арбитражный суд он имеет государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо если участие гражданина без статуса индивидуального предпринимателя в арбитражном процессе предусмотрено федеральным законом (например, статьи 33 и 225.1 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации).

В соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны в том числе: фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Разрешение данного спора без исследования вопроса о незаконном использовании спорного обозначения в доменном имени, о лице являющимся администратором и/или владельцем доменного имени и без оценки представленных в обоснование данного довода доказательств могло привести к принятию неправильного решения и привело к несоответствию выводов, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела.

Кроме того, судебная коллегия суда кассационной инстанции, отмечает, что вывод судов о наличии у ответчика коммерческого обозначения никак не мотивирован. Судами не устанавливались обстоятельства того, с какого момента у ответчика возникло право на указанное в оспариваемых судебных актах коммерческое обозначение и правовые основания такого возникновения.

Судами не указаны мотивы, в соответствии с которыми, суды пришли к выводу о необходимости сравнения спорного товарного знака именно с коммерческим обозначением, якобы принадлежащим ответчику. Вместе с тем, в исковом заявлении общество "Технология" ссылается на нарушение ответчиком своих прав при предложении однородных услуг именно в объявлениях, на вывесках, в рекламе, на документации, связанной с введением услуг в гражданский оборот, в сети Интернет, в том числе в доменных именах, и адресах электронной почты.

При названных обстоятельствах, учитывая, что для правильного разрешения спора требуется оценка доказательств и установление фактических обстоятельств, что не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обжалуемые судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции (пункт 3 части 1 статьи 287, часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует устранить допущенные нарушения, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, а также подлежит установить администратора и/или владельца спорных доменных имен, разрешить вопрос о необходимости привлечения названных лиц, к участию в деле и по результатам оценки доводов всех лиц, участвующих в деле и исследования всех имеющихся в материалах дела доказательств, принять законный и обоснованный судебный акт.

Вопрос о распределении расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 13.03.2018 по делу N А41-77610/2017 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2018 по тому же делу отменить.

Направить дело N А41-77610/2017 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев