Резолютивная часть постановления объявлена 14 ноября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Мындря Д.И., Химичева В.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании индивидуального предпринимателя Пака Александра Сергеевича (Москва, ОГРНИП 315502700002880) на решение Арбитражного суда города Москвы от 06.02.2018 по делу N А40-40704/2017 (судья Ведерников М.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2018 по тому же делу (судьи Расторгуев Е.Б., Валиев В.Р., Левченко Н.И.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ПРЕДПРИЯТИЕ АСТРА" (ул. Заводская, д. 2, корп. 117, г. Щелково, Московская обл., 141101, ОГРН 1105050004180)

к индивидуальному предпринимателю Паку Александру Сергеевичу о защите исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 83063,

по встречному иску индивидуального предпринимателя Пака Александра Сергеевича к обществу с ограниченной ответственностью "ПРЕДПРИЯТИЕ АСТРА" о признании права на дальнейшее безвозмездное использование промышленного образца (право послепользования).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Пака Александра Сергеевича - Жарикова М.Ю. (по доверенности от 27.02.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "ПРЕДПРИЯТИЕ АСТРА" - Курашко А.Г. (по доверенности от 16.07.2018), Щедрин Д.М. (по доверенности от 16.07.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ПРЕДПРИЯТИЕ АСТРА" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Паку Александру Сергеевичу (далее - предприниматель) с требованиями:

об обязании прекратить нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 83063 путем предложения к продаже на интернет-сайте aquastone-opt.ru ванн "Верона", в которых используется промышленный образец по патенту Российской Федерации N 83063;

о взыскании 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 83063;

о взыскании судебных расходов в размере 102 400 рублей (с учетом принятых судом первой инстанции уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В порядке, предусмотренном статьей 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции принял к производству встречное исковое заявление предпринимателя о признании права на дальнейшее безвозмездное использование промышленного образца "Ванна" по патенту Российской Федерации N 82063 (право послепользования).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.02.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2018, исковые требования общества удовлетворены в части взыскания 500 000 рублей компенсации и судебных расходов, в удовлетворении остальной части иска обществу отказано, встречные исковые требования предпринимателя оставлены без удовлетворения.

Предприниматель, не согласившись с принятыми судебными актами, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В обоснование своей кассационной жалобы предприниматель указал на неприменение судами закона, подлежащего применению. Так, по мнению предпринимателя, суд не применил положения статей 1359 и 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), не установив в отношении предпринимателя право послепользования на спорный патент.

Кроме того, по мнению предпринимателя, судом апелляционной инстанции нарушены нормы процессуального права путем неполного выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, выразившегося в непроведении судебной экспертизы.

Также в своей кассационной жалобе предприниматель не согласился с установленной судами суммой компенсации, подлежащей взысканию.

Ссылаясь на разъяснения, данные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), предприниматель указал, что у судов имелись основания для более значительного снижения размера компенсации, подлежащей взысканию.

До судебного заседания общество представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просило оставить обжалуемые судебные акты в силе, как законные и обоснованные.

В судебное заседание явились представители предпринимателя и общества, которые поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее соответственно.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество является правообладателем патента Российской Федерации на промышленный образец N 83063 "Ванна", характеризующаяся следующими существенными признаками:

- наличием корпуса, выполненного горизонтально ориентированным с полкой по всему периметру;

- выполнением корпуса сужающимся в нижнем направлении с выпуклой передней стенкой;

- выполнение корпуса и полки треугольной формы в плане с прямыми боковыми сторонами разной длины и передней выпуклой стороной;

- наличием опорных ножек на нижней стороне корпуса;

- выполнением меньшей боковой стенки корпуса вогнутой и с уступом по всей ее длине.

Обществу стало известно, что предпринимателем производится, предлагается к продаже (в сети Интернет), а также реализуется (осуществление контрольной закупки) товар с признаками, используемыми в запатентованном промышленном образце. Полагая, что действия предпринимателя нарушают исключительные права общества, оно обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Предприниматель, указывая, что действие спорного патента было прекращено в период с 27.07.2013 по 16.05.2016, а, следовательно, использование промышленного образца в указанный период осуществлялось им на законных основаниях, обратился в арбитражный суд со встречным иском, в котором просил установить право послепользования в объеме, подтвержденном договорами о реализации спорных ванн в период, в течение которого патент не действовал.

Отказывая в удовлетворении встречных требований и частично удовлетворяя первоначальные требования, суды первой и апелляционной инстанций исходили из установленного факта реализации в период после возобновления действия патента предпринимателем товара, содержащего все признаки, присущие патенту на промышленный образец, недоказанности осуществления предпринимателем действий по предложению к продаже спорных изделий в сети Интернет, а также из отсутствия достаточных доказательств для установления права послепользования (недоказанности реализации в период прекращения действия патента изделий, обладающих всеми признаками, присущими промышленному образцу).

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 этого Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о принадлежности обществу исключительного права на спорный патент, о прекращении действия патента в период с 27.07.2013 по 16.05.2016, о недоказанности обществом нарушения предпринимателем исключительных прав на патент посредством предложения товара к продаже в сети Интернет, а также о реализации предпринимателем после возобновления действия патента изделия, содержащего все существенные признаки промышленного образца по защищаемому патенту.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, принятые по делу судебные акты в отношении вышеназванных выводов судов не проверяются.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Коллегия судей полагает, что судами верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

Как усматривается из кассационной жалобы, доводы предпринимателя сводятся к несогласию с выводом судов об отсутствии оснований для установления права послепользования, а также с определенным судами размером компенсации за допущенное нарушение исключительного права.

В отношении довода предпринимателя, касающегося необоснованного отказа в установлении права послепользования, судебная коллегия считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи.

Как следует из пункта 3 этой статьи промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Исходя из предмета и оснований первоначального иска, общество должно доказать факт принадлежности ему исключительного права на объект интеллектуальной собственности и факт нарушения ответчиком указанного права, а предприниматель - доказать, что его действия не нарушили прав на объект интеллектуальной собственности.

Факт принадлежности исключительного права на объект интеллектуальной собственности обществу, а также факт реализации предпринимателем в период действия патента изделия, содержащего все существенные признаки промышленного образца, подтверждены документально и не оспорены предпринимателем.

В обоснование того обстоятельства, что действия предпринимателя по реализации в период действия патента изделия, содержащего все существенные признаки этого патента, не являются нарушением прав общества на промышленный образец, предприниматель сослался на возникновение у него право послепользования, приведя в подтверждение своих доводов договоры о реализации в период прекращения действия патента 5-ти изделий - ванн "Верона".

Согласно пункту 3 статьи 1400 ГК РФ лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Исходя из указанной нормы, предприниматель для установления права послепользования на спорный промышленный образец, должен был доказать факт использования им этого промышленного образца или осуществления каких-либо действий, свидетельствующих о приготовлении к такому использованию в период, когда спорный патент прекратил свое действие.

Таким образом, применительно к обстоятельствам настоящего спора предприниматель, ссылаясь именно на факт реализации изделий - ванн "Верона", должен был доказать, что реализуемые по представленным договорам ванны содержат все существенные признаки защищаемого обществом промышленного образца.

Предприниматель, указывая на возможность установления всей совокупности таких признаков, сослался как на заключенные в период прекращения действия патента договоры, так и на спецификации к ним, в которых представлена информация о внешнем виде реализуемых изделий.

Оценив представленные предпринимателем договоры (включая спецификации к ним), а также документы, подтверждающие факты реализации изделий, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу о невозможности установления из этих документов наличия в реализуемых изделиях всех существенных признаков, присущих промышленному образцу (суды указали на невозможность установления 4-х из 5-ти существенных признаков).

Суд по интеллектуальным правам полагает сделанный судами вывод правильным и обоснованным, поскольку в договорах, на которые ссылается предприниматель, указано только название реализуемых изделий, а спецификации к договорам отражают лишь вид изделия сверху, в связи с чем возможность идентификации признаков, которые могут быть определены только из вида изделия сбоку (например, "наличие опорных ножек на нижней стороне корпуса", "выполнение корпуса сужающимся в нижнем направлении с выпуклой передней стенкой") отсутствует.

При этом иных документов, позволяющих определить признаки внешнего вида реализуемых изделий, предпринимателем представлено не было.

Довод предпринимателя о том, что судами необоснованно отказано в проведении экспертизы, не может быть принят судебной коллегией, поскольку судами верно установлено, что отсутствие полной информации о внешнем виде изделий, реализуемых предпринимателем, даже при проведении экспертизы не позволило бы определить наличие всех существенных признаков запатентованного промышленного образца.

В отношении довода предпринимателя о несогласии с размером компенсации, установленным судом, суд кассационной инстанции отмечает следующее.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации в твердой сумме, размер которой определяется по усмотрению суда (подпункт 1 статьи 1406.1 ГК РФ).

Суды, оценив характер допущенного нарушения, срок незаконного использования, вероятные убытки правообладателя, степень вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, правомерно удовлетворили исковые требования о частичном взыскании с ответчика компенсации.

При этом судами были учтены разъяснения, содержащиеся в постановлении N 5/29, согласно которым, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Компенсация определена судами в установленных законом пределах.

Довод предпринимателя о том, что у судов имелись основания для большего снижения размера компенсации, не может служить основанием для отмены (изменения) принятых по делу судебных актов, так как направлен на переоценку доказательств, что в силе статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции. Несогласие ответчика с произведенной судами оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены (изменения) обжалуемых судебных актов.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с соответствующими выводами судов первой и апелляционной инстанций не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 06.02.2018 по делу N А40-40704/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Пака Александра Сергеевича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.