Резолютивная часть постановления объявлена 1 августа 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Булгакова Д.А., Мындря Д.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.,

рассмотрел в судебном заседании, проводимом с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (судья Махрова Н.В., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Рязаевой Н.А.), кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Агентство интеллектуальной собственности" (Филевский бульвар, д. 39, оф. 14, Москва, 121601, ОГРН 1167746619325) на решение Арбитражного суда Челябинской области от 07.12.2017 (судья Мухлынина Л.Д.) по делу N А76-8501/2017 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2018 (судьи Костин В.Ю., Арямов А.А., Кузнецов Ю.А.) по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Агентство интеллектуальной собственности"

к обществу с ограниченной ответственностью Производственная компания "Царь-Упаковка" (Троицкий тракт, 25-А, оф. 2, г. Челябинск, 454053, ОГРН 1147451016745)

о прекращении производства и реализации изделий, нарушающих патентные права, о взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Агентство интеллектуальной собственности" - Быков В.А. (по доверенности от 29.05.2017), Кузнецова О.Б. (по доверенности от 09.05.2017), Гаврюшин С.Н. (по доверенности от 21.12.2017);

от общества с ограниченной ответственностью Производственная компания "Царь-Упаковка" - Попфауф Н.П. (по доверенности от 09.01.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Агентство по интеллектуальной собственности" (далее - Агентство) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Производственная компания "Царь-Упаковка" (далее - Производственная компания) об обязании изъять из оборота и уничтожить все имеющиеся в наличии экземпляры Пкр-15, о прекращении производства и реализации изделий Пкр-15, о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель "Крышка контейнера для пищевых продуктов" по патенту Российской Федерации N 130592.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции Агентство отказалось от требования о взыскании с Производственной компании 5 000 000 рублей компенсации, отказ принят судом, определением Арбитражного суда Челябинской области от 06.12.2017 производство по делу в этой части прекращено.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 07.12.2017 в удовлетворении иных требований отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2018 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам Агентство, ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судами норм материального права, просит принятые по делу судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции необоснованно указал на возникновение у Производственной компании права преждепользования, не установив объемы такого преждепользования, на возникновение у Производственной компании права послепользования, также не установив объемы послепользования и не приняв во внимание, что в описании патента на полезную модель N 155995 Производственная компания указала на то, что патент N 130592 является ближайшим аналогом, что исключает возможность независимого создания технических решений, описанных в названных патентных документах. Кроме того, суд первой инстанции указал на наличие у Производственной компании самостоятельного патента на полезную модель N 155995, однако не установил, выпускается ли спорная продукция по принадлежащему ответчику патенту.

Заявитель кассационной жалобы считает, что суд первой инстанции, приведя все эти обстоятельства, не указал, по какому именно из перечисленных им оснований в удовлетворении заявленных требований отказано.

Заявитель кассационной жалобы считает, что судом первой инстанции неправильно применены статьи 1361, 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также разъяснения, содержащиеся в пункте 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 (далее - Обзор N 122).

В свою очередь, по мнению Агентства, суд апелляционной инстанции пришел к правильным выводам о недоказанности ответчиком права преждепользования и права послепользования, однако поддержал решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявленных требований, неправомерно мотивировав судебный акт наличием у ответчика исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 155995, в то время как вопрос о том, используется ли при выпуске и реализации своей продукции ответчиком именно принадлежащий ему патент, судом апелляционной инстанции не исследовался, а использование в выпускаемой ответчиком продукции всех признаков, характеризующих патент истца, подтверждено экспертным заключением и установлено судами обеих инстанций.

Агентство полагает, что суд апелляционной инстанции неправомерно сослался на пункт 9 Обзора N 122.

Производственная компания представила отзыв на кассационную жалобу, в котором она с изложенными в ней доводами не согласились, просила оставить обжалуемые судебные акты без изменения как законные и обоснованные.

В судебное заседание Суда по интеллектуальным правам явились представители Агентства и Производственной компании, которые поддержали позиции, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее соответственно.

Законность обжалуемого судебного акта проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы и возражения на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судами, Гуричев В.Б. и Паничев Ю.В. являются патентообладателями полезной модели "Крышка контейнера для пищевых продуктов", защищенной патентом Российской Федерации N 130592 (дата приоритета - 23.04.2013).

Действие патента было прекращено 24.04.2014 и восстановлено 10.05.2016.

Агентству передано на исключительных условиях право использования этой полезной модели (регистрация исключительной лицензии от 20.02.2017 N РД0216980).

Ссылаясь на то, что Производственная компания в выпускаемой и реализуемой продукции использует все признаки, присущие полезной модели по патенту Российской Федерации N 130592, право использования которой передано Агентству на исключительных условиях, последнее обратилось в суд с настоящим иском.

Возражая против иска, Производственная компания сослалась на наличие у нее права преждепользования, права послепользования, а также исключительных прав на полезную модель "Стопа крышек контейнеров для пищевых продуктов" по патенту Российской Федерации N 155995 (дата приоритета 17.12.2014).

С целью определения того обстоятельства, используются ли в выпускаемой и реализуемой ответчиком продукции все признаки полезной модели по патенту Российской Федерации N 130592, судом первой инстанции была назначена патентно-техническая экспертиза, которая такое использование подтвердила.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции, установив использование ответчиком в своей продукции всех признаков полезной модели, исключительным лицензиатом которой является истец, исходил из наличия у ответчика права преждепользования, права послепользования, а также исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 155995.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции о возникновении у ответчика права преждепользования и права послепользования.

Так, суд апелляционной инстанции признал, что судом первой инстанции указано лишь на наличие права преждепользования, однако объем преждепользования не установлен. Поскольку, как указал суд апелляционной инстанции, доказательства, подтверждающие все обстоятельства, подлежащие определению для установления права преждепользования, в материалы дела не представлены, возможность установить право преждепользования отсутствует.

Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что поскольку на момент восстановления действия патента Российской Федерации N 130592 ответчиком зарегистрирован патент Российской Федерации N 155995, право послепользования у ответчика также отсутствует.

Вместе с тем, поскольку ответчику принадлежит исключительное право на полезную модель по патенту Российской Федерации N 155995, суд апелляционной инстанции поддержал вывод суда первой инстанции о том, что требования, заявленные в защиту исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 130592, удовлетворению не подлежат.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 этого Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что Агентство является исключительным лицензиатом в отношении полезной модели N 130592, в выпускаемой Производственной компанией продукции использованы все признаки полезной модели по патенту Российской Федерации N 130592, а также о том, что Производственной компании принадлежит исключительное право на полезную модель по патенту Российской Федерации N 155995.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, обжалуемые судебные акты в отношении вышеназванных выводов судом кассационной инстанции не проверяются.

При проверке доводов кассационной жалобы, касающихся несогласия с выводами суда первой инстанции о наличии у ответчика права преждепользования и права послепользования, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета полезной модели по патенту Российской Федерации N 130592) лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Как разъяснено в пункте 8 Обзора N 122, право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных статьей 12 Патентного закона Российской Федерации, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

Таким образом, лицо, указывающее на наличие у него права преждепользования, обязано в рамках самостоятельно иска (в том числе встречного), либо в возражениях против предъявленных к нему требований, доказать использование до даты приоритета тождественного технического решения (с подтверждением использования всех признаков, присущих защищаемому патенту), независимость создания такого технического решения, а также объем преждепользования.

Поскольку Производственная компания в возражениях против иска указывала на использование аналогичного технического решения до даты приоритета защищаемой полезной модели, однако не просила установить определенный объем преждепользования, не раскрыла идентичность признаков используемого ею до даты приоритета полезной модели технического решения и защищаемой Агентством полезной модели, не подтвердила независимость создания используемого ею технического решения, суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о недоказанности оснований для установления права преждепользования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1400 ГК РФ лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Таким образом, лицо, указывающее на наличие у него права послепользования, обязано подтвердить использование в период прекращения действия защищаемого патента всех признаков, присущих защищаемому патенту, а также объем послепользования.

Поскольку Производственная компания, ссылаясь на наличие права послепользования, не доказала использование ею в период прекращения действия защищаемого патента тождественного технического решения (всех его признаков), а также не указывала на определенные объемы послепользования, суд кассационной инстанции считает правильным вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для признания за Производственной компанией права послепользования.

При этом, как правильно указал суд апелляционной инстанции, получение Производственной компанией в период прекращения действия патента Российской Федерации на полезную модель N 130592, патента Российской Федерации на полезную модель N 155995, в описании которой в качестве прототипа указан патент Российской Федерации N 130592, не является основанием для вывода о возникновении права послепользования.

Рассмотрев доводы заявителя кассационной жалобы о том, что наличие у Производственной компании исключительного права на патент Российской Федерации на полезную модель N 155995 не является основанием для отказа в иске, поданном в защиту полезной модели по патенту Российской Федерации N 130592, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как разъяснено в пункте 9 Обзора N 122, при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Данные разъяснения касаются ситуации, когда истец и ответчик являются правообладателями патентов на полезную модель с тождественными или эквивалентными признаками.

Применительно к обстоятельствам настоящего дела судами установлено, что в описании патента Российской Федерации на полезную модель N 155995 полезная модель, защищенная патентом Российской Федерации N 130592, указана в качестве прототипа, то есть технического решения, обладающего наиболее близкой совокупностью существенных признаков.

Из указанного следует, что технические решения не обладают полным набором тождественных или эквивалентных признаков, а полезная модель с более поздней датой приоритета обладает отличительными от прототипа признаками.

Судами первой и апелляционной инстанций не осуществлен сравнительный анализ признаков полезных моделей по патентам Российской Федерации N 130592 и N 155995, не устанавливалась их тождественность или эквивалентность (всего перечня), перед экспертом такой вопрос не ставился.

В ситуации же, когда полезная модель с более поздней датой приоритета обладает некоторым набором отличительных признаков, основополагающим является вопрос о том, использует ли ответчик в выпускаемой им продукции все признаки, присущие принадлежащей ему полезной модели, либо ограничивается признаками, присущими только прототипу, то есть не использует свою полезную модель, а использует только техническое решение, указанное в качестве прототипа: техническое решение, исключительное право на которое принадлежит иному лицу.

Агентством в материалы дела было представлено внесудебное заключение (том 1, лист дела 109), в котором указывается на то, что в выпускаемой ответчиком продукции не использованы все признаки принадлежащей ответчику полезной модели, однако это доказательство оценку судов не получило, ответчиком это обстоятельство никак не оспаривалось, перед судебным экспертом вопрос о том, использует ли ответчик в производимой продукции принадлежащее ему техническое решение, не ставился.

При таких обстоятельствах, учитывая, что использование ответчиком в выпускаемой им продукции всех признаков технического решения истца судами установлено, а использование им собственного патента не устанавливалось, вывод судов об отказе в иске, мотивированный наличием у ответчика исключительных прав на собственную полезную модель, не может быть признан обоснованным.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Поскольку установление обстоятельств, связанных с тем, использует ли в выпускаемой продукции ответчик собственное техническое решение, защищенное патентом, не входит в компетенцию суда кассационной инстанции, дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду следует исправить указанные недостатки, установить факт использования либо неиспользования ответчиком собственного технического решения, после чего сделать вывод о том, нарушаются ли ответчиком права истца как обладателя исключительной лицензии на полезную модель по патенту Российской Федерации N 130592, либо используется собственный патент N 155995.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, подлежат распределению судом первой инстанции по результатам нового рассмотрения дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 07.12.2017 по делу N А76-8501/2017 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2018 по тому же делу отменить.

Направить дело N А76-8501/2017 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.