Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 4 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 11 июля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминой А.И.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" (Кулаков пер., д. 9, стр. 1, г. Москва, 129626, ОГРН 1127747121480) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 22.02.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС" (ул. Комсомольская, д. 1, Московская область, г. Подольск, 142100, ОГРН 1057746394518).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" - Корнейчук О.Л. (по доверенности от 10.01.2018 N ФФ/25), Кромкина А.Н. (по доверенности от 27.06.2018 N 5/2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-402/41);

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" (далее - общество "ФораФарм") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, с учетом дополнения к нему от 16.03.2018 N 03479 о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.02.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850.

Как полагает заявитель, регистрация данного товарного знака не противоречит подпункту 1 пункта 3 и подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование своих требований общество "ФораФарм" указывает на то обстоятельство, что словесный товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 544850 не является сходным до степени смешения со словесными товарными знаками "Лошадиная сила" по свидетельствам Российской Федерации " " N 485642, " " N 430477, "Лошадиная сила" N 530642 и с общеизвестным товарным знаком " " по свидетельству Российской Федерации N 183, зарегистрированными на имя общества "ЗЕЛДИС".

Кроме того, по мнению заявителя, оспариваемый товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество "ЗЕЛДИС".

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и не нарушает права и законные интересы заявителя.

Общество "ЗЕЛДИС" в отзыве поддержало позицию Роспатента, просило оставить в силе оспариваемое решение Роспатента от 22.02.2018.

В судебном заседании представители общества "ФораФарм" поддержали заявленные требования.

Также представитель заявителя ходатайствовал об истребовании дополнительных доказательств у Роспатента, а именно копии материалов административного дела о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 430477 общеизвестным на территории Российской Федерации.

Данное ходатайство обосновывается тем, что в указанных материалах также содержатся доказательства, затрагивающие права заявителя.

Общество "ФораФарм" указывает, что хотело бы изучить документы, которые были приложены к заявлению общества "ЗЕЛДИС" в Роспатент о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 430477 общеизвестным на территории Российской Федерации для возможного в дальнейшем оспаривания решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения данного заявления общества "ЗЕЛДИС".

Судебная коллегия, ознакомившись с названным ходатайством, изучив позиции лиц, участвующих в деле, приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения указанного ходатайства и дополнительном истребовании у Роспатента материалов административного дела о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 430477 общеизвестным на территории Российской Федерации, так как эти материалы не связаны с предметом рассмотрения настоящего судебного дела.

Кроме того, Роспатент самостоятельно определяет тот объем доказательств, который по его мнению в полном объеме подтверждает законность принятого им оспариваемого решения, так как в силу части 1 статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации именно на Роспатент возложена обязанность по доказыванию законности и обоснованности принятого им решения.

В судебном заседании представители Роспатента и общества "ЗЕЛДИС" возражали против удовлетворения заявленных требований, просили оставить без изменения оспариваемое решение Роспатента от 22.02.2018.

Как следует из материалов дела и установлено судом, регистрация словесного товарного знака " " по заявке N 2014706437 с приоритетом от 03.03.2014 произведена 02.06.2015 за N 544850 на имя общества "ФораФарм" в отношении товаров 03-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент было подано возражение общества "ЗЕЛДИС", поступившее 24.11.2017, против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием его регистрации подпункту 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 22.02.2018 вышеуказанное возражение удовлетворено. Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850 признано недействительным.

Общество "ФораФарм", полагая, что решение Роспатента от 22.02.2018 не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него и письменных пояснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.03.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. N 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Роспатент ссылается на правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, содержащуюся в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555, и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащуюся в постановлении Президиума от 18.07.2006 по делу N 2979/06, о том, что угроза смешения товарных знаков зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Роспатент отмечает, что указанный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам по делам N СИП-163/2017, N СИП-171/2016.

Так, в постановлении от 26.05.2017 по делу N СИП-171/2016 президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что установление степени различительной способности товарных знаков с более ранним приоритетом является обязательным для суда.

Таким образом, если товарный знак, имеющий более ранний приоритет, является известным, следовательно, он обладает высокой различительной способностью и репутацией, что необходимо учитывать при оценке сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 544850 представляет собой словесное обозначение " ", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации " " N 485642, " " N 430477, "Лошадиная сила" N 530642 и общеизвестный товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 183 представляют собой словесные обозначения "Лошадиная сила", выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

В соответствии с пунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы.

На основании пункта 4.2.1.4 Методических рекомендаций иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов или неохраняемых обозначений.

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума от 18.07.2006 N 3691/06, на усиление различительной способности влияет наличие у компании серии знаков, объединенных общим словесным элементом.

Роспатент верно отметил, что противопоставленные товарные знаки образуют серию товарных знаков, объединенную общим словесным элементом "Лошадиная сила".

Кроме того, поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 183 является общеизвестным в отношении товаров 03-го класса МКТУ (признан общеизвестным на основании зарегистрированного ранее товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 430477) с 01.03.2014, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, установлена известность противопоставленных товарных знаков в отношении указанных товаров на основании их длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации.

Указанное обстоятельство позволило Роспатенту сделать вывод о необходимости учета высокой различительной способности и репутации товарного знака с более ранним приоритетом в связи с тем, что в отношении таких товарных знаков существует высокая опасность смешения.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Проведенный Роспатентом анализ сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков с учетом широкой известности противопоставленных товарных знаков со словесным элементом "Лошадиная сила", а также с применением признаков сходства, указанных в пункте 14.4.2.4 Правил, показал наличие фонетического, семантического и графического сходства сравниваемых товарных знаков.

Кроме того Роспатент верно указал, что сравниваемые товарные знаки характеризуются подобием заложенных в них идей в отношении товаров 03-го класса МКТУ.

Так как при восприятии средств для ухода за волосами, маркированных товарными знаками "лошадиная сила" и "лошадиная доза", у рядовых потребителей напрямую возникают ассоциации с лошадиной гривой, которая как правило, выглядит ухоженной и блестящей, потребители товаров 03-го класса МКТУ также могут (и желают) рассчитывать на подобный эффект в отношении своих волос.

Поэтому Роспатент правильно отметил, что указанные смысловые ассоциации также усиливают угрозу смешения сравниваемых товарных знаков.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 544850, с учетом сокращения перечня, зарегистрирован для товаров 03-го класса МКТУ "кремы косметические для тела, гели для массажа тела, за исключением используемых для медицинских целей, бальзамы для тела, за исключением используемых для медицинских целей, масла косметические для тела; косметические препараты для похудания, включенные в 03 класс".

Противопоставленный общеизвестный товарный знак " " Российской Федерации N 183 зарегистрирован для товаров 03-го класса МКТУ "шампуни, кремы косметические".

Противопоставленный товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 485642 зарегистрирован для широкого перечня товаров 05-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 430477 зарегистрирован для товаров 03-го класса МКТУ "кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; шампуни".

Противопоставленный товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 530642 зарегистрирован для товаров 03-го класса МКТУ "лаки для волос".

Роспатент проанализировал товары 03-го класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены оспариваемый товарный знак ("кремы косметические для тела, гели для массажа тела, за исключением используемых для медицинских целей, бальзамы для тела, за исключением используемых для медицинских целей, масла косметические для тела; косметические препараты для похудания, включенные в 03 класс") и противопоставленный общеизвестный товарный знак N 183 ("шампуни; кремы косметические"), а сделал верный вывод о том, что все эти товары относятся именно к одной и той же родовой группе товаров (косметические средства), имеют одинаковое назначение и одну и ту же область применения (предназначены для улучшения внешнего вида человека), один и тот же круг потребителей, то есть они являются однородными.

Роспатент обосновано отметил, что по приведенным основаниям однородными являются и товары 03-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами 03-го и 05-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы другие противопоставленные товарные знаки. Указанные выводы Роспатента об однородности товаров обществом "ФораФарм" не оспариваются.

Поэтому, учитывая известность противопоставленных товарных знаков, образующих общую серию знаков, Роспатент пришел к правильному выводу, что сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, и зарегистрированы для однородных товаров, в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров одному производителю.

На основании вышеизложенного, судебная коллегия считает, что Роспатент сделал обоснованный вывод о том, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения, в связи с чем регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 544850 противоречит пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

При этом судебная коллегия отклоняет довод заявителя о том, что словесный элемент "Лошадиная", входящий в сравниваемые товарные знаки, не обладает различительной способностью для товаров 03-го класса МКТУ, так как указывает на их назначение, поскольку ветеринарные (предназначенные для лошадей) препараты могут использоваться для человека.

Роспатент верно указал, что словесный элемент "Лошадиная" не исключен из правовой охраны в сравниваемых товарных знаках. При этом возражение по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, заявителем в Роспатент не подавалось.

Также Роспатент сделал обоснованный вывод о том, что исходя из указанных выше смысловых ассоциаций, которые вызывают сравниваемые товарные знаки, входящий в них общий словесный элемент "Лошадиная" является фантазийным и не указывает на какое-либо назначение соответствующих товаров.

Роспатент правильно отметил, что вопреки мнению общества "ФораФарм", факт признания товарного знака "Лошадиная сила" общеизвестным свидетельствует о высокой различительной способности словесного элемента "Лошадиная" именно в отношении товаров 03-го класса МКТУ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе, или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Судебная коллегия считает необходимым отметить, что по результатам рассмотрения возражения общества "ЗЕЛДИС" Роспатент пришел к правильному выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 03-го класса МКТУ, так как в период ранее даты его приоритета лицом, подавшим возражение в Роспатент, широко использовался, как отмечалось ранее, сходный товарный знак "Лошадиная сила" в отношении однородных товаров 03-го класса МКТУ.

Такой вывод обусловлен ранее установленным фактом признания данного товарного знака лица, подавшего возражение в Роспатент, общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком N 183.

Роспатент верно указал, что в материалы административного дела в Роспатент был представлен ряд договоров, подтверждающих реализацию товаров, маркированных противопоставленными товарными знаками, с подтверждающими исполнение этих договоров документами.

Кроме этого, представленными в Роспатент материалами подтверждена широкомасштабная рекламная деятельность в отношении противопоставленных товарных знаков на ведущих российских телеканалах, в частности, "НТВ", "ТНТ" и "МТV".

Также в Роспатент в материалы административного дела было представлено заключение от 03.03.2016 N 44-2016, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы института социологии Российской академии наук по результатам социологического опроса, проведенного с 4 по 18 декабря 2015 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей косметических средств для ухода за кожей, шампуней, кремов косметических, кремов, бальзамов.

Согласно результатам данного социологического опроса, большинство респондентов назвало именно общество "ЗЕЛДИС" в качестве производителя товаров, маркированных как товарным знаком " ", так и оспариваемым товарным знаком " ".

Как верно указал Роспатент, указанное обстоятельство свидетельствует о наличии у российских потребителя устойчивой ассоциативной связи между товарами, маркированными товарным знаком " ", и обществом "ЗЕЛДИС".

Судебная коллегия отклоняет довод заявителя о недостоверности результатов указанного социологического опроса, так как в материалах дела отсутствуют доказательства того, что заключение от 03.03.2016 N 44-2016 признано судом сфальсифицированным, а ответы респондентов - не соответствующими действительности.

При этом Роспатент правомерно отметил, что не является таким доказательством, представленная в материалы дела заявителем Рецензия на это Заключение, подготовленная заведующим кафедрой методологии социологических исследований социологического факультета МГУ Авериным Ю.П., так как такая Рецензия является лишь частным мнением одного специалиста в области социологии.

Роспатент сделал обоснованный вывод о том, что установленная им широкая известность обозначения "Лошадиная сила" в отношении товаров 03-го класса МКТУ "кремы косметические, шампуни", сложившаяся именно до даты приоритета оспариваемого товарного знака, свидетельствует о том, что косметическая продукция, маркируемая оспариваемым товарным знаком, может быть воспринята российскими потребителями именно как товары, произведенные обществом "ЗЕЛДИС".

Таким образом, судебная коллегия считает, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 03-го класса МКТУ, в связи с чем, как верно установил Роспатент, его регистрация не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия также отклоняет довод заявителя, согласно которому Роспатент при принятии решения от 22.02.2018 нарушил положения статей 16 и 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку судебные акты по делу N СИП-69/2017 являлись обязательными для Роспатента при принятии оспариваемого решения.

Общество "ФораФарм" указывает, что оспариваемое решение Роспатента от 22.02.2018 является неправомерным, в связи с тем, что выводы Роспатента, содержащиеся в нем, противоречат выводам, сделанным Судом по интеллектуальным правам в судебных актах по делу N СИП-69/2017, так как делая вывод о сходстве до степени смешения товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 544850 со словесными товарными знаками "Лошадиная сила" по свидетельствам Российской Федерации N 485642, 430477, 530642 и с общеизвестным товарным знаком "Лошадиная сила" по свидетельству Российской Федерации N 183, Роспатент нарушил пункт 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявитель отмечает, что в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016, указано на необходимость учета судом обстоятельств, установленных другим судом в мотивировочной части судебного акта.

При этом Роспатент верно указал, что в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016, на которое сослался заявитель, указано, что суд не связан установленными другим судом обстоятельствами, не имеющими преюдициального значения, и может сделать отличные выводы, которые должны быть мотивированы.

Положения статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации направлены на обеспечение исполнения судебного акта по конкретному делу.

Между тем судебные акты по делу СИП-69/2017 не содержат каких-либо конкретных предписаний для Роспатента, которые требовали бы исполнения и не были исполнены Роспатентом.

При этом Роспатент отмечает, что им при принятии оспариваемого решения от 22.02.2018 учитывались выводы Суда по интеллектуальным правам, содержащиеся в том числе в судебных актах по делу N СИП-69/2017.

Вместе с тем, как указывает Роспатент, он не мог не учитывать и новые по сравнению с имеющим отношение к делу N СИП-69/2017 обстоятельства, заключающиеся, в том, что товарный знак "Лошадиная сила" был признан общеизвестным на территории Российской Федерации. При этом общая известность была установлена с даты более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Указанное обстоятельство послужило основанием для иного вывода Роспатента, а именно: о сходстве до степени смешения словесного товарного знака "Лошадиная доза" по свидетельству Российской Федерации N 544850 со словесными товарными знаками "Лошадиная сила" по свидетельствам Российской Федерации N 485642, 430477, 530642 и с общеизвестным товарным знаком "Лошадиная сила" по свидетельству Российской Федерации N 183, поскольку вопрос об известности обозначения с более ранней датой приоритета имеет существенное значение при анализе сходства товарных знаков до степени смешения.

В постановлении от 03.11.2017 по делу N СИП-69/2017 президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что решение о признании указанного товарного знака общеизвестным было принято на основе иной совокупности доказательств, которая не была результатом оценки при рассмотрении Роспатентом возражения общества "ЗЕЛДИС" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850 (страница 19 постановления от 03.11.2017).

Необоснованным является довод заявителя о невозможности учета известности товарного знака "Лошадиная сила", поскольку судом по делу N СИП-69/2017 была установлена не степень сходства между товарными знаками "Лошадиная сила" и "Лошадиная доза", а полное отсутствие такого сходства.

Указанный вывод сделан заявителем без учета наличия в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента "Лошадиная".

При этом Роспатент отметил, что согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, содержащейся в постановлении от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017, наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента не может свидетельствовать о полном отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента "Лошадиная", с учетом известности противопоставленных товарных знаков, образующих серию, и однородности товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, правомерно позволило Роспатенту сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, одному производителю.

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения, в связи с чем регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 544850 противоречит пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия также отклоняет довод заявителя о том, что Роспатент при принятии оспариваемого решения нарушил пункт 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003.

По мнению заявителя, указанное нарушение заключалось в том, что Роспатентом не была дана оценка доказательствам использования различными производителями слова "лошадиный" применительно к косметическим средствам, а также доводам заявителя, касающимся отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков, и об отсутствии способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение.

Судебная коллегия считает, что указанные доводы заявителя не подтверждаются материалами дела, так как Роспатентом при принятии оспариваемого решения были исследованы все доказательства, представленные в материалы административного дела, и дана оценка всем доводам.

Так, на странице 8 оспариваемого решения Роспатента дана оценка доводу заявителя относительно использования слова "лошадиный" применительно к косметическим средствам для человека.

Роспатент указал, что на довод об описательности слова "Лошадиная", как указывающего на назначение соответствующих товаров ("косметические средства для лошадей"), учитывая наличие возможности применения ветеринарных (лошадиных) средств для человека, следует отметить, что в перечнях товаров оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков отсутствуют какие-либо ветеринарные товары, которые относятся к совершенно иной родовой группе товаров и имеют иное назначение, чем косметические средства для человека, приведенные в перечнях товаров оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков, то есть никак не являются однородными им.

Как следствие, слово "Лошадиная" в составе сравниваемых единых словосочетаний "Лошадиная доза" и "Лошадиная сила", предназначенных для индивидуализации косметических средств для человека, воспринимается исключительно в качестве фантазийного слова, не способного напрямую характеризовать данные определенные товары.

В свою очередь, сравниваемые обозначения в целом сами по себе, без учета товаров, для индивидуализации которых они предназначены, действительно представляют собой определенные устойчивые словосочетания, обозначающие, соответственно, очень большую дозу чего-либо и единицу измерения мощности, как указано в отзыве правообладателем.

Однако, обязательно учитывая конкретные товары, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, а именно косметические средства для человека, которые, на самом деле, никак не могут измеряться, например, большими дозами применения или в единицах мощности двигателя, Роспатент сделал верный вывод о том, что обозначения "Лошадиная доза" и "Лошадиная сила" в данном случае, а именно в отношении указанных конкретных товаров, являются исключительно фантазийными и воспринимаются в целом исключительно в одинаковом переносном смысловом значении, порождая одинаковые ассоциативно-смысловые образы, связанные именно с сильным (мощным) воздействием соответствующих косметических средств на внешний вид человека или с очень высоким эффектом от их применения человеком и тому подобное. Данное обстоятельство обусловливает вывод о наличии у сравниваемых обозначений в целом подобия заложенных в них соответствующих понятий и идей.

При этом на страницах 6-9 оспариваемого решения Роспатента приведен подробный анализ сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по всем признакам сходства словесных обозначений.

В частности, Роспатент указал, что сопоставительный анализ соответствующих обозначений "Лошадиная доза" и "Лошадиная сила" по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, так как имеют абсолютно тождественную фонетическую длину (одинаковое количество слов, слогов и звуков - 2 слова, 7 слогов, 13 звуков) и абсолютно тождественную визуальную длину (одинаковое количество слов и букв - 2 слова, 13 букв). К тому же данные обозначения выполнены в одну строку абсолютно тождественным (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (русского) алфавита одинакового (черного) цвета, первая из которых, в обоих случаях, является заглавной, а остальные - строчными, то есть они имеют абсолютно тождественный характер их графического исполнения.

При этом сравниваемые обозначения имеют абсолютно тождественные начальные слова - "Лошадиная", с которых, прежде всего, начинается как фонетическое, так и визуальное восприятие сравниваемых обозначений в целом, причем данные начальные слова существенно преобладают по своей фонетической и визуальной длине в составе этих словосочетаний (9 звуков из 13 звуков, 5 слогов из 7 слогов, 9 букв из 13 букв), в силу чего они, очевидно, акцентируют на себе внимание, играя решающую роль в формировании фонетического восприятия сравниваемых обозначений в целом и общего зрительного впечатления от их визуального восприятия.

Роспатент отметил также то, что вместе с тем, конечные слова сравниваемых словосочетаний ("доза" - "сила") сами по себе, если рассматривать их отдельно от этих словосочетаний, действительно имеют, очевидно, разный состав звуков и букв и разные смысловые значения, определяемые словарями.

Однако, как правильно указал Роспатент, отсутствуют какие-либо объективные основания рассматривать эти слова отдельно именно от слов "Лошадиная", акцентирующих на себе внимание, а именно фонетически и визуально доминирующих в составе соответствующих единых словосочетаний, так как все их слова исполнены в одну строку одинаковым шрифтом и цветом, то есть они никак не обособлены друг от друга и не выделены какими-либо графическими средствами, а также грамматически и семантически взаимосвязаны между собой.

В этой связи Роспатент обосновано отметил, что несостоятельным является довод правообладателя о том, что начальные слова "Лошадиная" в составе единых словосочетаний могут быть признаны "слабыми" элементами, не оказывающими никакого влияния на формирование именно индивидуализирующей функции у сравниваемых обозначений в целом.

При этом на странице 10 оспариваемого решения Роспатента от 22.02.2018 дана оценка способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение.

Так, Роспатент указал, что он пришел к выводу еще и о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 03-го класса МКТУ, так как в период ранее даты его приоритета лицом, подавшим возражение, уже использовался, как ранее отмечалось, сходный товарный знак "Лошадиная сила" в отношении однородных товаров 03-го класса МКТУ. Данный вывод обусловливается, прежде всего, уже установленным ранее фактом признания такого товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком N 183, собственно, на имя лица, подавшего возражение, а именно с 01.03.2014, то есть с периода ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом Роспатент отметил, что все представленные правообладателем оспариваемого товарного знака документы, напротив свидетельствуют об использовании им этого товарного знака только в период позже даты его приоритета, а из результатов социологического опроса следует, в частности, что абсолютное большинство из респондентов, давших те или иные определенные ответы на соответствующие вопросы, назвало именно лицо, подавшее возражение, в качестве производителя товаров, индивидуализируемых как противопоставленным товарным знаком "Лошадиная сила", так и оспариваемым товарным знаком "Лошадиная доза".

Таким образом, судебная коллегия считает, что доводы общества "ФораФарм" не опровергают приведенные в оспариваемом решении Роспатента от 22.02.2018 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный акт соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование общества "ФораФарм" о признании решения Роспатента от 22.02.2018 недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей заявления, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом результата рассмотрения дела следует отнести на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" оставить без удовлетворения.

Приостановление действия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.02.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850, отменить.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев