Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения оглашена 14 мая 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 21 мая 2018 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ревзиной Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании

дело по заявлению открытого акционерного общества "Флора Кавказа" (ул. Подгорная, д. 62 А, ст. Преградная, р-н Урупский, Карачаево-Черкесская республика, 369260, ОГРН 1060912008970)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "ЕвроМед" (ул. Угрешская, д. 6, пом. 304, г. Дзержинский, Московская обл., 140091, ОГРН 1057748647440)

о признании недействительным решения Роспатента от 23.10.2017 об отказе в удовлетворении возражения от 11.08.2017 на решение Роспатента от 11.04.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015737901; обязании совершить действия,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Казакова Т.Н. (по доверенности от 01.08.2017),

от ответчика: Козача А.С. (по доверенности от 19.06.2017), Тетцоева З.В. (по доверенности от 16.01.2018),

от третьего лица: Найдеров Ю.В. (по доверенности от 12.03.2018),

установил:

открытое акционерное общество "Флора Кавказа" (далее - общество "Флора Кавказа", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованиями, уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (далее именуемой также "административный орган") от 23.10.2017 об отказе в удовлетворении возражения от 11.08.2017 на решение от 11.04.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака со словесным обозначением "Валеодикрамен" по заявке N 2015737901;

обязать Роспатент устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем принятия решения о государственной регистрации товарного знака "Валеодикрамен" по заявке N 2015737901 от 19.11.2015 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "средства седативные".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЕвроМед" (далее - третье лицо, общество "ЕвроМед").

В судебном заседании заявитель требования поддержал с учетом уточнения их предмета и юридических оснований, полагая, что оспариваемое решение административного органа является недействительным как противоречащее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований, изложив мотивы в отзыве и настаивая на том, что оспариваемое решение от 23.10.2017 законно и обоснованно.

Третье лицо поддержало позицию Роспатента, изложив свои мотивы в письменных пояснениях.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства по делу в совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, словесное обозначение "Валеодикрамен" по заявке N 2015737901 (дата приоритета - 19.11.2015) заявлено обществом "Флора Кавказа" на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 11.04.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015737901 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 ГК РФ.

Общество "Флора Кавказа" 11.08.2017 обратилось в Роспатент с возражением на решение Роспатента от 11.04.2017 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения. В ходе рассмотрения возражения заявитель в соответствии с частью 2 статьи 1500 ГК РФ заявил ходатайство о внесении изменений в документы заявки N 2015737901, сократив перечень товаров 05 класса МКТУ до позиции "седативные средства".

Решением Роспатента от 23.10.2017 в удовлетворении указанного возражения было отказано в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Вместе с тем административный орган не согласился с выводами экспертизы о противоречии заявленного обозначения норме пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с решением Роспатента от 23.10.2017 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, общество "Флора Кавказа" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьями 1248, 1500 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака - 19.11.2015 - правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ в соответствующей редакции и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила ТЗ).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Заявленному к регистрации обозначению "Валеодикрамен", представляющему из себя словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, с исполнением начальной буквы "В" заглавной, в ходе экспертизы был противопоставлен товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 395518 (правообладатель - общество "ЕвроМед"), представляющий собой словесное обозначение содержащее два словесных элемента "ВАЛЕОДИКРАМЕНУМ" и "VALEODICRAMENUM", выполненных одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В соответствии с пунктом 41 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил ТЗ сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

При анализе звукового сходства, принимая во внимание пункт 4.2.1.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента 31.12.2009 N 197 (далее - Рекомендации N 197), суд полагает, что Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки сходны по фонетическому признаку ввиду фонетического вхождения одного обозначения в другое.

При этом судебная коллегия соглашается с доводом Роспатента о том, что окончание "um"/"ум" в противопоставленном товарном знаке является формантой, характерной для латинских наименований лекарственных средств (например: валидол - validolum, гемостимулин - haemostimulinum), в связи с чем не вносит существенного фонетического различия в противопоставленное обозначение по сравнению с заявленным.

Также судебная коллегия считает обоснованными доводы Роспатента о том, что в противопоставленном обозначении нижняя часть является транслитерацией верхней, с учетом чего заявленное обозначение "Валеодикрамен" отличается от противопоставленного лишь на 2 буквы (-ум / -um) (по звучанию - на два звука).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

В отношении графического сходства Роспатент обоснованно отметил, что сопоставляемые обозначения являются словесными, выполнены стандартным шрифтом без применения какой-либо оригинальной графики, в связи с чем производят одинаковое общее зрительное впечатление и являются графически сходными.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Поскольку словесные элементы "Валеодикрамен" и "ВАЛЕОДИКРАМЕНУМ" / "VALEODICRAMENUM" сравниваемых обозначений не являются лексическими единицами какого-либо языка, не представляется возможным провести анализ на предмет их сходства по семантическому признаку.

Таким образом, судебная коллегия соглашается с доводом Роспатента относительно того, что сопоставляемые обозначения являются сходными в целом ввиду высокой степени фонетического сходства словесных элементов и наличия графического сходства. Соответствующие доводы заявителя судом отклоняются как противоречащие критериям проверки обозначений на сходство и различие, установленным пунктами 41, 42 Правил ТЗ и пунктом 4.2.1.2 Рекомендаций N 197.

Вместе с тем, в отношении выводов Роспатента об однородности товаров "седативные средства" для заявленного обозначения и товаров 05 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, суд считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с пунктом 45 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно разъяснениями, содержащимся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 395518 предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: "травы лекарственные; препараты биологические для медицинских целей; биологически активные добавки; фунгициды; гербициды".

Товары "седативные средства" были признаны Роспатентом однородными товарам "травы лекарственные; препараты биологические для медицинских целей; биологически активные добавки" на основании следующего:

- товары "седативные средства" представляют собой лекарственные средства, оказывающие успокаивающее действие на центральную нервную систему без заметных нарушений ее функций; применяются в медицинской практике главным образом для лечения невротических состояний;

- товары 05 класса МКТУ "травы лекарственные" противопоставленного товарного знака могут входить в состав заявленных товаров 05 класса МКТУ "седативные средства", следовательно, признаны коллегией однородными;

- заявленные товары 05 класса МКТУ "седативные средства" и товары 05 класса МКТУ "препараты биологические для медицинских целей" являются однородными, поскольку относятся к препаратам медицинского назначения, применяемым для лечения многих заболеваний; в связи с этим сопоставляемые товары имеют один круг потребителей (люди, страдающие различными заболеваниями), условия реализации (продаются в аптеках);

- сопоставляемые товары 05 класса МКТУ "биологически активные добавки к пище" и "седативные средства" могут иметь одинаковое медицинское назначение (профилактика болезней, оздоровление), одинаковое исходное сырье (например, растительного, животного или минерального происхождения) и способы получения (например, химические или биотехнологические); могут совпадать формы, в которых производятся биологически активные добавки к пище и седативные средства; для рассматриваемых товаров одинаковыми являются также условия сбыта (аптечная сеть) и круг их - потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Однако судебная коллегия отмечает, что в ходе произведенного анализа однородности товаров Роспатентом не установлено правовое значение понятий "седативные средства", "травы лекарственные", "препараты биологические для медицинских целей", "биологически активные добавки", в материалах административного дела отсутствуют документы, послужившие источниками, позволившими Роспатенту сделать вышеизложенные выводы.

Неустановление точного юридического содержания сравниваемых понятий могло привести административный орган к ошибочному выводу об однородности этих товаров.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что само по себе включение одних товаров в состав других в качестве компонентов не обуславливает их однородность при индивидуализации тождественными или сходными до степени смешения обозначениями, поскольку круг потребителей и условия реализации таких товаров существенно различаются.

Аналогичная позиция изложена, например, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2016 по делу N СИП-454/2015.

Доводы заявления общества "Флора Кавказа" о несоответствии оспариваемого решения Роспатента положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ судом не исследовались ввиду удовлетворения судом ходатайства заявителя об уточнении юридических оснований требований, в соответствии с которыми он считает решение Роспатента от 23.10.2017 незаконным как несоответствующее положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В пункте 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - совместное постановление N 5/29 от 26.03.2009) разъяснено, что при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения общества "Флора Кавказа" являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть Роспатенту указанное возражение, и свидетельствуют как о незаконности принятого решения Роспатента от 23.10.2017, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов общества "Флора Кавказа".

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 53 совместного постановления N 5/29 от 26.03.2009, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "Флора Кавказа" от 11.08.2017 на решение Роспатента от 11.04.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015737901 с учетом выводов, приведенных судом в настоящем судебном акте.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу общества "Флора Кавказа".

На основании статей 13, 1248, пункта 6 (2) статьи 1483 ГК РФ и руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

признать незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 23.10.2017 об отказе в удовлетворении возражения от 11.08.2017 на решение Роспатента от 11.04.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015737901 как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) повторно рассмотреть возражение открытого акционерного общества "Флора Кавказа" от 11.08.2017 на решение Роспатента от 11.04.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015737901.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу открытого акционерного общества "Флора Кавказа" (ул. Подгорная, д. 62 А, ст. Преградная, р-н Урупский, респ. Карачаево-Черкесская, 369260, ОГРН 1060912008970) 3 000 (три тысячи) руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.