Резолютивная часть постановления объявлена 15 августа 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам

в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Мындря Д.И., Снегура А.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу компании BIG Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Glattalstrasse 516 8153 Riimland Schweiz) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2018 по делу N А40-146660/2017 (судьи Валиев В.Р., Садикова Д.Н., Левченко Н.И.)

по иску компании Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG к обществу с ограниченной ответственностью "Эл-Юнион" (ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А, Москва, 115419, ОГРН 5157746019624)

о защите исключительных прав на товарный знак.

К участию в деле в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "ОДК-СТАР" (ул. Куйбышева, д. 140А, г. Пермь, 614990, ОГРН 1025900895712).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании BIG Kaiser Prazisionswerkzeuge AG - Корчевская Л.И. (по доверенности от 01.06.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Эл-Юнион" - Черкашин С.М. (по доверенности от 30.08.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) (далее - Компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Эл-Юнион" (далее - общество "Эл-Юнион") компенсации за использование международного товарного знака "BIG KAISER" в размере 500 000 рублей (с учетом уточнения требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "ОДК-СТАР" (далее - общество "ОДК-СТАР").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2017 исковые требования Компании удовлетворены в размере принятого уточнения: с общества "Эл-Юнион" в пользу Компании взыскана компенсация за использование международного товарного знака "BIG KAIZER" в размере 500 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 000 руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2018 решение суда первой инстанции отменено; в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, Компания, ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемый судебный акт отменить и принять новое решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В кассационной жалобе Компания указала на то, что суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела, и неправильно истолковал положения закона о способах использования товарного знака.

Исходя из изложенного, по мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции неверно применил нормы материального права.

Так, судом апелляционной инстанции был сделан вывод о том, что сама по себе подача на заявки на участие в запросе котировок не является использованием товарного знака, поскольку указывает на намерение поставить в будущем товар, соответствующий определенным характеристикам. Исходя из этого, суд сделал вывод об отсутствии факта использования товарного знака истца.

Ссылаясь на статью 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Компания указывает на то, что исследованию по настоящему делу подлежали обстоятельства, связанные с размещением товарного знака не на товарах, а в тексте предложения о продаже товара.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы отметил, что судом апелляционной инстанции был исследован не тот способ нарушения прав, который заявлял истец, в связи с чем судом применена норма подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, которая не подлежала применению.

Как указывает Компания, из представленной в материалы дела документации однозначно следует, что предметом закупки являлся товар, производимый истцом под товарным знаком "BIG KAIZER". Кроме того, учитывая, что заявка ответчика на участие в запросе котировок была допущена к участию в закупке, она соответствовала определенным требованиям к ее содержанию, а именно: содержала коммерческое предложение. Из изложенного следует, что нарушение исключительного права на товарный знак обществом "Эл-Юнион" выразилось в размещении товарного знака Компании в предложении о продаже товара.

Общество "Эл-Юнион" до судебного заседания представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить обжалуемый судебный акт в силе как законный и обоснованный.

Общество "ОДК-СТАР" отзыв на кассационную жалобу в суд не представило.

В судебное заседание явились представители Компании и общества "Эл-Юнион".

Общество "ОДК-СТАР", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в суд кассационной инстанции своих представителей не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие его представителей.

В судебном заседании представитель Компании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить, отменить постановление суда апелляционной инстанции.

Представитель общества "Эл-Юнион" в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве, просил оставить постановление суда апелляционной инстанции в силе.

Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы и возражений на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, Компания является иностранным юридическим лицом, созданным по законодательству Швейцарии 09.07.1969 под регистрационным номером CHE-102.159.089.

Компания является правообладателем международных товарных знаков "KAIZER" и "BIG KAIZER", зарегистрированных в международном регистре Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Протоколом к нему от 27.06.1989.

Международные товарные знаки, зарегистрированные в порядке, установленном Мадридским соглашением, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 03.09.1975 N 775-243 "О присоединении к Мадридскому соглашению" и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.1996 N 1503 "О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков", охраняются на территории Российской Федерации.

Регистрация товарного знака "KAIZER" на территории Российской Федерации подтверждается сертификатом N 572197, товарного знака "BIG KAIZER" - N 1055784. Согласно указанным сертификатам защита названных товарных знаков распространяется в том числе на товары 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (далее - МКТУ) "механические инструменты".

Из материалов дела следует, что общество с ограниченной ответственностью "ХАЛТЕК-ДоАЛЛ" является представителем Компании, единственным поставщиком, имеющим согласие правообладателя на ввоз на территорию Российской Федерации товаров под товарными знаками "KAIZER" и "BIG KAIZER". Данный факт подтверждается письмами Компании от 21.01.2016, от 11.01.2017, от 01.03.2017.

Судами установлено, что обществом "Эл-Юнион" была подана заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключить договор поставки инструмента "Big Kaizer" для нужд общества "ОДК-СТАР". В требованиях к составу заявки, форме коммерческого предложения и спецификации к проекту договора указано, что производителем продукции является "Big Kaizer".

Ссылаясь на то, что обществом "Эл-Юнион" предлагаемая к поставке продукция не приобреталась ни у самой Компании, ни у ее официального дилера на территории Российской Федерации, разрешение на использование принадлежащих Компании товарных знаков получено этим обществом не было, указывая на незаконное использование обществом "Эл-Юнион" принадлежащих Компании товарных знаков в предложении к продаже товара, Компания обратилась в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 401, 435, 1229, 1233, 1250, 1252, 1484, 1487 ГК РФ, исходил из того, что факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки доказан.

Суд апелляционной инстанции, напротив, пришел к выводу о том, что достаточных и допустимых доказательств использования ответчиком принадлежащих истцу товарных знаков последним в материалы дела не представлено.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для отмены решения суда первой инстанции и для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Изучив материалы дела, оценив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судами установлено и материалами дела подтверждается, что истец является правообладателем товарных знаков "KAISER" и "BIG KAISER" по международным регистрациям N 572197 и N 1055784, в том числе в отношении товара 7-го класса МКТУ "механические инструменты".

Из официальных каталогов товаров компании усматривается, что Компания является производителем и предлагает к реализации товары, защищенные товарными знаками "KAISER" и "BIG KAISER". Каждый из указанных каталогов размещен в открытом доступе на официальной странице истца в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество "Эл-Юнион" являлось участником открытого запроса котировок на право заключения договора поставки инструмента "Big Kaizer" для нужд общества "ОДК-СТАР", подав заявку на участие в запросе котировок.

При этом закупочная документация не содержит требований к товарному знаку, которым должен быть защищен требуемый товар.

Входящие в состав закупочной документации требования к составу заявки (том 1, лист дела 107), спецификация к проекту договора (том 1, лист дела 135) предписывают участнику запроса котировок подать заявку по установленной форме, в которой указано, что производителем товара должна являться компания "Big Kaizer".

Прямое указание в документации требования к фирме - производителю является именно требованием к фирме-производителю и не может расцениваться как требование к товарному знаку, которым должны быть маркированы поставляемые товары.

Аналогичная правовая позиция изложена Судом по интеллектуальным правам в постановлениях от 19.01.2018 по делу N А21-7531/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 14.05.2018 N 307-ЭС18-4529 в передаче кассационной жалобы Компании для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 21.03.2018 по делу N А40-109432/2017, от 30.07.2018 по делу N А40-109138/2017 и от 09.08.2018 по делу N А40-146587/2017.

Кроме того, судами установлено и не отрицалось представителями сторон в судебном заседании, что ответчик не был признан победителем запроса котировок.

Указанное обозначает, что договор ответчиком с организатором запроса котировок не заключался, поставка товаров не осуществлялась.

При этом правовая конструкция договора поставки предусматривает возможность заключения договора в отношении товара, отсутствующего у поставщика и приобретаемого поставщиком с целью последующей поставки в будущем.

В случае признания ответчика победителем запроса котировок он имел возможность закупить с целью последующей реализации товар, в отношении которого действует принцип исчерпания прав (введенный в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно Компанией или его уполномоченным представителем).

При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии доказательств нарушения ответчиком исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки.

Оснований для иного вывода у судебной коллегии не имеется, а доводы, изложенные Компанией в кассационной жалобе, по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств.

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия, рассмотрев кассационную жалобу Компании в пределах изложенных в ней доводов, полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с соответствующими выводами суда не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2018 по делу N А40-146660/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу компании BIG Kaiser Prazisionswerkzeuge AG - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.