Резолютивная часть постановления объявлена 7 августа 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Мындря Д.И.,

судей - Булгакова Д.А., Силаева Р.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЛоджекС" (Краснофлотская наб., д. 17, оф. 119, г. Тверь, 170006, ОГРН 1056900021090) на решение Арбитражного суда Тверской области от 27.12.2017 по делу N А66-3737/2017 (судья Кольцова М.С.) и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2018 по тому же делу (судьи Чередина Н.В., Романова А.В., Шадрина А.Н.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "ЛоджекС" к обществу с ограниченной ответственностью "Студия Инфолио" (пр-т Победы, д. 27, г. Тверь, 170008, ОГРН 1056900050690) об обязании передать права на доменное имя logex.ru.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ЛоджекС" - Кирьянова Н.Н. (по доверенности от 15.06.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Студия Инфолио" - Шургалин Е.Н. (генеральный директор, паспорт), Гавшина Л.Л. (по доверенности от 07.03.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЛоджекС" (далее - общество "ЛоджекС") в лице конкурсного управляющего обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Лоджекс Транс" (далее - общество "Лоджекс Транс"), обществу с ограниченной ответственностью "Студия Инфолио" (далее - общество "Студия Инфолио") об обязании общества "Лоджекс Транс" изменить фирменное наименование на иное, не содержащее словесного обозначения "Лоджекс"; обязании ответчиков передать истцу право на доменное имя logex.ru по цене его регистрации; обязании прекратить размещение на веб-сайте http://www.logex.ru изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Определением от 10.10.2017 Арбитражный суд Тверской области в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворил ходатайство общества "ЛоджекС" о частичном отказе от иска и прекратил производство по делу в части требований об обязании общества "Лоджекс Транс" изменить фирменное наименование общества; о прекращении размещения на веб-сайте http://www.logex.ru изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Согласно принятому уточнению исковых требований судом первой инстанции рассмотрено требование об обязании общества "Студия Инфолио" передать обществу "ЛоджекС" права на доменное имя logex.ru.

Решением Арбитражного суда Тверской области от 27.12.2017, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2017, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с вынесенными по делу судебными актами, общество "ЛоджекС" в лице конкурсного управляющего Синченко Р.Н. обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

Незаконность судебных актов общество "ЛоджекС" усматривает в том, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам и материалам дела, судами нарушены нормы материального и процессуального права.

По мнению общества "ЛоджекС", судами не принято во внимание, что спорное доменное имя было зарегистрировано в целях его использования указанным обществом, а также фактически использовалось им при осуществлении предпринимательской деятельности. При этом у общества "Студия Инфолио" отсутствует какой-либо интерес в использовании спорного доменного имени. Игнорирование указанных обстоятельств, имеющих, как полагает общество "ЛоджекС", существенное значение для дела, привело суды к неверному выводу об отсутствии у него права заявлять соответствующее требование.

Кроме того, общество "ЛоджекС" указывает, что судами в нарушение пункта 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не были исследованы и оценены представленные им доказательства, при этом обжалуемые судебные акты не содержат мотивов, по которым суды не приняли эти доказательства.

Также общество "ЛоджекС" не согласно с выводом судов относительно того, что им избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права. По мнению заявителя кассационной жалобы, исходя из того, что статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не предусмотрено исчерпывающего перечня способов защиты нарушенного права, правообладатель товарного знака на основании статьей 11, 1252, 1484 ГК РФ вправе требовать от администратора доменного имени, воспроизводящего товарный знак, передачи такого доменного имени правообладателю.

От общества "Студия Инфолио" в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации поступили письменные объяснения, в которых указанное общество просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, поскольку доводы заявителя кассационной жалобы по существу сводятся к его несогласию с выводами, сделанными судами на основании полного и объективного изучения всех обстоятельств, имеющих значение для дела.

Также общество "Студия Инфолио" указывает, что заявитель кассационной жалобы безосновательно ссылается на то, что у администратора доменного имени отсутствует материально-правовой интерес в отношении доменного имени, не ссылаясь при этом на то обстоятельство, что между обществом "ЛоджекС" и администратором доменного имени также был заключен договор от 01.08.2006 N 4/6.

Кроме того, общество "Студия Инфолио" обращает внимание, что все документы, которые общество "ЛоджекС" полагает неисследованными судами, фактически были оценены судом апелляционной инстанции, что нашло отражение в его постановлении.

Общество "Студия Инфолио" указывает, что выводы судов относительно избрания заявителем кассационной жалобы ненадлежащего способа защиты, вопреки доводам последнего, соответствуют закону, поскольку доменное имя не является объектом гражданских прав. По этой же причине, как полагает общество "Студия Инфолио", доменное имя не может являться частью конкурсной массы общества "ЛоджекС".

Представитель общества "ЛоджекС", явившийся в судебное заседание, настаивал на удовлетворении кассационной жалобы по доводам, изложенным в ней.

Представители общества "Студио Инфолио" просили отказать в удовлетворении кассационной жалобы, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемых судебных актов.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в жалобе, и возражениях относительно жалобы.

При рассмотрении спора судами установлено следующее.

Общество "ЛоджекС", зарегистрированное в качестве юридического лица 16.02.2005, является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 600134, запись о регистрации которого внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.12.2016 с приоритетом 27.01.2016. Товарный знак, исключительное право на который принадлежит обществу "ЛоджекС", зарегистрирован в отношении услуг 39-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Решением Арбитражного суда Тверской области от 26.06.2015 по делу N А66-12452/2014 общество "ЛоджекС" признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Синченко Р.Н. (далее - конкурсный управляющий).

Между обществом "Студия Инфолио" (исполнитель) и обществом "ЛоджекС" (заказчик) 25.10.2005 был заключен договор N 4/05 на выполнение работ по созданию и поддержке веб-сайта, по условиям которого общество "Студия Инфолио" приняло на себя обязательства по созданию веб-сайта в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к договору), а также по его последующему администрированию и техническому обслуживанию согласно приложению 2 к договору.

Пунктами 7.2, 7.4 договора N 4/05 предусмотрено, что авторские права на созданное программное обеспечение и структуру базы данных сохраняются за обществом "Студия Инфолио", при этом все права на товарные знаки, текстовые материалы, дизайн-макет сайта сохраняются за обществом "ЛоджекС".

Из пунктов 8.1, 8.2 договора N 4/05 следует, что он вступает в силу с момента подписания и действует до 25.10.2006, при этом действие договора продлевается на один календарный год на тех же условиях, если ни одна из сторон письменно не заявила о намерении его расторгнуть.

Во исполнение договорных обязательств общество "Студия Инфолио" разработало веб-сайт, размещенный в сети Интернет под доменным именем http://www.logex.ru.

Между автономной некоммерческой организацией "Региональный сетевой информационный Центр" (далее - информационный центр) и обществом "Студия Инфолио" 24.10.2005 заключен договор об оказании услуг по регистрации и продлении регистрации доменов второго уровня в доменах первого уровня, а также оказании иных услуг согласно перечню (приложение 1 к договору) за плату в соответствии с тарифным планом (приложение 2 к договору).

Узнав, по утверждению истца, из открытых источников, что администратором доменного имени http://www.logex.ru, используемого для адресации к сайту в сети Интернет общества "ЛоджекС", является общество "Студия Инфолио", конкурсный управляющий общества "ЛоджекС" обратился к администратору доменного имени с претензией об устранении нарушений исключительных прав общества "ЛоджекС" на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 600134.

Претензия была мотивирована тем, что использование спорного доменного имени нарушает исключительное право общества "ЛоджекС" на товарный знак, поскольку препятствует регистрации домена за правообладателем товарного знака и последующей реализации данного актива, являющегося частью конкурсной массы общества "ЛоджекС", влияя на стоимость товарного знака. По мнению общества "ЛоджекС", используемое в доменном имени словесное обозначение "logex" является транслитерацией фирменного наименования общества "ЛоджекС", а также тождественно товарному знаку, права на который принадлежат последнему. При этом указанный веб-сайт используется обществом "Студия Инфолио" в целях рекламы услуг по техническому обслуживанию и ремонту судов, то есть доменное имя применяется для индивидуализации услуг, однородных услугам общества "ЛоджекС".

Указанная претензия была оставлена обществом "Студия Инфолио" без удовлетворения, что послужило основанием для обращения общества "ЛоджекС" в лице конкурсного управляющего в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды руководствовались статьями 12, 575, 1225, 1229, 1252, 1477, 1478, 1479, 1482, 1484 ГК РФ и Правилами регистрации доменных имен в доменах RU и РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81 (далее - Правила регистрации доменных имен), и исходили из того, что гражданским законодательством не предусмотрено право правообладателя товарного знака требовать у администратора передачи домена, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя.

Установив, что обществом "ЛоджекС" избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, суды пришли к выводу, что это обстоятельство является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статье 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. При этом при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте). Аналогичного рода разъяснения содержатся, в частности, в Справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4.

При этом если нарушением исключительного права признана именно регистрация доменного имени, судом может быть удовлетворено требование об аннулировании такой регистрации.

Исходя из положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, доменным именем признается символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации. Основными функциями доменного имени являются: обеспечение доступа к определенной информации, а также индивидуализация информационного ресурса, содержащего эту информацию, и его владельца.

При рассмотрении доменных споров судами могут применяться положения статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции, в параграфе 2 которой отмечено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08.

В силу параграфов 4 (a) (i-iii) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

В соответствии с пунктом 6 Положения "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах", утвержденным решением Координационного центра национального домена сети Интернет N 2012-07/47 от 20.09.2012 (далее - Положение о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах), регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после вступления в законную силу и получения от истца регистратором копии судебного акта: запрещающего администратору использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец, и/или запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени и/или признающего администрирование домена администратором нарушением прав истца (если применение такого средства восстановления нарушенного права не противоречит судебному акту).

При этом согласно пункту 6.3. Положения о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах, лицо, в пользу которого вынесен судебный акт, пользуется преимущественным правом регистрации доменного имени.

Довод общества "ЛоджекС" о том, что судами сделан неправильный вывод относительно избрания ненадлежащего способа защиты, отклоняется судебной коллегией на основании следующего.

Способы защиты гражданских прав направлены на обеспечение защиты прав и свобод и восстановление нарушенных прав, что следует, в том числе, из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2010 N 732-О-О, от 15.07.2010 N 948-О-О, от 23.09.2010 N 1179-О-О, от 25.09.2014 N 2258-О.

Гражданское законодательство не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права, при этом в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, но избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и непосредственно привести к восстановлению нарушенного права.

Перечень способов защиты установлен ГК РФ или иными законами (статья 12 ГК РФ).

Так как в ГК РФ, в иных законах не предусмотрен такой способ защиты гражданских прав, как безвозмездная передача правообладателю товарного знака права на доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно отклонили заявленные истцом требования.

Довод общества "ЛоджекС" относительно того, что гражданским законодательством (в частности, статьей 12 ГК РФ) установлен открытый перечень способов защиты нарушенных прав, ввиду чего истец не ограничен в выборе любого способа, не соответствует смыслу указанной нормы. Из буквального толкования указанной статьи следует, что способы защиты, избираемые истцом и не предусмотренные данной статьей, должны прямо предусматриваться иным законом. Общество "ЛоджекС", в том числе в судебном заседании суда кассационной инстанции, не пояснило (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), какому из предусмотренных законом способов защиты соответствует заявленное им требование. Не пояснено также, какое конкретно правовое (нормативное и фактическое) основание имеет его требование об обязании безвозмездно передать доменное имя, в том числе, носит ли оно абсолютный характер или является обязательственно-правовым, какими процедурами регистраторами доменных имен или иными лицами может быть исполнено указанное требование в случае его удовлетворения.

Кроме того, несмотря на то, что иск заявлен конкурсным управляющим общества "ЛоджекС" и направлен, по его утверждению, на формирование конкурсной массы и реализацию имущества должника в кратчайшие сроки по наиболее выгодной цене, из материалов дела не усматривается, каким действиям конкурсного управляющего относительно указанных его полномочий в действительности препятствует ответчик. В частности, в деле нет сведений о проведенной оценке имущества должника, о назначенных торгах. Следовательно, в данном случае неясно, какие права или законные интересы истца фактически нарушены (оспариваются) ответчиком и могут быть восстановлены в случае удовлетворения требования в заявленном виде; по каким причинам истец не может обратиться в арбитражный суд с надлежащими и исполнимыми требованиями.

С учетом изложенного, судебная коллегия полагает, что судами в данном случае сделан правомерный вывод о том, что заявленное истцом требование не может быть удовлетворено.

При этом суд принимает во внимание, что отказ в удовлетворении исковых требований в связи с избранием ненадлежащего способа защиты на основании статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для повторного обращения в арбитражный суд при избрании истцом соответствующего закону способа защиты нарушенного (оспариваемого) права или охраняемого законом интереса.

Судебной коллегией отклоняются доводы общества "ЛоджекС" относительно того, что судами не были установлены все имеющие значение для дела обстоятельства, а также не были исследованы представленные доказательства, поскольку, учитывая основания отказа в иске в настоящем деле, из обжалуемых судебных актов указанное не следует.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины, понесенные при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Тверской области от 27.12.2017 по делу N А66-3737/2017 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЛоджекС" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.