Резолютивная часть постановления объявлена 23 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 июля 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и Самарского городского общественного фонда "Программа поддержки творчества ВИА "Синяя птица" (ул. Ново-садовая, д. 106, офис 43-46, 107, г. Самара, Самарская обл., 443068, ОГРН 1036303395039) на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2018 по делу N СИП-584/2017 (судьи Васильева Т.В., Кручинина Н.А., Погадаев Н.Н.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "СИНЯЯ ПТИЦА" (ул. Аткарская, д. 57, г. Саратов, Саратовская обл., 410005, ОГРН 1136450001885) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.09.2017 о прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 600422.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечен Самарский городской общественный фонд "Программа поддержки творчества ВИА "Синяя птица".

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "СИНЯЯ ПТИЦА" - Рыбин В.Н. (по доверенности от 01.12.2017), Рыбина Н.А. (по доверенности от 16.02.2018), Шулов С.В. (по доверенности от 02.10.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-408/41);

от Самарского городского общественного фонда "Программа поддержки творчества ВИА "Синяя птица" - Семихвостов Д.В. (по доверенности от 26.11.2017), Блошенцев В.И. (по доверенности от 16.07.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр "СИНЯЯ ПТИЦА" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.09.2017 о прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 600422, а также о восстановлении правовой охраны указанного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Самарский городской общественный фонд "Программа поддержки творчества ВИА "Синяя птица" (далее - общественный фонд, фонд).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2018 решение Роспатента от 11.09.2017 о прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 600422 признано недействительным как не соответствующее пунктам 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение фонда против предоставления правовой охраны названному знаку обслуживания.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на то, что суд первой инстанции не учел обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, и сделал выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, неправильно применил нормы материального права, просит решение суда от 16.04.2018 отменить и передать дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы Роспатент указывает, что суд первой инстанции неправильно применил пункт 6 статьи 1483 ГК РФ и пункт 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Роспатент полагает, что суд первой инстанции сделал необоснованный вывод о том, что при анализе однородности услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых зарегистрированы оспариваемый знак обслуживания и противопоставленные товарные знаки, Роспатент не установил, кто является потребителем услуг "организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий" и "услуги артистов; услуги оркестров; услуги ансамблей", совпадает ли этот круг потребителей, а также цели оказания этих услуг.

Роспатент отмечает, что, вопреки данному выводу, им было установлено, что услуги 41-го класса МКТУ "услуги артистов; услуги оркестров; услуги ансамблей", в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак обслуживания, услуги 41-го класса МКТУ "организация культурно-просветительских мероприятий", в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 209372, и услуги 41-го класса МКТУ "клубы культурно-просветительные; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация культурно-просветительных мероприятий; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий", в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 281264, тесно связаны друг с другом, поскольку культурно-просветительные мероприятия зачастую предполагают услуги артистов, ансамблей и оркестров. Более того, Роспатентом установлено, что сравниваемые услуги относятся к тем же самым видам услуг (досуг, отдых, развлечения, зрелищные мероприятия и их организация и обеспечение), имеют те же условия оказания (развлекательные и зрелищные учреждения) и круг потребителей (лица, желающие получить культурную программу), на что указано на странице 9 решения Роспатента.

В кассационной жалобе Роспатент настаивает, что провел анализ однородности сравниваемых услуг с учетом признаков, указанных в Правилах N 32 и Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), и установил совпадение круга потребителей данных услуг и их вида, при этом очевидно совпадение целей оказания сравниваемых услуг.

Кроме того, Роспатент оспаривает вывод суда первой инстанции о том, что им не были в совокупности исследованы обстоятельства возникновения у конкретных групп потребителей устойчивой ассоциативной связи между обозначением "СИНЯЯ ПТИЦА" и фондом до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания применительно к однородным услугам, в отношении которых зарегистрирован данный знак, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о способности оспариваемого знака ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Роспатент полагает, что суд первой инстанции неправильно применил пункт 3 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель кассационной жалобы просит учесть, что при принятии решения от 11.09.2017 им проанализирована и установлена история создания ВИА "Синяя птица", первый состав этого коллектива, участие в различных музыкальных фестивалях. Документы, представленные с возражением, подтверждали, что в 2000 году был образован новый коллектив "Синяя птица", был создан общественный фонд, учредителями которого стали Сергей Дроздов, Александр и Алексей Комаровы, Сергей Сорокин.

Роспатент в кассационной жалобе ссылается на то, что общественным фондом были представлены достаточные доказательства деятельности по организации концертов в различных городах Российской Федерации, что давало основание признать широкую известность и популярность фонда как нового коллектива ВИА "Синяя птица", что способствовало возникновению и дальнейшему сохранению у потребителей устойчивой ассоциативной связи между обозначением "СИНЯЯ ПТИЦА" и деятельностью фонда применительно к услугам 41-го класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован оспариваемый знак обслуживания. Данные обстоятельства давали основания для вывода о способности оспариваемого знака обслуживания ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, Роспатент указывает, что решение суда первой инстанции не содержит оценки представленных фондом в Роспатент доказательств осуществления фондом до даты приоритета оспариваемого знака деятельности по организации и проведению концертов ВИА "Синяя птица", что в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного решения.

Роспатент полагает ошибочным вывод суда первой инстанции об отсутствии доказательств того, что обозначение "СИНЯЯ ПТИЦА" ассоциируется с ВИА "Синяя птица", поскольку выражение "синяя птица" многозначно, тогда как проверка охраноспособности обозначения должна осуществляться в отношении конкретных услуг, для которых зарегистрировано обозначение в качестве знака обслуживания, в связи с чем семантическое восприятие указанного знака с наибольшей вероятностью будет связано с известным музыкальным коллективом.

Роспатент просит учесть, что анализ оспариваемого знака обслуживания на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ проводился с учетом того, что на дату подачи фондом возражения от 11.04.2017 правообладателем оспариваемого знака обслуживания являлось общество, а в соответствии с абзацем девятым пункта 2 статьи 1512 ГК РФ положения подпункта 1 указанного пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

Фонд также обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение норм материального права и нарушение норм процессуального права, несоответствие выводов суда представленным доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Соглашаясь с доводами, содержащимися в кассационной жалобе Роспатента, фонд полагает, что при разрешении вопроса о злоупотреблении правом суд первой инстанции не принял во внимание доказательства, представленные фондом и подтверждающие совершение обществом различных действий с намерением причинить вред фонду.

В подтверждение довода о неправильном применении пункта 3 статьи 1483 ГК РФ фонд заявляет, что судом первой инстанции "проигнорирован огромный пласт доказательств, представленных третьим лицом при подаче возражения и упомянутых в решении Роспатента".

В кассационной жалобе фонд, в свою очередь, отмечает, что в силу абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ возражение должно было рассматриваться Роспатентом с учетом обстоятельств, сложившихся на дату его подачи, то есть на 11.04.2017. Первоначальный правообладатель оспариваемого знака - Рыбников М.В. никогда не имел никакого отношения ни к советскому ВИА "Синяя птица", ни к возрожденному фондом коллективу, что было верно учтено Роспатентом при анализе всех представленных доказательств.

Общество отзывов на кассационные жалобы не представило.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель общественного фонда также поддержал доводы, изложенные в кассационных жалобах фонда и Роспатента, и просил об их удовлетворении.

Представитель общества возражал против удовлетворения кассационных жалоб, просил оставить решение суда от 16.04.2018 без изменения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, оспариваемый словесный знак обслуживания "СИНЯЯ ПТИЦА" по заявке N 2013716438 с приоритетом от 17.05.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N 600422. Обладателем указанного знака является общество в результате отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 541321 по договору, зарегистрированному Роспатентом 27.12.2016 за N РД0213850, в отношении услуг 41-го класса МКТУ "услуги артистов; услуги оркестров; услуги ансамблей".

В Роспатент 11.04.2017 поступило возражение фонда против предоставления правовой охраны указанному знаку обслуживания, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ. В возражении фонд указывал на сходство до степени смешения оспариваемого знака с комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 209372 и словесным товарным знаком "СИНЯЯ ПТИЦА" по свидетельству Российской Федерации N 281264, на однородность услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, а также на введение потребителей в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги.

Возражение от 11.04.2017 рассмотрено Роспатентом в отсутствие общества - правообладателя оспариваемого знака.

Роспатент пришел к выводу, что знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 600422 и товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 209372 и N 281264 сходны до степени смешения, услуги, для которых им предоставлена правовая охрана ("услуги артистов, оркестров, ансамблей" и "организация культурно-просветительных мероприятий"), однородны, а также существует вероятность введения потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего соответствующие услуги.

Решением Роспатента от 11.09.2017 возражение фонда было удовлетворено, предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 600422 было признано недействительным в полном объеме как не соответствующее пунктам 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент указал, что сопоставляемые знаки ассоциируются друг с другом в целом несмотря на отдельные отличия, на основании чего был сделан вывод об их сходстве.

В результате сопоставления перечней услуг 41-го класса МКТУ Роспатент пришел к выводу о том, что с учетом смысловых значений слов "услуга", "культурно-просветительный" и "мероприятие", услуги "организация культурно-просветительных мероприятий" противопоставленных товарных знаков и услуги "услуги артистов; услуги оркестров; услуги ансамблей", в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, являются однородными, поскольку тесно связаны друг с другом: культурно-просветительные мероприятия зачастую предполагают услуги артистов, ансамблей и оркестров.

Кроме того, решение Роспатента от 11.09.2017 содержало вывод о том, что оспариваемый знак обслуживания способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, ввиду того, что обозначение приобрело узнаваемость на рынке развлекательных услуг и зрелищных мероприятий задолго до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания. При этом название "СИНЯЯ ПТИЦА" прочно ассоциируется с городом Самарой, поэтому существует высокая вероятность возникновения у среднего российского потребителя представления о том, что они (услуги) оказываются известным ВИА или имеют к нему непосредственное отношение.

Не согласившись с решением Роспатента от 11.09.2017, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

Признавая решение Роспатента недействительным как не соответствующее пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, суд первой инстанции исходил из необоснованности вывода административного органа о том, что оспариваемый знак обслуживания способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. По мнению суда первой инстанции, Роспатент не проводил анализ с учетом того, кем была подана заявка на регистрацию знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 600422, на чье имя было зарегистрировано средство индивидуализации до выделения спорного знака обслуживания из товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 541321 в результате регистрации перехода исключительного права на часть услуг по договору, имело ли это лицо какое-либо отношение к ВИА "Синяя птица". Суд первой инстанции также сослался на отсутствие в материалах административного дела доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между услугами, включенными в перечень регистрации спорного знака обслуживания, и лицом, ставшим правообладателем противопоставленных товарных знаков.

Факт сходства знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 600422 и противопоставленных ему товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 209372 и N 281264 суд первой инстанции признал установленным и никем не оспариваемым.

Не соглашаясь с выводами Роспатента в части несоответствия оспариваемого знака обслуживания пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, суд первой инстанции указал на ошибочность этих выводов относительно однородности услуг, входящих в объем правовой охраны сравниваемых спорного знака обслуживания и товарных знаков.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что Роспатент не выяснял, кто является потребителем услуг "организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий" и услуг "услуги артистов, услуги ансамблей; услуги оркестров", совпадает ли этот круг потребителей, цели оказания этих услуг и т.д.

Довод фонда о признании действий общества злоупотреблением правом суд первой инстанции отклонил со ссылкой на пункт 5 статьи 10 ГК РФ, указав, что "обстоятельство приобретения исключительных прав на товарный знак по договору само по себе не свидетельствует о том, что такие действия являются действиями в обход закона с противоправной целью либо иным заведомо недобросовестным осуществлением гражданских прав".

При этом суд первой инстанции отклонил довод общества о его неизвещении о дате проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения фонда и не принял в качестве доказательства заключение Лаборатории социологической экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения науки "Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук" от 15.01.2018 N 08-2018 (далее - заключение экспертизы), поскольку вопросы, поставленные на исследование, носили правовой характер.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что их заявителями не оспариваются выводы суда первой инстанции об отсутствии нарушений в действиях Роспатента по рассмотрению возражения фонда без представителей общества, а также о невозможности рассмотрения в качестве доказательства заключения экспертизы.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм процессуального и материального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

С учетом даты приоритета оспариваемого знака обслуживания (17.05.2013) законодательством, применимым для оценки охраноспособности оспариваемого знака обслуживания, являются ГК РФ и Правила N 32.

Пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки) установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном этим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015). Аналогичные подходы содержатся в пункте 14.4.3 Правил N 32.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), от степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06), степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены) и наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06). При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Данные положения применимы и к услугам.

В оспариваемом решении суд первой инстанции констатировал, что факт сходства оспариваемого знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 600422 и противопоставленных ему товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 209372 и N 281264 установлен и никем не оспаривается.

При оценке однородности услуг судом первой инстанции установлено, что правовая охрана противопоставленному словесному товарному знаку "СИНЯЯ ПТИЦА" по свидетельству Российской Федерации N 281264 по состоянию на дату приоритета оспариваемого знака обслуживания (17.05.2013) была предоставлена в отношении ряда товаров 16-го и услуг 35-го и 41-го классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленному комбинированному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 209372 по состоянию на дату приоритета оспариваемого знака обслуживания (17.05.2013) была предоставлена в отношении товаров 3, 9, 16, 34-го и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42-го классов МКТУ.

Суд первой инстанции правомерно установил, что позиция "услуги оркестров" была исключена из объема правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 281264 и ошибочно противопоставлялась знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 600422 на дату приоритета последнего.

С учетом этого анализ однородности противопоставленных товарных знаков и спорного знака обслуживания должен проводиться в отношении услуг 41-го класса МКТУ "услуги артистов; услуги оркестров; услуги ансамблей" (указанных в перечне оспариваемого знака обслуживания) с одной стороны и услуг 41-го класса МКТУ "организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий" (указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 281264 и N 209372) с другой стороны. Кроме того, Роспатент анализировал однородность услуг 41-го класса МКТУ "клубы культурно-просветительные; организация выставок с культурно-просветительной целью; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий" противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 281264 услугам 41-го класса МКТУ "услуги артистов; услуги оркестров; услуги ансамблей" оспариваемого знака обслуживания.

При анализе вопроса об однородности соответствующих услуг суд первой инстанции исходил из того, что "...следует согласиться с позицией общества о том, что административный орган, анализируя однородность услуг "организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий" и "услуги артистов; услуги ансамблей; услуги оркестров", нарушил правила, установленные пунктом 14.4.3 Правил N 32, пунктами 3.1 и 3.4 Методических рекомендаций N 198. Делая вывод о тесной связи услуг ввиду того, что культурно-просветительные мероприятия зачастую предполагают услуги артистов, ансамблей и оркестров и сравниваемые услуги предназначены для широкого круга потребителей, административный орган не исследовал сравниваемые услуги с учетом всех необходимых критериев и, в частности, не выяснял, кто является потребителем услуг "организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий" и услуг артистов, ансамблей и оркестров, совпадает ли этот круг потребителей, цели оказания этих услуг и т.д." (стр. 11-12 решения суда первой инстанции).

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что данный вывод суда первой инстанции не соответствует тексту оспариваемого решения Роспатента.

На странице 9 заключения, являющегося приложением к решению Роспатента от 11.09.2017, указано, что услуги 41-го класса МКТУ "услуги артистов; услуги оркестров; услуги ансамблей", в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак обслуживания, услуги 41-го класса МКТУ "организация культурно-просветительских мероприятий", в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 209372, и услуги 41-го класса МКТУ "клубы культурно-просветительные; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий", в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 281264, являются "однородными, поскольку тесно связаны друг с другом: культурно-просветительные мероприятия зачастую предполагают услуги артистов, ансамблей и оркестров", сравниваемые услуги предназначены для широкого круга потребителей.

В решении Роспатента было установлено, что сравниваемые услуги относятся к тем же самым видам услуг (досуг, отдых, развлечения, зрелищные мероприятия и их организация и обеспечение), имеют те же условия оказания (развлекательные и зрелищные учреждения) и круг потребителей (лица, желающие получить культурную программу).

Таким образом, Роспатентом был проведен анализ однородности сравниваемых услуг с учетом признаков однородности, указанных в Правилах N 32 и Методических рекомендациях N 198, при этом было установлено совпадение круга потребителей данных услуг и их вида.

Содержащийся в решении Роспатента подход к оценке однородности услуг соответствует и правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, отраженной в пункте 42 Обзора от 23.09.2015.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отмечает, что цели оказания сравниваемых услуг не являются признаком однородности, указанным в Правилах N 32 и Методических рекомендациях N 198.

С учетом этого выводы суда первой инстанции не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, а также основаны на неправильном применении пункта 14.4.3 Правил N 32, что, в свою очередь, привело к неправильному применению пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Довод представителя общества, высказанный в судебном заседании, о том, что сравниваемые услуги неоднородны, поскольку оказываются разными людьми, не соответствует действующему законодательству, поскольку при установлении однородности учитывается восприятие услуг их потребителями, а не лицами, их оказывающими.

Учитывая, что решение суда первой инстанции в части установления вероятности смешения знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 600422 и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 209372, 281264 для целей применения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не соответствует материалам дела в части установления однородности услуг, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что в целом обстоятельства вероятности смешения установлены неверно.

Таким образом, при принятии решения от 16.04.2018 суд первой инстанции неправильно применил пункт 6 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении доводов Роспатента и фонда в части неправильного применения судом первой инстанции пункта 3 статьи 1483 ГК РФ президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил N 32 относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в частности, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих наличие по состоянию на дату приоритета товарного знака у потребителя стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его производителем.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Роспатент в решении от 11.09.2017 проанализировал историю вокально-инструментального ансамбля "Синяя птица" и его участников, воспоминания потребителей об этом музыкальном коллективе.

Суд первой инстанции отметил, что вокально-инструментальный ансамбль "Синяя птица" был создан в 70-х годах прошлого столетия, начал деятельность в 1975 году в г. Куйбышев (ныне г. Самара) и существовал как концертирующий состав до 1991 года. При этом суд упомянул, что общественным фондом (третьим лицом) представлены документы в подтверждение наличия связи деятельности фонда с существовавшим ранее ВИА "Синяя птица".

В то же время суд первой инстанции пришел к выводу, что Роспатентом не были в совокупности исследованы обстоятельства возникновения у конкретных групп потребителей устойчивой ассоциативной связи между обозначением "СИНЯЯ ПТИЦА" и фондом до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания применительно к услугам, однородным услугам, в отношении которых зарегистрирован данный знак обслуживания.

Приложенные к возражению фонда материалы, содержащие мнения отдельных лиц о том, что существует некий "золотой состав" и они к нему относятся, суд расценил как субъективное мнение этих лиц, которое не проверялось на соответствие действительности. По этой же причине суд первой инстанции не принял в качестве доказательств скриншоты сайтов социальных сетей в сети Интернет, сайта, расположенного по адресу: https://sinyayaptitsa.ru, копии афиш, усмотрев наличие личного конфликта между участниками различных составов музыкального коллектива.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в материалы административного дела фондом с возражением были представлены дискография ВИА "Синяя птица", копии обложек альбомов, копии дипломов и почетных грамот, копии трудовых книжек участников ансамбля, копии договоров об организации концертной деятельности за 2003 - 2016 годы, копии муниципальных контрактов, актов о выполнении договоров за 2008-2012, 2014, 2016 годы, копии благодарственных писем и т.д. Общий объем доказательств, приложенных к возражению, состоял из 338 позиций на 1111 листах.

Вывод Роспатента о том, что представленные материалы свидетельствуют об известности музыкального коллектива ВИА "Синяя птица" задолго до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания, не был предметом оценки суда первой инстанции.

Обществом не оспаривался факт основания Р. Болотным в 2000 году нового коллектива "Синяя птица", создания в 2003 году фонда, учредителями которого являлись Сергей Дроздов, Александр и Алексей Комаровы, Сергей Сорокин. Состав учредителей фонда подтверждается также имеющейся в материалах дела выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

Судом первой инстанции также не дана оценка копиям договоров за 2003 - 2016 годы об оказании услуг по проведению концертов ВИА "Синяя птица", заключенных фондом с различными компаниями и муниципальными органами, благодарностям муниципальных органов и общественных организаций, адресованных фонду и участникам ВИА "Синяя птица" за участие в различных мероприятиях. Копии афиш никак не могут быть субъективным мнением отдельных лиц.

Довод суда первой инстанции об отсутствии доказательств того, что обозначение "СИНЯЯ ПТИЦА" ассоциируется с ВИА "Синяя птица", поскольку "выражение "синяя птица" многозначно", не подкреплен словарно-справочными источниками, указывающими на различное семантическое значение словосочетания "синяя птица".

Вместе с тем, согласно позиции, изложенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.04.2006 N 15736/05, товарный знак регистрируется в отношении определенных товаров, сгруппированных по классам МКТУ, следовательно, наличие различительной способности товарного знака оценивается по отношению к конкретным товарам и услугам.

Исходя из этого проверка охраноспособности обозначения "СИНЯЯ ПТИЦА" должна осуществляться в отношении конкретных услуг, для которых зарегистрировано указанное обозначение в качестве знака обслуживания, а именно услуг 41-го класса МКТУ "услуги артистов; услуги оркестров; услуги ансамблей". Судом первой инстанции, сделавшим вывод о многозначности обозначения "синяя птица", не анализировалось это обозначение ни в целом, ни применительно к конкретным услугам.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает заслуживающими внимания доводы фонда об отсутствии в решении суда первой инстанции оценки фактов и документов, представленных им в Роспатент и суд в подтверждение наличия в действиях общества злоупотребления правом.

В соответствии с пунктом 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

Российская Федерация является участником международных соглашений в области защиты интеллектуальной и промышленной собственности - патентов, товарных знаков, промышленных образцов и т.д., в том числе Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883, согласно статье 10.bis которой всякий акт, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, считается актом недобросовестной конкуренции.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

С учетом разъяснений, содержащихся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", отсутствие учета прав и законных интересов другой стороны при таких обстоятельствах может быть квалифицировано как злоупотребление правом.

Как усматривается из кассационной жалобы фонда, в обоснование злоупотребления правом он указывал на последовательное совершение обществом следующих действий:

приобретение исключительного права на оспариваемый знак обслуживания;

рассылка контрагентам фонда писем с требованием об отмене мероприятий фонда с угрозами привлечения к уголовной ответственности;

рассылка контрагентам фонда писем, содержащих некорректную информацию, создающую угрозу деловой репутации;

обвинение фонда в мошенничестве, клевете;

обвинение фонда в незаконном использовании знака обслуживания;

направление заявлений в правоохранительные органы и т.д.

Кроме того, фондом было указано, что сотрудник общества Александр Дроздов являлся до 2013 года сотрудником фонда, коллектив общества использует имидж фонда на афишах, обозначение "СИНЯЯ ПТИЦА" на афишах общества выполнено шрифтом, тождественным шрифту, используемому на афишах фонда.

Суд первой инстанции, не усматривая в действиях общества по приобретению исключительного права на оспариваемый знак обслуживания злоупотребления правом, не дал оценку иным обстоятельствам и доказательствам, представленным фондом, в их совокупности и взаимосвязи, что не соответствует части 1 статьи 71 и части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По результатам судебного разбирательства президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции ввиду несоответствия выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, принятого с нарушением норм процессуального и материального права, повлекшим принятие неправильного решения (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2018 по делу N СИП-584/2017 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев