Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 10 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 13 июля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гончар Д.М.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "НЭМС" (ул. Илимская, д. 2, эт. 1, пом. XIII, к. 1, оф. 2, Москва, 127576, ОГРН 1037729006127)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 28.04.2018 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 568647.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ГИГВИ" (2-Филевская, д. 7, корп. 6, пом. III, комн. 5А, Москва, 121096, ОГРН 1127746477154).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "НЭМС" - Миронова М.А. (по доверенности от 15.06.2018), Крупенина С.А. (по доверенности от 11.10.2017), Катина В.И. (по доверенности от 17.01.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.В. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32 - 393/41), Русаков И.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-401/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ГИГВИ" - Алексеев С.В. (по доверенности от 01.03.2018), Гетман В.А. (по доверенности от 01.03.2018), Козлов И.В. (генеральный директор, на основании протокола от 18.04.2018 N 13).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "НЭМС" (далее - общество "НЭМС", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.04.2018 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 568647.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ГИГВИ" (далее - общество "ГИГВИ", третье лицо).

Заявленные требования мотивированы ошибочностью изложенных в решении Роспатента выводов о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс).

В обоснование своей позиции заявитель ссылается на то, что вывод Роспатента о возникновении у общества "ГИГВИ" коммерческого обозначения до даты приоритета спорного товарного знака сделан в отсутствие надлежащих доказательств.

По мнению третьего лица, материалами дела не подтверждается принадлежность заявителю предприятия, а также известность коммерческого обозначения. Считает, что вопрос известности коммерческого обозначения Роспатентом не исследован.

В своих отзывах Роспатент и общество "ГИГВИ" просят в удовлетворении заявленных требований отказать, полагая оспариваемый ненормативный акт законным и обоснованным.

В судебном заседании представители заявителя настаивали на удовлетворении заявленных требований, просили оспариваемое решение Роспатента признать недействительным.

Представители Роспатента и третьего лица в судебном заседании просили в удовлетворении заявленных требований отказать.

Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Из материалов дела следует, что изобразительный товарный знак по заявке N 2014725531 с приоритетом от 31.07.2014 зарегистрирован 21.03.2016 в отношении товаров 18, 20, 21, 28-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя общества "НЭМС" (свидетельство Российской Федерации N 568647).

В Роспатент 28.12.2017 поступило возражение общества "ГИГВИ" против предоставления правовой охраны этому товарному знаку, мотивированное его несоответствием пунктам 3 и 8 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения возражения решением Роспатента от 28.04.2018 предоставление правовой охраны товарному знаку было признано недействительным в отношении товаров 18-го "кнуты; намордники; одежда для животных; ошейники для животных; плетки многохвостые; поводки; попоны для лошадей; сумки; торбы [мешки для кормов]; упряжь для животных", 20-го "гнезда для домашней птицы; домики для комнатных животных; изделия деревянные для точки когтей для кошек, когтеточки для кошек; конуры собачьи; лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; подушечки для комнатных животных; решетки кормовые", 21-го "аквариумы комнатные; ванночки для птиц; вольеры для птиц, клетки для птиц; гребни для волос; гребни для животных; изделия щеточные; клетки для домашних животных; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; кормушки; кормушки для животных; крышки для комнатных аквариумов; миски [чаши]; поилки; расчески; террариумы комнатные [виварии]; туалеты [поддоны] для домашних животных; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки; яйца подкладные для несушек искусственные", 28-го "диски летающие [игрушки); игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; мячи для игры", услуг 35-го "презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" классов МКТУ ввиду его несоответствия пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Решение Роспатента обусловлено тем, что общество "ГИГВИ" является обладателем исключительного права на коммерческое обозначение, право на которое возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В то же время изложенные в возражении доводы общества "ГИГВИ", касающиеся несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, не нашли своего подтверждения при рассмотрении возражения.

Удовлетворение возражения послужило основанием для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (31.07.2014) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (отдельными элементами такого обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю (оказании услуг одним лицом).

На основании пункта 14.4.3 Правил и пункта 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров (услуг) делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что оспариваемый товарный знак является изобразительным, представляет собой выполненный с наклоном квадрат красного цвета, внутри которого расположены в два ряда восемь белых квадратов одного размера.

Коммерческое обозначение, противопоставленное спорному товарному знаку третьим лицом, обратившимся в Роспатент с возражением, является комбинированным, представляет собой выполненный с наклоном квадрат красного цвета, внутри которого расположены в два ряда восемь белых квадратов одного размера, а также словесный элемент "GiGwi", выполненный стандартным шрифтом белого цвета буквами латинского алфавита.

При рассмотрении возражения Роспатент установил, что данные обозначения являются сходными, поскольку включают в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов визуально сходный изобразительный элемент - квадрат красного цвета, в верхней части которого расположены восемь белых квадратов одного размера, при этом данный изобразительный элемент играет существенную роль в индивидуализации товаров и услуг в силу своей оригинальности.

Также решением Роспатента установлена однородность товаров 18, 20, 21, 28-го и услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 568647 и деятельности, осуществляемой обществом "ГИГВИ" с использованием названного коммерческого обозначения.

При этом Роспатент исходил из того, что услуги 35-го класса МКТУ "презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", в отношении которых было признано недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, являются однородными деятельности, осуществляемой обществом "ГИГВИ" по реализации товаров для домашних животных в принадлежащем ему зоомагазине, поскольку совпадают или соотносятся друг с другом как род/вид, имеют одно назначение, условия предоставления, круг потребителей; товары 18-го "кнуты; намордники; одежда для животных; ошейники для животных; плетки многохвостые; поводки; попоны для лошадей; сумки; торбы [мешки для кормов]; упряжь для животных", 20-го "гнезда для домашней птицы; домики для комнатных животных", 21-го "аквариумы комнатные; ванночки для птиц; вольеры для птиц, клетки для птиц", 28-го "игрушки для домашних животных; игрушки мягкие" классов МКТУ, в отношении которых признано недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку, являются однородными деятельности общества "ГИГВИ" по производству и реализации товаров для домашних животных.

Выводы Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений и однородности указанных товаров и услуг деятельности, осуществляемой обществом "ГИГВИ".

Признавая недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку общества "НЭМС" в части вышеуказанных товаров и услуг, Роспатент исходил из того, что совокупность документов, представленных обществом "ГИГВИ" при обращении в Роспатент с возражением, подтверждает возникновение у него исключительного права на коммерческое обозначение ранее даты приоритета этого товарного знака ввиду его активного использования для индивидуализации принадлежащего обществу "ГИГВИ" торгового предприятия (зоомагазина), ставшее известным в пределах определенной территории (г. Москва) потребителям товаров для животных.

При этом Роспатентом были приняты во внимание представленные третьим лицом договоры аренды нежилых помещений, контракты от 26.07.2012 N 1/8, от 07.04.2013 N 1/G; от 20.01.2014 N 2/G на поставку обществу "ГИГВИ" товаров китайскими компаниями, декларации на товары, договор возмездного оказания услуг от 19.03.2013 N ГУ-2013 (на оказание услуг по продвижению товаров в сети магазинов Cats & Dogs), буклеты "Весенние скидки. Зоомагазины Cats & Dogs" за 2013 - 2014 годы, информационное письмо ООО "НПК Арт Мастер", товарные накладные на изготовление рекламного каталога, дисконтные карты зоомагазина, фотография магазина, материалы об участии третьего лица в выставках "ПаркЗоо 2013", "Pet Vet Russia Expo", "ЗООМИР-2012" (договоры на участие в выставках, акты, платежные поручения, фотографии выставочных стендов, наград, дипломы, распечатка с сайта "zoorussia.ru").

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с указанным выводом Роспатента в части доказанности известности коммерческого обозначения.

В силу пункта 1 статьи 1539 ГК РФ (в редакции, действующей на дату приоритета оспариваемого товарного знака) правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 5/29) разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

Таким образом, необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось, и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

В числе условий, необходимых для возникновения права на коммерческое обозначение, как указано выше, закон называет известность в пределах определенной территории употребления этого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории, и другие подобные сведения.

Вместе с тем данные обстоятельства Роспатентом не исследовались, каких-либо выводов по ним в обжалуемом решении не содержится.

Как следует из решения Роспатента, вывод об известности коммерческого обозначения третьего лица сделан на основе одного лишь установленного факта осуществления предпринимательской деятельности по реализации товаров для животных.

Вместе с тем, с учетом указанных положений пункта 1 статьи 1539 ГК РФ, данного обстоятельства еще недостаточно для признания используемого обозначения известным.

В отзыве на заявление общества "НЭМС" Роспатент, ссылаясь на копию акта сверки взаимных расчетов между обществом "ГИГВИ" и ООО "ЗООСТАНДАРТ", указывает на то, что об активном использовании коммерческого обозначения свидетельствуют высокие объемы поставки товаров обществом "ГИГВИ" его контрагентам.

Однако непосредственно в оспариваемом решении отсутствуют указания на объемы поставок товаров, либо иные показатели, которые могли бы свидетельствовать о масштабах предпринимательской деятельности общества "ГИГВИ" и степени активности мер по продвижению обозначения, равно как отсутствуют и ссылки на упомянутые акты сверок.

При этом согласно правовой позиции, выраженной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2017 по делу N СИП-411/2016, мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в представленном в суд отзыве Роспатента на заявление лица, оспаривающего решение Роспатента. Следовательно, наличие в отзыве Роспатента дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность оспариваемого решения Роспатента, не устраняет пороков оспариваемого решения Роспатента, поскольку судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт.

Таким образом, коллегия судей приходит к выводу о том, что Роспатентом при рассмотрении возражения третьего лица не исполнена установленная пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ функция по защите интеллектуальных прав в административном порядке, решение по результатам рассмотрения возражения принято без исследования и оценки всей совокупности представленных в материалы административного дела доказательств наличия у третьего лица коммерческого обозначения, в связи с чем оспариваемое решение не соответствует пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

В силу части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Исходя из изложенного, оспариваемое решение Роспатента принято с нарушением закона и нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 совместного постановления Пленума N 5/29, в рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Исходя из этого суд считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение третьего лица.

Вместе с тем довод заявителя о недоказанности принадлежности обществу "ГИГВИ" какого-либо предприятия подлежит отклонению ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором (абзац второй пункта 2 статьи 132 ГК РФ).

Закон не устанавливает каких-либо требований к составу элементов имущественного комплекса для цели отнесения его к предприятию.

В то же время оспариваемым решением Роспатента установлено наличие у общества "ГИГВИ" до даты приоритета товарного знака различных имущественных прав и обязанностей, возникших из заключенных им договоров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности по реализации товаров для животных, в том числе наличие права аренды нежилого помещения, инвентаря, продукции.

С учетом этого суд признает обоснованным вывод Роспатента о наличии у общества "ГИГВИ" имущественного комплекса, используемого им для осуществления предпринимательской деятельности, т.е. предприятия.

Изложенная в заявлении общества "НЭМС" критическая оценка доказательств, исследованных Роспатентом, не может быть проверена и оценена судом, исходя из того, что настоящее дело рассматривается по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем в отсутствие оценки Роспатентом обстоятельств приобретения спорным обозначением известности суд, возлагая на Роспатент обязанность повторно рассмотреть возражение третьего лица, не вправе предопределять его выводы и осуществлять самостоятельное исследование данного вопроса.

Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2018 по делу N СИП-416/2017.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2015 N 301-КГ14-6313 по делу N А82-14439/2012 изложена правовая позиция, в соответствии с которой право суда принимать от участвующих в деле лиц доказательства в подтверждение своих позиций по существу спора и давать им оценку не должно подменять собой компетенцию антимонопольного органа, на который законом возложена обязанность по выявлению и установлению в действиях (бездействиях) признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Данное разъяснение подлежит применению и при рассмотрении споров о признании недействительными ненормативных актов Роспатента.

Заявленный обществом "ГИГВИ" довод о наличии признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции в действиях общества "НЭМС", мотивированный тем, что заявка на спорный товарный знак была подана в условиях приобретенной спорным коммерческим обозначением известности, о чем было известно обществу "НЭМС", а также незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности учредителя общества "ГИГВИ" Алексеева С.А., подлежит отклонению, ввиду следующего.

Согласно части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (31.07.2014), не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии с частью 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В соответствии со статьей 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу вышеприведенной нормы статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав. При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Руководствуясь положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось иными лицами, регистрация товарного знака одним из них могла быть произведена с целью устранения присутствия этих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Таким образом, для установления злоупотребления правом и недобросовестности в действиях общества "НЭМС", необходимо установить, приобрело ли обозначение, использовавшееся обществом "ГИГВИ" до даты приоритета спорного товарного знака, известность среди потребителей на определенной территории.

Между тем, как было указано выше, суд, обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "ГИГВИ" от 28.12.2017, не вправе предопределять его выводы по вопросу об известности рассматриваемого обозначения.

В отсутствие надлежащим образом установленного факта известности использовавшегося обществом "ГИГВИ" обозначения судебная коллегия полагает, что действия общества "НЭМС" по приобретению правовой охраны спорному товарному знаку не позволяют с очевидностью сделать вывод о направленности этих действий на причинение вреда третьему лицу либо извлечение необоснованных экономических преимуществ, на чем настаивает общество "ГИГВИ".

Ссылка общества "ГИГВИ" на незаконное использование заявителем результатов интеллектуальной деятельности физического лица (Алексеева С.А.), которой мотивирован довод общества "ГИГВИ" о злоупотреблении правом со стороны заявителя, не может быть принята во внимание, поскольку положения статьи 10 ГК РФ применяются в случае, когда лицо, в отношении которого ставится вопрос о злоупотреблении правом, действует в процессе осуществления принадлежащего ему права, в то время как неправомерное использование чужих результатов интеллектуальной деятельности является действием "вне права". Такое действие подлежит исследованию и оценке в рамках отдельного судебного процесса о защите исключительного права.

В связи с этим основания для вывода о злоупотреблении правом или недобросовестной конкуренции в действиях общества "НЭМС", связанных с предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку, в настоящее время отсутствуют.

В то же время общество "ГИГВИ" не лишено возможности заявления данного довода в последующем при оспаривании каким-либо лицом решения Роспатента, которое будет принято по результатам повторного рассмотрения возражения от 28.12.2017.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу заявления, подлежат взысканию с органа, принявшего ненормативный акт, признанный судом недействительным, в пользу заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "НЭМС" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.04.2018 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 568647, как не соответствующее пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "ГИГВИ" от 28.12.2017 в части оспаривания представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 568647 по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "НЭМС" (ОГРН 1037729006127) 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин