Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 июня 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 26 июня 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Макаренко М.В.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление акционерного общества "ДАНОН РОССИЯ" (ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14, Москва, 127015, ОГРН 1057749126820) к иностранной компании Molkerei Alois GmbH & Co. KG (86850, 7, Fischach, Germany) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 989240 вследствие его неиспользования,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Риферт К.О. (по доверенности N 176/17 от 06.10.2017);

от ответчика: Морозова Л.Е. (по доверенности от 07.11.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "ДАНОН РОССИЯ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранной компании Molkerei Alois GmbH & Co. KG (далее - иностранная компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 989240 вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Третье лицо извещено надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, в том числе посредством публичного размещения соответствующей информации в сети "Интернет" (http://arbitr.ru) и уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам (http://ipc.arbitr.ru), своего представителя в судебное заседание не направило. До начала судебного заседания заявило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии его представителя.

В порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается судом в отсутствии третьего лица.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, в том числе и по мотивам, изложенным в пояснениях к исковому заявлению.

Представитель ответчика против удовлетворения иска возражал по мотивам, изложенным в отзыве на иск, указав на тот факт, что был лишен возможности использовать товарный знак на территории Российской Федерации ввиду введенных санкций в отношении товаров, произведенных на территории Европейского экономического союза (далее - ЕЭС) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 N 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца и ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судом, иностранная компания является правообладателем объемного (трехмерного) товарного знака по международной регистрации N 989240 с датой приоритета 26.08.2008 со сроком действия регистрации 26.08.2018.

Данный товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров 29-го класса МКТУ - готовые к употреблению составы мюсли, состоящие из сметаны, пахты, кислого молока, йогурта, кефира, кварка, готовых фруктов и злаков; готовые десерты из йогурта, творога с фруктовыми наполнителями и сливок, а также готовые к употреблению десерты из йогурта, творога и сливок, также с добавлением злаков и/или фруктовых наполнителей.

Общество, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что товарный знак по международной регистрации N 989240 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилось с настоящим иском.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Как разъяснено в пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения исключительного права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Для целей статьи 1486 ГК РФ под использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам, в частности, могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Указанная правовая позиция находит отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13.

Кроме того, с учетом правовой позиции, изложенной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления.

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 1486 ГК РФ, должны быть установлены и доказаны следующие обстоятельства, имеющие существенное значение для дела: заинтересованность лица, подавшего заявление, и неиспользование правообладателем товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Как следует из материалов дела, истец является производителем молочной продукции, согласно сведениям из Единого государственного реестра на территории Российской Федерации имеет 20 филиалов и представительств, в наименовании которых указано на производство молочной продукции.

В подтверждение осуществления указанной деятельности обществом в материалы дела представлено письмо от 17.10.2017 от иностранной компании "Hassia Verpackungsmaschinen GmbH" (ранее иностранная компания OYSTAR Systems GmbH) по контракту от 15.09.20078 N 252/IP-2008, заключенного с обществом произведена поставка и монтаж линии Haissia для производства стаканчиков указанного ниже типа: оборудование смонтировано и готово к пуску 30.01.2009 по адресу филиала "Молочный комбинат "ПЕТМОЛ" общества "ДАНОН" по адресу филиала: Санкт-Петербург, Московский пр-т, 65.

Кроме того, общество обратилось в Роспатент с заявкой N 2017741960 о регистрации объемного (трехмерного) товарного знака в отношении товаров 5-го (воды термальные; дезинфицирующие средства; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; изделия гигиенические для медицинских целей; изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; каша для фармацевтических целей; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; препараты для уничтожения вредных животных; смеси молочные сухие для детского питания; фунгициды, гербициды; чаи лекарственные), 29-го (желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желе, варенье, компоты; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; масла и жиры пищевые; молоко; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясные экстракты; мясо консервированное; мясо, рыба, птица и дичь; напитки молочные с преобладанием молока; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; паштеты из печени; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; простокваша; простокваша [скисшее молоко]; пюре клюквенное; пюре яблочное; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; супы; супы овощные; творог соевый; яйца, молоко и молочные продукты), 30-го (батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; горчица; дрожжи, пекарные порошки; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; кофе, чай, какао и заменители кофе; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; лед для охлаждения; лед пищевой; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука и зерновые продукты; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно молочные; напитки шоколадные; печенье; печенье сухое; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряности; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пюре фруктовые [соусы]; рис; сахар, мед, сироп из патоки; соль; сорбет [мороженое]; тапиока (маниока) и саго; уксус, приправы; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом) и 32-го (вода литиевая; вода сельтерская; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; молоко арахисовое; молоко миндальное; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; пиво; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; фруктовые напитки и фруктовые соки) классов МКТУ.

Согласно пункту 41 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" от 20.07.2015 N 482 (далее - правила N 482) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Так изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы (пункт 43 правил N 482).

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Исходя из вышеперечисленных признаков, суд приходит к выводу о том, что заявленное к регистрации по заявке N 2017741960 и форма стаканчиков по контракту от 15.09.20078 N 252/IP-2008 - , и объемное (трехмерное) обозначение оспариваемого товарного знака - являются тождественными.

Товары 29-го класса МКТУ, для которых представлена правовая охрана оспариваемому товарному знаки, товары 29-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана по заявке N 2017741960, а также деятельность осуществляемая обществом, исходя из рода, вида товаров, их потребительских свойств, функционального назначения, видов материалов из которых они изготавливаются, взаимодополняемость и взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа как через розничную, так и оптовую сеть), круг потребителей, суд пришел к выводу, что сопоставляемые товары и вид деятельности общества являются однородными.

Вышеуказанное свидетельствует о том, что общество является производителем молочных товаров, однородных товарам 29-го класса МКТУ, в отношении которых оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана, а также, что обществом осуществлены необходимые подготовительные действия к использованию объемного (трехмерного) обозначения, тождественного с оспариваемым товарным знаком, и общество имеет реальное намерение использовать тождественное с оспариваемым товарным знаком обозначение в своей деятельности.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что общество является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку регистрация оспариваемого товарного знака препятствует обществу использовать в своей деятельности на территории Российской Федерации трехмерное объемное обозначение в качестве собственного товарного знака.

Данные обстоятельства ответчиком не оспорены.

Как следует из пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 ГК РФ истцом ответчику (04.08.2017), период времени, в течение которого ответчику следовало доказать факт использования оспариваемого товарного знака исчисляется с 04.08.2014 по 03.08.2017.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Так, согласно пункту 1 статьи 19 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключенного в Марракеш, 15.04.1994, далее - ТРИПС), если использование является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию. Обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, должны признаваться в качестве веских причин для неиспользования знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 ГК РФ международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 названного Кодекса, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.

При присоединении к соглашению ТРИПС Российская Федерация не оговорила, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта.

Следовательно, введение ограничение импорта должны признаваться в качестве уважительных причин для неиспользования знака.

Как следует из материалов дела, ответчик является компанией созданной по законодательству свободного государства Бавария, ФРГ, ЕЭС.

Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 N 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" (далее - Указ от 06.08.2014 N 560) в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с Федеральными законами от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах" и от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности" органам государственной власти Российской Федерации, федеральным государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что в течение одного года со дня вступления в силу названного Указа запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению.

Согласно пункту 2 названного Указа Правительству Российской Федерации поручено определить перечень видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, названных в пункте 1 этого Указа, предусмотрев возможность его корректировки с учетом положений подпункта "в" данного пункта.

Действие Указа от 06.08.2014 N 560 продлено до 31.12.2018 согласно Указу Президента Российской Федерации от 30.06.2017 N 293.

В силу постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 N 778 "О мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320, от 29 июня 2016 г. N 305 и от 30 июня 2017 г. N 293", устанавливающего перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные штаты Америки, Страны Европейского Союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые по 31.12.2018 запрещены к ввозу в Российскую Федерацию в том числе, молоко и молочная продукция (за исключением специализированного безлактозного молока и специализированной безлактозной молочной продукции для диетического лечебного питания и диетического профилактического питания).

При таких обстоятельствах с 06.08.2014 ответчик, как производитель молочной продукции станы входящей в состав ЕЭС, лишен не по своей воле права на импорт молочной продукции на территорию Российской Федерации.

Следует признать, что период доказывания использования оспариваемого товарного знака полностью совпадает с периодом действия санкций в отношении стран ЕЭС согласно Указу от 06.08.2014 N 560.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу о том, что ответчиком доказаны обстоятельства, установленные нормами пункта 3 статьи 1486 ГК РФ и пункта 1 статьи 19 Соглашения ТРИПС, подтверждающие неиспользование товарного знака правообладателем по независящим от него обстоятельствам.

Доводы истца о невозможности поставки молочной продукции правообладателем в виду принятых ограничений Россельхознадзором согласно письму от 01.02.2013 N ФС-НФ-7/1047 подлежат отклонению, поскольку истцом не представлено доказательств того, что такие ограничения действовали в период с 04.08.2014 по 03.08.2017.

При таких обстоятельствах суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы по делу относятся на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования акционерного общества "ДАНОН РОССИЯ" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин