Резолютивная часть постановления объявлена 05 июня 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 09 июня 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СТАРФУДС" (ул. Поморская, д. 20, г. Архангельск, Архангельская область, 163000, ОГРН 1132901004532) на решение Арбитражного суда Архангельской области от 24.11.2017 (судья Бутусова Н.В.) и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2018 (судьи Шадрина А.Н., Зорина Ю.В., Чередина Н.В.) по делу N А05-10426/2017

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "СТАРФУДС"

к индивидуальному предпринимателю Лениной Надежде Николаевне (г. Архангельск, обл. Архангельская, ОГРНИП 306290310800013) о взыскании компенсации за нарушение авторских прав.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "СТАРФУДС" - Клейнер А.Ю. (по доверенности от 06.02.2018);

от индивидуального предпринимателя Лениной Надежды Николаевны - Шишкина О.Е. (по доверенности от 01.08.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "СТАРФУДС" (далее - истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Лениной Надежде Николаевне (далее - ответчик, предприниматель) о взыскании 1 200 000 рублей компенсации за нарушение авторских прав.

Решением суда Архангельской области от 24.11.2017, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2018, исковые требования удовлетворены частично. С предпринимателя в пользу общества взыскано 80 000 рублей компенсации. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить, принять новый судебный акт по делу - удовлетворить исковые требования полностью.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на то, что судами были незаконно противопоставлены авторское право истца и исключительное право на товарный знак ответчика, в связи с чем заявленный истцом размер компенсации был необоснованно снижен. Отмечает, что суды необоснованно признали не подлежащим охране шрифт словесных обозначений, являющихся объектом авторских прав истца.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, просил обжалуемые судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей истца и ответчика, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

На основании пункта 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

К числу таких объектов относятся, помимо прочего, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства (абзац 7 пункта 1 статья 1259 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

На основании пункта 4 статьи 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Согласно пункту 28 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом. Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.

С учетом данного разъяснения и вышеуказанных норм права в предмет доказывания по искам о защите исключительных авторских прав включается наличие определенного объекта интеллектуальной собственности, принадлежность авторских прав на этот объект истцу, а также незаконное использование объекта ответчиком.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В случае если обладатель авторских прав считает, что его исключительные права нарушены при использовании товарного знака, такой правообладатель может защитить свои нарушенные права в порядке, предусмотренном подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса посредством подачи возражений в Роспатент.

При этом лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть запрещено использовать его (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

В случаях, предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 21.10.2013 обществом (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Вандерверк" (исполнитель) заключен договор N 01/10 об оказании услуг по разработке дизайна комбинированного изображения бренда "Starfoods" на примере элементов фирменного стиля (визитная карточка, упаковка для бургеров, стакан для напитков и вывески на фасаде здания) и по подготовке руководства по управлению фирменным стилем компании заказчика.

В пункте 7.2 договора предусмотрено, что результаты оказанных услуг/выполненных работ являются объектами авторского права в соответствии со статьей 1259 ГК РФ.

В силу пункта 7.4 договора исключительные права на окончательные (выбранные и утвержденные заказчиком) результаты оказанных услуг/выполненных работ переходят к заказчику в полном объеме с момента подписания соответствующих актов сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ при условии полной оплаты заказчиком оказанных услуг/выполненных работ.

Во исполнение принятых на себя обязательств по договору общество с ограниченной ответственностью "Вандерверк" в период с декабря 2013 года по апрель 2014 года передало обществу результаты услуг, в том числе:

- изображение бренда "Starfoods" на примере элементов фирменного стиля (визитная карточка, упаковка для бургера, стакан для напитков) и вывески на фасаде здания по акту от 12.12.2013 N 11;

- руководство по управлению фирменным брендом заказчика по акту от 23.04.2014 N 7.

Оказанные услуги обществом оплачены в полном объеме.

Как установлено судами, изображения, сходные до степени смешения с изображениями, которые явились результатом услуг по договору от 21.10.2013 N 01/10, были зарегистрированы на имя предпринимателя в качестве товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации:

- N 560506 и N 560081 (дата регистрации 23.12.2015), которые представляют собой стилизованное изображение гамбургера со звездой;

- N 575726 (дата регистрации 21.05.2016), который представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, внутри которого расположены словесные элементы "STAR" и "FOODS", выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Между словами расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения бургера с прослойкой, выполненной в виде звезды. Правовая охрана была предоставлена в сочетании белого, желтого и баклажанного цветов;

- N 575853 (дата регистрации 24.05.2016), который представляет собой комбинированное обозначение, включающее размещенные друг под другом на трех строках словесные элементы "STAR", "FOODS", "originals", выполненные буквами латинского алфавита. Слова "STAR" и "FOODS" выполнены более крупным шрифтом, чем слово "originals". Над словесными элементами размещено стилизованное изображение бургера;

- N 575727 (дата регистрации 21.05.2016), который представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы "STAR" и "FOODS", разделенные звездочкой. Словесные элементы выполнены жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

Товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 560506 и N 560081 были зарегистрированы за ответчиком на основании заявок N 2014727302 и N 2014727304, права по которым были переданы обществом предпринимателю на основании "документа о передаче права в отношении заявки на регистрацию товарного знака", подписанного сторонами 05.02.2015.

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 10.08.2016 по делу N А05-4469/2016, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2016 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2017, сделки по передаче обществом предпринимателю прав на заявки N 2014727302 и N 2014727304 на регистрацию товарных знаков признаны недействительными. Применены последствия недействительности сделки в виде обязания Роспатента внести соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по переводу на общество прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 560506 и N 560081.

Решениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.04.2017 были удовлетворены возражения общества против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 575853 и N 575726, предоставление правовой охраны товарным знакам по указанным свидетельствам признано недействительным полностью.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.04.2017 обществу отказано в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 575727 - правовая охрана оставлена в силе.

Общество, ссылаясь на то, что предприниматель в период с июня 2014 года по январь 2017 года (с учетом уточнения иска) использовал принадлежащие обществу объекты авторских прав, обратилось к ответчику с претензией о выплате компенсации в размере 1 200 000 руб.

Оставление претензии истца без удовлетворения послужило основанием для обращения в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении ответчиком исключительного авторского права истца путем использования изображения бургера с начинкой, изображенной в виде звезды.

В то же время суд признал правомерным использование предпринимателем словесного обозначения "STARFOODS", сославшись на то, что предприниматель использовал данное обозначение в качестве своего товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 575727. Суд также принял во внимание, что ответчик осуществлял предпринимательскую деятельность под торговой маркой "Starfoods" с 2011 года, в силу чего приобрел право на коммерческое обозначение со словесным элементом "STARFOODS", которое возникло до даты создания общества (16.04.2013) и даты возникновения у него права на фирменное наименование.

Кроме того, суд указал, что создание шрифта не было предметом договора от 21.10.2013 N 01/10, шрифт не может ограничиваться восемью буквами алфавита.

Таким образом суд первой инстанции, с учетом характера нарушения, его длительности, степени вины, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, взыскал с ответчика компенсацию за неправомерное использование обозначений в виде стилизованного изображения бургера с начинкой, изображенной в виде звезды, и отказал во взыскании компенсации за использование обозначения, включающего словесные элементы "STAR" и "FOODS".

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривающий дело, поддержал выводы суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что указанные выводы судов первой и апелляционной инстанций нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права, а также не соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование в том виде, в котором он зарегистрирован, или с изменениями, при которых это обозначение осталось узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя как конкретный товарный знак.

Использование правообладателем иных обозначений, не воспринимаемых потребителями как тот же товарный знак, - даже обозначений, сходных с принадлежащим ему товарным знаком до степени смешения, не является использованием конкретного товарного знака применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ.

При этом оспариваемый товарный знак воспринимается именно в единстве составляющих его и последовательно расположенных элементов - изобразительного и словесного.

Материалами дела подтверждается, а в ходе судебного заседания Суда по интеллектуальным правам представителем ответчика не оспаривалось, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 575727 используется предпринимателем в измененном виде.

Таким образом для выяснения вопроса о наличии нарушения ответчиком авторского права истца на дизайн комбинированного изображения бренда "Starfoods", судам необходимо было установить, влияют ли изменения товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 575727 на его восприятие потребителями как того же товарного знака.

Однако данные обстоятельства судами не устанавливались.

Между тем исследование вопроса о правомерности использовании ответчиком словесного обозначения имеет значение для определения масштабов правонарушения, который может повлиять на размер подлежащей взысканию компенсации.

Также судебная коллегия обращает внимание на то, что шрифт может быть как самостоятельным охраняемым объектом авторского права, так и составной его частью. В случае, если правообладатель оригинального шрифта считает, что его исключительные права на шрифтовую гарнитуру нарушены, такой правообладатель может осуществить защиту своих нарушенных прав способами, предусмотренными статьей 1252 ГК РФ, путем предъявления соответствующих требований.

Аналогичная правовая позиция содержится в Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.09.2013 N ВАС-9457/13 по делу N А40-92833/2011.

При этом, анализируя пункт 7 статьи 1259 ГК РФ, следует, что авторское право распространяется на каждую часть шрифта (букву, символ, знак), так как по своему характеру каждая такая часть может являться самостоятельным результатом творческого труда автора.

Также не может быть признан обоснованным вывод судов о наличии у предпринимателя права на коммерческое обозначение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В пункте 64 постановления N 5/29 разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий - наличия предприятия, достаточных различительных признаков обозначения, а также его известности на определенной территории.

Данные обстоятельства судами также не исследовались, в связи с чем вывод о возникновении у предпринимателя права на коммерческое обозначение является преждевременным.

Учитывая, что допущенные судами нарушения норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверных решения и постановления, они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права определить размер компенсации, подлежащий взысканию.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Архангельской области от 24.11.2017 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2018 по делу N А05-10426/2017 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин