Резолютивная часть постановления объявлена 25 апреля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 мая 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей - Мындря Д.И., Химичева В.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" (ул. Маршала Бирюзова, д. 1, корп. 1А, комн. 202, 123298, Москва, ОГРН 1137746677584) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.07.2017 по делу N А56-74105/2016 (судья Кожемякина Е.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2017 (судьи Третьякова Н.О., Дмитриева И.А., Згурская М.Л.) по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" к обществу с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ ТАУН" (Проспект Малый В.О., д. 57, корп. 2, лит. Ж, пом. 1.5.7, Санкт-Петербург, 199178, ОГРН 1147847551631) о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" - Гоголев Д.О. (по доверенности от 14.09.2016), Крупенина С.А. (по доверенности от 14.09.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ ТАУН" - Проничева Е.Ю. (по доверенности от 01.10.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" (далее - общество "БЛЭК ФРАЙДЭЙ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о признании действий общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ ТАУН" (далее - общество "ЭКСПЕРТ ТАУН") по использованию обозначения "REAL BLACK FRIDAY" при оказании услуг на веб-сайте www.realblackfriday.ru и в наименовании доменного имени www.realblackfriday.ru нарушением исключительного права истца на товарный знак "BLACK FRIDAY" по свидетельству Российской Федерации N 563277 и запрете ответчику использовать вышеуказанное обозначение при оказании услуг; на деловой документации; в предложениях об оказании услуг; в объявлениях и рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации, а также о взыскании с ответчика 1 500 000 рублей компенсации.

К участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (далее - общество "РСИЦ").

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.07.2017, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами судом первой и апелляционной инстанции, общество "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе общество "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" указывает на то, что ответчиком не подтверждена однородность услуг, оказываемых в указанный в иске период на сайте www.realblackfriday.ru, тем услугам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

По мнению общества "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" заключение экспертов, представленное в результате назначения судебной экспертизы по настоящему делу, является ненадлежащим доказательством, так как у экспертов отсутствует надлежащая квалификация для ее проведения.

Общество "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" полагает, что вероятность смешения обозначения используемого ответчиком и товарного знака истца, подтверждаются тем, что истец и ответчик являются конкурентами; истец активно использует спорный товарный знак для индивидуализации собственных услуг.

Также общество "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" указывает, что суд первой инстанции, ошибочно провел аналогию между оказываемыми истцом услугами и услугами непосредственной реализации товаров потребителям через интернет-магазины и сделал вывод о наличии злоупотребления правом со стороны истца, выразившегося в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак, тождественный названию периода ноябрьских распродаж, широко используемому на рынке.

Общество "ЭКСПЕРТ ТАУН" представило в суд отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить без изменения, обжалуемые судебные акты.

В судебном заседании представители общества "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" настаивали на удовлетворении кассационной жалобы, указывая на незаконность обжалуемых судебных актов по доводам, изложенным в кассационной жалобе.

В судебном заседании представитель общества "ЭКСПЕРТ ТАУН", поддержал доводы, изложенные в отзыве, просил оспариваемые акты оставить без изменения, кассационную жалобу - без изменения.

Общество "РСИЦ", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" является обладателем исключительного права на товарный знак "BLACK FRIDAY" по свидетельству Российской Федерации N 563277, зарегистрированного в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ): "агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по сравнению цен", дата регистрации 29.01.2016, приоритет товарного знака 01.11.2013.

Также истец является владельцем фирменного наименования общество с ограниченной ответственностью "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" с датой регистрации 02.08.2013 и администратором доменного имени http://www.blackfridaysale.ru/, зарегистрированного 28.01.2013.

Как стало известно истцу, общество "ЭКСПЕРТ ТАУН" использует при оказании потребителям услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак (в частности: ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по сравнению цен), обозначение "REAL BLACK FRIDAY".

Использование, в частности, осуществляется при оказании услуг как непосредственно в сети Интернет сайте https://realblackfriday.ru/, так и в доменном имени https://realblackfriday.ru/, в социальных сетях: Vkontakte (https://vk.com/realblackfriday), Facebook (https://www.facebook.com/Real-Black-Friday-1598467580447815/).

Считая действия ответчика по использованию обозначения "REAL BLACK FRIDAY" при оказании услуг на веб-сайте www.realblackfriday.ru и в наименовании доменного имени www.realblackfriday.ru, нарушающими исключительное права истца на товарный знак "BLACK FRIDAY", ООО "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, установив, что виды услуг, оказываемые обществом "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" и обществом "ЭКСПЕРТ ТАУН" не являются однородными, и вероятность их смешения на российском рынке отсутствует, отказал в удовлетворении иска.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, сделал вывод о наличии в действиях истца по обращению с настоящим иском злоупотребления правом, запрет на которое установлен статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобы, в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции, выслушав мнение представителей сторон, изучив материалы дела и оценив доводы кассационной жалобы, не находит оснований для ее удовлетворения.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Как верно указано судом апелляционной инстанции, исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Принадлежность истцу исключительных прав, в защиту которых предъявлен настоящий иск, установлена судом первой инстанции и подтверждена документально.

По общему правилу в соответствии с нормами действующего законодательства нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование обозначения, доменного имени, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, услуг вводимых в гражданский оборот, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), в ходе установления однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (оказания услуг).

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности могут быть использованы критерии, определенные нормативными актами (пункт 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482), выработанные судебной практикой (пункт 42 Обзора), а также учтены подходы, определенные в пунктах 3.4, 3.6 Методических рекомендаций N 198.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суд первой инстанции при рассмотрении настоящего дела назначил судебную экспертизу, проведение которой поручено экспертам общества с ограниченной ответственностью "Партнерство Экспертов Северо-Запада" Шарову А.А. и Чужину Г.В.

По результатам судебной экспертизы составлено заключение N 70 от 08.06.2017, из которого следует, что: услуги, оказываемые на веб-сайте www.realblackfridav.ru., зафиксированные в нотариальном протоколе осмотра и исследования письменных доказательств N 78 АБ 1285640 от 14.09.2016, не относятся к услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. При проведении акции RealBlackFriday на сайте www.realblackffidav.ru администрацией сайта пользователям не предоставлялись следующие услуги: оказание услуг в качестве агентства по коммерческой информации; оказание услуг по ведению автоматизированных баз данных; услуги агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация и советы коммерческим потребителям (информация потребительская товарная); исследования маркетинговые; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация.

Данные услуги не являются однородными и сходными до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком BLACK FRIDAY по свидетельству Российской Федерации N 563277.

Довод кассационной жалобы о том, что экспертное заключение N 70 от 08.06.2017 не является допустимым доказательством, ввиду некомпетентности экспертов, наличия противоречий в выводах заключения, отклоняется судом кассационной инстанции в виду следующего.

Представленное в материалы дела заключение экспертов Шарова А.А. и Чужина Г.В. соответствует требованиям, установленным статьями 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции верно указал, что, данное заключение не является противоречивым, неполным либо неясным, объективность выводов эксперта сомнений не вызывает.

В заключении приведены выводы по всем вопросам, имеющим существенное значение для настоящего дела. При этом квалификация экспертов Шарова А.А. и Чужина Г.В. правомерно признана судом первой инстанции необходимой и достаточной для проведения экспертизы по настоящему делу. Поэтому у суда первой инстанции не имелось оснований для сомнений в сделанных экспертами выводах.

Право определять средства и способы проведения экспертного исследования согласно требованиям законодательства предоставлено эксперту.

На основании части 2 статьи 64 и части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключения экспертов являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими доказательствами.

Суд апелляционной инстанции, оценив в совокупности заключение экспертов, а также представленные сторонами в материалы дела доказательства, в том числе, представленные при рассмотрение апелляционной жалобы, сделал обоснованный вывод о том, что истцом не представлено доказательств того, что ответчик осуществляет деятельность, однородную услугам 35-го класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку.

Суд апелляционной инстанции обосновано отметил, что, так как обозначение "BLACK FRIDAY" используется большим количеством компаний на рынке, то потребители данное обозначение не ассоциируют, с какой-либо конкретной компанией.

Указанное обстоятельство подтверждается в частности представленным ответчиком отчетом Всероссийского центра изучения общественного мнения о проведенном по заказу Ассоциации компаний интернет-торговли социологическом исследовании восприятия обозначения "BLACK FRIDAY".

При этом суд верно отметил, что истцом в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства вероятности смешения в глазах потребителя услуг истца и ответчика в материалы дела не представлены.

Судами первой и апелляционной инстанции сделан правомерный вывод о том, что представленными в материалы настоящего дела доказательствами подтверждается, как отсутствие однородности услуг, оказываемых обществом "ЭКСПЕРТ ТАУН", и услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, так и возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг к одному и тому же источнику происхождения, что исключает вероятность смешения таких услуг в глазах потребителей.

Таким образом, суды верно указали, что оспариваемые истцом действия ответчика по использованию обозначения "REAL BLACK FRIDAY" при оказании услуг на веб-сайте www.realblackfriday.ru и в наименовании доменного имени www.realblackfriday.ru не являются нарушением исключительного права, в связи с чем, к ответчику не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции пришла к выводу о том, что суд апелляционной инстанции обоснованно согласился с выводом суда первой инстанции о злоупотреблении правом со стороны истца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Также не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. Согласно пункту 2 той же статьи в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции в частности может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, проведение аналогичных акций "BLACK FRIDAY" в интернет-магазинах осуществлялось на территории Российской Федерации еще до начала осуществления истцом своей деятельности в 2013 году.

Данное обстоятельство в совокупности с действиями истца по регистрации на его имя словосочетания, являвшегося на дату приоритета и являющегося сегодня, общеупотребимым для обозначения услуг по организации ноябрьских распродаж в сети Интернет и в традиционной торговле, как в России, так и по всему миру, правомерно расценено судами первой и апелляционной инстанций в качестве наличия в действиях истца по обращению с настоящим иском злоупотребления правом, запрет на которое установлен статьей 10 ГК РФ.

Также судебная коллегия суда кассационной инстанции учитывает, что недобросовестность действий истца по приобретению прав на спорный товарный знак, и квалификация действий истца в качестве акта недобросовестной конкуренции также подтверждены при рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе (далее - ФАС) дела N 1-14-203/00-08-16.

При этом решением Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2018 по делу N СИП-491/2017 решение ФАС по указанному делу N 1-14-203/00-08-16 оставлено в силе.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, в том числе, изменять определенный судами размер компенсации.

Судом по интеллектуальным правам также принимается во внимание, что из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12).

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения обжалуемого судебного акта на основании доводов, заявленных в кассационной жалобе.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины, понесенные при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.07.2017 по делу N А56-74105/2016 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2017 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.