Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 марта 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 29 марта 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Снегура А.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.,

при участии в судебном заседании представителей: от заявителя - Зубкевич Е.Ю. лично и Евтушенко Н.В. (по доверенности от 16.10.2017), от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихин М.С. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-488/41), от третьего лица - Молчанов С.В. (по доверенности от 08.11.2016),

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Цыбина А.В., секретарь судебного заседания Казаков П.И.) заявление Зубкевича Евгения Юрьевича (г. Новосибирск) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 10.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 82029 на полезную модель "Отопительное устройство",

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Бессонова Константина Евгеньевича (г. Новосибирск), установил:

Зубкевич Евгений Юрьевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения о признании недействительным патента Российской Федерации N 82029 на полезную модель "Отопительное устройство".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечён патентообладатель спорной полезной модели - Бессонов Константин Евгеньевич.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2018 в соответствии с частью 1 статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве специалиста привлечён Усиков Сергей Михайлович, кандидат технических наук, доцент кафедры "Теплогазоснабжение и вентиляция" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Национальный исследовательский "Московский государственный строительный университет".

В судебном заседании 31.01.2018 указанный специалист дал суду устную консультацию по вопросам устройства отопительных твердотопливных печей, их функциональным особенностям, назначению отдельных конструктивных элементов, в том числе воздуховодов, патрубков, экранов, и их влияния на интенсификацию процесса горения в топочной камере.

В судебном заседании заявитель и его представитель поддержали заявленные требования.

Роспатент в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания требования заявителя оспорили, считая оспариваемый ненормативный правовой акт законным и обоснованным.

Третье лицо в отзыве, письменных объяснениях и его представитель в ходе судебного заседания поддержали позицию Роспатента, просили в удовлетворении заявления Зубкевича Е.Ю. отказать.

На основании материалов дела судом установлено следующее.

Патент Российской Федерации N 82029 на полезную модель "Отопительное устройство" выдан по заявке N 2008134181 с приоритетом от 21.08.2008 на имя закрытого акционерного общества "Термофор" (далее - общество) со следующей формулой полезной модели:

"1. Отопительное устройство, содержащее корпус, образованный верхней плоскостью, боковыми, передней и задней стенками, причем верхняя часть корпуса с передней стенкой выполнена выступающей вперед над дверцей топки; люк дымохода, расположенный в верхней части корпуса; колосниковую решетку, установленную в днище корпуса; поддувало, расположенное под колосниковой решеткой и сообщающееся с внутренней полостью корпуса через ее отверстия; прямые воздуховоды, выполненные в виде труб с открытыми торцами, сообщающимися с атмосферным воздухом, установленные вдоль задней и выступающей части передней стенок внутри корпуса, причем торцы прямых воздуховодов, расположенных у задней стенки, жестко закреплены в отверстиях донной части и верхней части корпуса, а торцы прямых воздуховодов, расположенных у передней стенки, жестко закреплены в отверстиях верхней плоскости корпуса и дна выступающей верхней части корпуса; вдоль боковых стенок корпуса в шахматном порядке расположены изогнутые воздуховоды с открытыми торцами, сообщающимися с атмосферным воздухом, при этом торцы их прямой части жестко закреплены в отверстиях днища корпуса, а противоположные торцы изогнутой части жестко закреплены в отверстиях противолежащих верхних частей боковых стенок корпуса, а их перекрещивающиеся верхние части образуют топочную камеру, состоящую двух зон: нижней - топки, снабженной дверцей на передней стенке корпуса, и верхней зоны топочной камеры; патрубки с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры жестко закреплены в прямых воздуховодах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздуховоды и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры, кроме того, оно снабжено расположенными на наклонных частях изогнутых воздуховодов сверху и снизу верхними и нижними экранами, образующими газоходные каналы, отличающееся тем, что верхние экраны установлены с зазором относительно друг друга по всей их длине.

2. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что поддувало снабжено зольником, выполненным в виде выдвижного ящика.

3. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что концы патрубков для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры установлены в верхней части топочной камеры на разных уровнях.

4. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что дверца топки по периметру снабжена слоем теплоизолятора.

5. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что колосниковая решетка может быть выполнена сменной.

6. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что люк дымохода расположен на верхней плоскости корпуса.

7. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что люк дымохода расположен в верхней части задней стенки корпуса.

8. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено устройством для сбора конденсата, выполненным в виде трубы с трубчатым ответвлением в средней части, один торец которого предназначен для установки в люке дымохода, а другой - в полости трубы, при этом нижний торец трубы устройства для сбора конденсата снабжен элементом для вывода конденсата из трубы, например, крышкой или отверстием с герметичной крышкой.

9. Отопительное устройство по п. 8, отличающееся тем, что торец трубчатого элемента, находящийся в полости трубы устройства для сбора конденсата, расположен под углом к ее центральной оси.

10. Отопительное устройство по п. 8, отличающееся тем, что верхняя часть устройства для сбора конденсата снабжена заслонкой, установленной с возможностью регулируемого перекрывания выхода устройства для сбора конденсата.".

На основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 27.10.2015 за N РД0184066, патентообладателем спорной полезной модели является Бессонов К.Е.

Зубкевич Е.Ю. 24.03.2015 на основании пункта 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обратился в Роспатент с возражением, мотивированным несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В обоснование возражения Зубкевич Е.Ю. указал, что все признаки, характеризующие полезную модель по оспариваемому патенту, были раскрыты в уровне техники на дату его приоритета (21.08.2008) путем изготовления и последующей реализации соответствующей продукции на товарном рынке, а также нашли свое отражение в документах, приобщенных в ходе рассмотрения судебного дела N 2-3842/2008, а именно: в замечаниях общества от 21.10.2008; отзыве от 10.09.2008, пояснениях от 07.10.2008 N 118; в экспертном заключении от 22.12.2009 N 087; фотографиях изделия, представленных обществом; акте соответствия использованного объекта формуле изобретения; кассационной жалобе общества от 01.12.2008; каталоге продукции общества 2007 года; решении Ленинского районного суда города Новосибирска от 13.11.2008.

Решением Роспатента в удовлетворении возражения Зубкевича Е.Ю. отказано, правовая охрана патента Российской Федерации N 82029 на полезную модель оставлена в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2016 по делу N СИП-245/2016 заявление Зубкевича Е.Ю. о признании указанного решения Роспатента недействительным оставлено без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2016 решение суда первой инстанции от 01.07.2016 отменено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.02.2016, которым отказано в удовлетворении возражения от 24.03.2015 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 82029, как не соответствующее пунктам 1 и 2 статьи 1351 ГК РФ. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Зубкевича Е.Ю. от 24.03.2015 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 82029.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам указал следующее.

Выводы Роспатента и суда первой инстанции о том, что документы, приобщенные к судебному делу N 2-3842/2008, по своей правовой природе не могут быть использованы в качестве открытого (общедоступного) источника информации, а также о том, что данные материалы представляют собой лишь частное мнение составивших их лиц и не могут быть использованы в качестве документального подтверждения обстоятельств, на которые ссылается Зубкевич Е.Ю. в возражении, основаны на неверном толковании положений подпункта 2 пункта 19.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 83 (далее - Правила ПМ).

Зубкевич Е.Ю. указывал на то, что до даты приоритета оспариваемой полезной модели правопредшественником патентообладателя - обществом "Термофор" производилась и вводилась в гражданский оборот воздухогрейная печь "Профессор Бутаков", в котором были использованы все существенные признаки полезной модели.

При этом введение такого котла в гражданский оборот подтверждалось, по мнению заявителя, материалами гражданского дела N 2-3842/2008, в рамках которого обществом "Термофор" самим указывалось на производство и введение в гражданский оборот котла, характеризующегося определенными признаками, о которых этим обществом сообщалось суду с представлением соответствующих процессуальных документов.

При проверке Роспатентом доводов возражения, поданного Зубкевичем Е.Ю., представленные им документы в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1351 ГК РФ подлежали оценке на предмет того, какое именно техническое решение было реализовано в печах, которые производились обществом "Термофор" и вводились им в гражданский оборот, подтверждается ли этими документами дата, с которой (или на которую) сведения об этих котлах были доступны любым лицам.

Однако при принятии оспариваемого ненормативного правового акта Роспатентом не оценивались документы гражданского дела N 2-3842/2008 с точки зрения даты раскрытия информации о техническом решении и с точки зрения признаков, воплощенных в этом техническом решении.

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что Роспатентом допущено неверное применение пунктов 1 и 2 статьи 1351 ГК РФ, что не позволило названному органу всесторонне и объективно рассмотреть заявленное Зубкевичем Е.Ю. возражение и принять законное обоснованное решение.

По результатам повторного рассмотрения возражения Зубкевича Е.Ю. решением Роспатента от 10.04.2017 в его удовлетворении отказано, правовая охрана спорного патента оставлена в силе. Указанное решение мотивировано следующим.

Согласно материалам гражданского дела N 2-3842/2008, а именно:

- замечаниям ответчика (общества "Термофор") от 21.10.2008 N 119 по делу N 2-3842/2008;

- отзыву ответчика (общества "Термофор") от 10.09.2008 N 267 по делу N 2-3842/2008 на исковое заявление Зубкевича Е.Ю.;

- пояснениям ответчика (общества "Термофор") от 07.10.2008 N 118 по делу N 2-3842/2008;

- экспертному заключению от 22.12.2009 N 087;

- фотографиям изделия на 11 листах;

- акту соответствия использованного объекта формуле изобретения, подписанному Марусом Э.И., скрепленному печатью общества "Термофор";

- кассационной жалобе ответчика (общества "Термофор") от 01.12.2008 N 287 по делу N 2-3842/2008;

- каталогу продукции общества "Термофор", весна 2007 года;

- решению Ленинского районного суда города Новосибирска от 13.11.2008 по делу N 2-3842/08, до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (с января 2007 года) обществом "Термофор" производились и вводились в гражданский оборот отопительные устройства серии "Профессор Бутаковъ", о чем самим этим обществом заявлялось при рассмотрении названного гражданского дела. В серии выпускались разновидности: "Гимназист", "Студент", "Инженер", "Доцент", "Профессор", идентичные по конструкции и отличающиеся только размерами.

Оценив указанные документы, Роспатент констатировал, что в возражении представлены материалы, подтверждающие открытое использование отопительных устройств серии "Профессор Бутаковъ".

Вместе с тем Роспатент отметил, что наиболее полные сведения о конструкции воздухогрейного котла "Профессор Бутаковъ" можно почерпнуть из фотографий, на которых согласно акту соответствия использованного объекта формуле изобретения представлен именно котел воздухогрейный "Профессор Бутаковъ". Отличие устройства по оспариваемому патенту от известного из фотографий заключается в наличии патрубков с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры, жестко закрепленных в прямых воздуховодах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздуховоды и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры; наличии расположенных на наклонных частях изогнутых воздуховодов снизу нижних экранов; наличии газоходных каналов, образуемых верхними и нижними экранами (ввиду отсутствия нижних экранов в решении, раскрытом на фотографиях).

При этом Роспатент установил, что в иных вышеперечисленных материалах гражданского дела N 2-3842/08 и решении суда общей юрисдикции по указанному делу отсутствуют сведения о данных отличительных признаках.

Кроме того, Роспатент подчеркнул, что в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие дату, с которой данный источник информации стал общедоступен.

Каталог продукции общества "Термофор" (весна 2007 года), по мнению Роспатента, не может быть отнесен к печатным изданиям как к таковым, так как принадлежность каких-либо материалов к печатным изданиям помимо их набора в печать, подразумевает и предназначение данных материалов для распространения содержащейся в них информации, то есть выпуск этих материалов в свет.

Роспатент в оспариваемом решении также отметил, что в возражении Зубкевича Е.Ю. отсутствуют доводы о несущественности каких-либо признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а озвученный лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии платы по патентным спорам, состоявшемся 27.02.2017, довод о том, что приведенные выше отличительные признаки являются несущественными согласно пункту 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС), изменяет мотивы возражения, в связи с чем он не был рассмотрен коллегией палаты.

На основании изложенного Роспатентом сделан вывод о том, что в возражении Зубкевича Е.Ю. отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии спорной полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

Зубкевич Е.Ю., оспаривая вышеприведенные выводы Роспатента, в обоснование требования о признании указанного ненормативного правого акта недействительным указал, что рассматривая возражение, в котором патент на полезную модель оспаривается по мотиву несоответствия критерию патентоспособности "новизна", Роспатент был обязан применить нормы пункта 2 статьи 1351 ГК РФ и пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, то есть в числе прочего определить, какие из признаков спорной полезной модели являются существенными, а какие - нет, чего административным органом сделано не было.

Заявитель также указывает, что на заседании коллегии палаты по патентным спорам 27.02.2017 Зубкевич Е.Ю. в лице своего представителя лишь уточнил свою позицию относительно перечня (количества) существенных признаков спорной полезной модели. Такое уточнение подателем возражения своей позиции относительно перечня (количества) существенных признаков спорной полезной модели не изменяло мотивов первоначально поданного возражения. Ошибочное отнесение в возражении, к числу существенных, всех признаков спорной полезной модели для Роспатента никакого правового значения не имело, так как не отменяло его обязанность установить в силу пункта 2 статьи 1351 и подпункта 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ существенные признаки технического решения, при оценке спорной полезной модели критерию патентоспособности "новизна".

Заявитель настаивает на том, что без определения существенных признаков технического решения проведение его оценки по критерию патентоспособности "новизна" невозможно; обращает внимание на то, что вышеуказанные правовые нормы являются императивными и не позволяют правоприменителю произвольно их толковать и применять. В подтверждение своих доводов ссылается на сложившуюся судебную практику (решения Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2014 по делу N СИП-350/2013 и от 22.12.2015 по делу N СИП-575/2015).

Уклонение Роспатента от установления существенных признаков спорной полезной модели, в свою очередь, привело, по мнению заявителя, к необоснованному выводу о соответствие спорной полезной модели критерию патентоспособности "новизна".

Как считает заявитель, в причинной связи с заявленным техническим результатом - повышение эффективности и эксплуатационных свойств отопительного устройства за счет интенсификации процесса горения в верхней зоне топочной камеры без периодических операций по очистке газоходных каналов в процессе его эксплуатации - находятся лишь такие признаки спорной полезной модели, как: корпус: экраны (газонаправляющие щитки), образующие газоходные каналы в верхней части корпуса; наличие зазора между вышеуказанными экранами (щитками) по всей их длине. О наличии причинно-следственной связи между данными признаками и заявленным техническим результатом указано как в описании спорной полезной модели, так и в кассационной жалобе общества "Термофор" от 01.12.2008 N 287.

Иные признаки спорной полезной модели, по мнению заявителя, не могут быть отнесены к существенным, в силу отсутствия очевидной их взаимосвязи с заявленным техническим результатом, а равно отсутствием в описании, реферате и поясняющих материалах спорной полезной модели каких-либо практических данных (эксперимент, опытная эксплуатация и т.п.), подтверждающих подобную взаимосвязь, что также делает невозможной проверку подобных обстоятельств.

При этом заявитель отмечает, что некоторые из иных признаков, действительно, при определенных условиях, могут способствовать интенсификации процесса горения, однако техническим результатом спорной полезной модели заявлено не просто интенсификация горения, а повышение эффективности и эксплуатационных свойств отопительного устройства за счет интенсификации процесса горения в верхней зоне топочной камеры без периодических операций по очистке газоходных каналов в процессе его эксплуатации.

Кроме того, заявитель указывает, что из представленных с возражением документов следует, что в конструкции печи "Профессор Бутаковъ", вводившейся обществом "Термофор" в гражданский оборот до даты приоритета спорной полезной модели, были использованы все признаки полезной модели по спорному патенту.

По мнению заявителя, вышеперечисленные документы, представленные с возражением, в частности, акт соответствия использованного объекта формуле изобретения б/н б/д и экспертное заключение от 22.12.2009 N 087 позволяют говорить, что уже с 2005 года водогрейные котлы серии "Профессор Бутаков" производились, причем производились именно в той конструкции, которая описана по тексту экспертного заключения. Однако содержание данных материалов при проведении административным органом сравнительно-сопоставительного анализа признаков спорной полезной модели с признаками противопоставленного технического решения "Котёл воздухогрейный "Професор Бутаковъ" Роспатентом учтено не было. Упоминание данных материалов на странице 10 заключения коллегии палаты по патентным спорам (первый абзац сверху) не может заменить собой сравнительно-сопоставительный анализ.

Вывод Роспатента о том, что в материалах возражения Зубкевича Е.Ю. отсутствуют документы, подтверждающие дату, с которой информация о противопоставленном устройстве - котле воздухогрейном "Професор Бутаковъ" - стала общедоступной, по мнению заявителя, сделан без учета анализа совокупности представленных с возражением документов.

Так, по мнению Зубкевича Е.Ю., из содержания вышеупомянутых замечания общества "Термофор" от 21.10.2008 N 119, отзыва общества "Термофор" от 10.09.2008 N 267, пояснения общества "Термофор" от 07.10.2008 N 118, акта соответствия использованного объекта формуле изобретения б/н б/д, подписанного директором общества "Термофор", с приложенным к нему фотографиями внешнего вида конструкции серии "Професор Бутаковъ" в количестве 11 шт., кассационной жалобы общества "Термофор" от 01.12.2008 N 287 и решения Ленинского районного суда г. Новосибирска от 13.11.2008 года по делу N 2-3842/08 возможно установить момент начала введения печи "Професор Бутаковъ" в гражданский оборот, предшествующей дате приоритета спорной полезной модели.

В частности, как указывает заявитель, в решении Ленинского районного суда города Новосибирска от 13.11.2008 по делу N 2-3842/08 указано, что обществом "Термофор" производилась продукция по патенту Российской Федерации N 2242679, принадлежащему Зубкевичу Е.Ю., но при этом судом было отмечено, что при заключении лицензионного договора на использование изобретения 08.01.2007 общество "Термофор" согласилось с тем, что воздухогрейные котлы с конструктивными изменениями (с раздельными газонаправляющими щитками) соответствуют изобретению, на которое выдан патент N 2242679.

Таким образом, как указывает заявитель, суд общей юрисдикции установил, что общество "Термофор" в рамках лицензионных отношений с Зубкевичем Е.Ю. фактически выпускало котлы, конструктивно отличные от изобретения по патенту Российской Федерации N 2242679, и это отличие заключалось в применении в изделиях общества разделенных газонаправляющих щитков. Данное обстоятельство, как указывает заявитель, нашло подтверждение и в отзыве общества "Термофор" от 10.09.2008 N 267.

При этом заявитель обращает внимание суда на то, что согласно статье 190 ГК РФ допускается определение (указание) срока не только конкретной календарной датой, но и периодом, исчисляемым годами и месяцами.

В обоснование своей заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны спорной полезной модели и, как следствие, в оспаривании решения Роспатента об отказе в аннулировании такой правовой охраны, Зубкевич Е.Ю. указывает, что частный интерес Зубкевича Е.Ю. состоит в том, что наличие спорного охранного документа на общеизвестное устройство ограничивает субъективное право заявителя на свободу экономической деятельности, а также его права на свободу перемещения товаров по территории Российской Федерации. В частности, заявитель указывает, что он является соучредителем общества с ограниченной ответственностью "Профессор Бутаковъ" (ОГРН 1115476148809), производящего аналогичные полезной модели отопительные устройства.

В силу действия исключительного права на спорное устройство, заявитель и созданное им хозяйственное общество обязаны согласовывать свои действия с патентообладателем. Таким образом, последний приобретает, по мнению заявителя, необоснованные преимущества перед заявителем.

Публичный интерес заявителя, как указывает Зубкевич Е.Ю., состоит в том, что согласно нормам статьи 1351 ГК РФ не подлежит охране патентом на полезную модель общеизвестное устройство. По смыслу закона общеизвестное устройство может свободно использоваться неопределённым кругом лиц в коммерческих и иных целях. Ошибочная выдача патента на общеизвестное устройство нарушает вышеуказанный публичный порядок.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него и письменных пояснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против выдачи патента на полезную модель и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемой полезной модели (21.08.2008) законодательством, применимым для оценки ее охраноспособности, является ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на выдачу патента) и Правила ПМ.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Пунктом 2 этой же статьи установлено, что полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В силу пункта 2 статьи 1354 того же Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту 1 пункта 19.3 Правил ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом 2 указанного пункта Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Как указывалось выше, Роспатент, повторно рассмотрев возражение Зубкевича Е.Ю. с учетом указаний президиума Суда по интеллектуальным правам, приведенных в постановлении от 20.12.2016 по делу N СИП-245/2016, установил, что с возражением заявителя по настоящему делу представлены материалы, подтверждающие открытое использование отопительных устройств серии "Профессор Бутаковъ".

Данный вывод лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В то же время Роспатент пришел к выводам о том, что, во-первых, представленные подателем возражения материалы не позволяют установить дату, с которой данный источник информации (собственно отопительное устройство серии "Профессор Бутаковъ") стал общедоступен и, как следствие, соотнести данный источник информации с датой приоритета спорной полезной модели. Во-вторых, Роспатент усмотрел отличие устройства по оспариваемому патенту от известного из фотографий заключается в наличии патрубков с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры, жестко закрепленных в прямых воздуховодах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздуховоды и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры; наличии расположенных на наклонных частях изогнутых воздуховодов снизу нижних экранов; наличии газоходных каналов, образуемых верхними и нижними экранами (ввиду отсутствия нижних экранов в решении, раскрытом на фотографиях). При этом Роспатент указал, что в возражении Зубкевича Е.Ю. отсутствовали доводы о несущественности каких-либо признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а соответствующий довод, заявленный им в ходе рассмотрения возражения изменял его мотивы, как следствие, не подлежал рассмотрению.

Вместе с тем данные выводы Роспатента нельзя признать в достаточной степени обоснованными.

Так, коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что представленный заявителем возражения каталог продукции общества "Термофор" (весна 2007 года) не позволяет установить общедоступность этого источника информации, поскольку не представлено доказательств выпуска соответствующих материалов в свет (подпункт 1 пункта 19.3 Правил ПМ).

Аналогичные выводы в отношении указанного источника информации приведены и в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2016 по делу N СИП-245/2016.

Также, вопреки доводам заявителя, коллегия судей соглашается с выводом Роспатента в отношении экспертного заключения от 22.12.2009 N 087, согласно которому исследование проводилось в отношении изделия, выпущенного 10.10.2009, то есть после даты приоритета спорной полезной модели. Указание в экспертном заключении, что конкретный экземпляр печи изготовлен в соответствии с ТУ 9695-002-73143693-2005 (где "2005", по утверждению заявителя указывает год введения в действие соответствующих технических условий), в отсутствие в распоряжении Роспатента и суда самих технических условий не позволяют констатировать известность в 2005 году технического решения, реализованного в продукции 2009 года выпуска.

Вместе с тем коллегия судей соглашается с мнением заявителя о том, что момент времени, с которого отопительное устройство серии "Профессор Бутаковъ" можно признать общедоступным источником информации, мог быть установлен из совокупности представленных Зубкевичем Е.Ю. с возражением материалов из гражданского дела N 2-3842/08, отражающих сведения, исходящие от производителя указанного отопительного устройства - общества "Термофор", являвшегося одновременно и первоначальным патентообладателем спорной полезной модели.

Так, как указывает заявитель, из процитированных в тексте заявления фрагментов вышеупомянутых отзыва и кассационной жалобы общества "Термофор" по делу N 2-3842/08 и решения суда общей юрисдикции по указанному делу однозначно следует, что указанное общество вводило в гражданский отопительные устройства серии "Профессор Бутаковъ" ранее даты приоритета спорной модели.

В частности, из отзыва общества "Термофор" от 10.09.2008 по делу N 2-3842/08 можно сделать вывод о том, что такая продукция с отличительными признаками, отраженными в акте б/д б/н соответствия использованного объекта формуле изобретения, являвшемся приложением к указанному отзыву, выпускалась обществом "Термофор", по крайней мере, с января 2007 года. Данный вывод следует из системного анализа абзацев второго - девятого страницы 2 отзыва.

Как усматривается из оспариваемого решения Роспатента, последний, вопреки указаниям президиума Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 20.12.2016 по делу N СИП-245/2016, фактически уклонился от оценки всей совокупности представленных подателем возражения материалов, ограничившись оценкой лишь фотографий изделия и каталога продукции.

Так, в отношении материалов, отражающих сведения и доводы ответчика по делу N 2-3842/2008 - общества "Термофор", а также экспертного заключения, акта и решения суда общей юрисдикции, Роспатент указал лишь, что в них отсутствуют сведения о выявленных отличительных признаках, а именно: 1) патрубков с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры, жестко закрепленных в прямых воздуховодах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздуховоды и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры; 2) наличии расположенных на наклонных частях изогнутых воздуховодов снизу нижних экранов; 3) наличии газоходных каналов, образуемых верхними и нижними экранами (ввиду отсутствия нижних экранов в решении, раскрытом на фотографиях).

Вместе с тем, вопреки данному выводу Роспатента, из вышеупомянутого акта б/д б/н соответствия использованного объекта формуле изобретения (подписан Марусом Э.И., замещавшим должность директора - единоличного исполнительного органа общества "Термофор"; скреплен печатью указанного общества), являвшегося приложением к отзыву общества "Термофор" от 10.09.2008 по делу N 2-3842/08, следует, что вводившаяся указанным обществом продукция серии "Профессор Бутаковъ" имела, в том числе следующие признаки (конструктивные решения): трубки для подачи вторичного воздуха в верхнюю зону, фото 5, 10, 11 (пункт 8 акта); трубки для подачи вторичного воздуха установлены перед входом в нижние газоходы, изогнуты на встречу потоку воздуха в экранирующих топочную камеру конвективных трубах и закреплены на них, фото 10, 11 (пункт 17 акта); на наклонных частях перекрещивающихся вверху конвективных труб установлены сверху нижние и верхние газонаправляющие щитки, образующие с ними соответственно нижние и верхние газоходы, фото 4, 5 (пункт 14 акта); верхние газонаправляющие щитки не соединены между собой, фото 4, 5, 6 (пункт 15 акта) и верхние газонаправляющие щитки не образую двугранный угол (пункт 16 акта).

Названный акт Роспатентом фактически не проанализирован на предмет наличия в отопительных печах серии "Профессор Бутаковъ" отличительных признаков спорной полезной модели. Роспатент ограничился лишь указанием на отсутствие таких признаков на фотографиях (том 2, листы дела 58-67), проигнорировав тот факт, что фотографии являлись приложением к указанному акту. Данное обстоятельство следует из ссылок на фотографии в указанном акте и пункта 6 перечня приложений к вышеупомянутому отзыву общества "Термофор".

Кроме того, коллегия судей не может согласиться с выводом Роспатента о том, что на упомянутых фотографиях отсутствуют такие признаки, как расположенные на наклонных частях изогнутых воздуховодов снизу нижние экраны, а также газоходные каналы, образуемые верхними и нижними экранами (ввиду отсутствия нижних экранов в решении, раскрытом на фотографиях).

Так, соответствующие признаки раскрыты патентообладателем в описании полезной модели и изображены в качестве конструктивных элементов 17-20 на графических материалах заявки (фигура 4). Те же конструктивные элементы, вопреки мнению Роспатента, просматриваются на фотографиях 4 и 5. При этом, вопреки устным пояснениям представителя Роспатента, из описания полезной модели и графических материалов заявки на выдачу патента следует, что газонаправляющие экраны (щитки) размещаются на наклонных частях перекрещивающихся воздуховодов (конвективных труб) именно сверху этих труб, а не одновременно сверху и снизу. То есть такие экраны, закрепленные на одной группе воздуховодов, лежат в одной плоскости, а их характеристика ("нижние" или "верхние") определяется относительно оси пересечения перекрещивающихся воздуховодов.

Также суд соглашается с доводом заявителя о неочевидности вывода Роспатента о том, что выявленные им три отличительных признака спорной полезной модели являются существенными.

Понятие "существенный признак" полезной модели раскрыто в пункте 3.2.4.3 Правил ПМ, согласно которому сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Таким образом, не каждый признак полезной модели, указанный в формуле и иных документах заявки является существенным, а лишь тот, который соответствует вышеприведенному критерию.

Очевидно, что без определения существенных признаков технического решения, проведение его оценки по критерию патентоспособности "новизна" невозможно.

Как следствие, суд соглашается с заявителем в том, что применительно к обстоятельствам данного дела, в частности, применительно к содержанию возражения Зубкевича Е.Ю., то обстоятельство, что податель возражения непосредственно в тексте возражения не выражал своего мнения относительно несущественности тех или иных признаков независимого пункта формулы полезной модели, не отменяло обязанность уполномоченного органа устанавливать в силу пункта 2 статьи 1351 и подпункта 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ существенные признаки технического решения, при оценке спорной полезной модели на соответствие критерию патентоспособности "новизна". Данное обстоятельство следует из императивного характера норм пункта 2 статьи 1351 ГК РФ и пункта 3.2.4.3 Правил ПМ.

Отсутствие в описании к полезной модели сведений, подтверждающих влияние ее признаков на возможность получения заявленного технического результата, приводит к невозможности осуществить проверку соответствующих обстоятельств и препятствует признанию таких признаков существенными.

С учетом этого суд соглашается с мнением заявителя о том, что Роспатенту при оценке спорного технического решения на соответствие критерию патентоспособности "новизна" надлежало выявить и обобщить существенные признаки спорной полезной модели.

Вследствие этого довод Роспатента о том, что о несущественности ряда признаков, указанных в независимом пункте формулы спорной полезной модели податель возражения заявил лишь в ходе рассмотрения возражения, не опровергает необходимость проверки аргумента о существенности/несущественности отличительных признаков запатентованного технического решения.

Роспатентом не был учтен абзац второй пункта 2.5 Правил ППС, из которого следует, что в случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 и 1.14 названных Правил, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Так, дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Исходя из смысла приведенной нормы права, податель возражения вправе представить дополнительные материалы к возражению, которые не изменяют мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично. К ним могут относиться материалы, которые не содержат указания на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара, а также источники информации, полученные из общедоступных словарно-справочных изданий.

Поскольку высказанное в ходе заседания коллегии палаты по патентным спорам мнение подателя возражения о несущественности ряда признаков независимого пункта формулы полезной модели не является по своей сути указанием на иные, чем в возражении, нарушения условий охраноспособности полезной модели, такой аргумент подателя возражений подлежал учету и оценке при вынесении оспариваемого решения.

Ссылка Роспатента на позицию президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенную в постановлении от 30.01.2017 по делу N СИП-512/2015, судом отклоняется, поскольку в указанном судебном акте соответствующий вывод был сделан при иных обстоятельствах. Так, в отличии от указанного Роспатентом дела в данном случае довод о несущественности ряда признаков технического решения был заявлен в палате по патентным спорам в ходе рассмотрения возражения.

Относительно изложенных в отзыве Роспатента доводов о существенности таких признаков полезной модели, как наличие патрубков с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры, жестко закрепленных в прямых воздуховодах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздуховоды и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры; наличие расположенных на наклонных частях изогнутых воздуховодов снизу нижних экранов; наличие газоходных каналов, образуемых верхними и нижними экранами, суд обращает внимание уполномоченного органа на то, что заявленным патентообладателем спорной полезной модели техническим результатом является не интенсификации процесса горения в верхней зоне топочной камеры, а повышение эффективности и эксплуатационных свойств отопительного устройства за счет интенсификации процесса горения в верхней зоне топочной камеры без периодических операций по очистке газоходных каналов в процессе его эксплуатации.

Из оспариваемого решения не следует, что перечисленные признаки анализировались на предмет их нахождения в причинно-следственной связи с указанным техническим результатом.

В то же время, по мнению суда, сформировавшемуся с учетом данной в ходе судебного заседания 30.01.2018 консультации специалиста Усикова С.М. (часть 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), на интенсификацию горения в верхней части топки явным образом влияет лишь такой конструктивный элемент, как патрубки с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры, жестко закрепленных в прямых воздуховодах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздуховоды и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры. Однако данный конструктивный элемент приводит к интенсификации процесса горения только при активном процессе горения в топке, на начальных этапах работы печи, когда через указанные патрубки в топливную камеру будет поступать холодный воздух, приводящий к охлаждению пиролизных газов, названный признак будет иметь обратный эффект - снижать интенсификацию горения.

Два других признака, выделенных Роспатентом, влияют, по мнению коллегии судей, лишь на повышение теплоотдачи отопительного устройства и не находятся в прямой причинно-следственной связи с заявленным техническим результатом. Отсутствие влияния описанных выше верхних и нижних экранов и образуемых ими газоходных каналов на достижение технического результата подтвердил и специалист Усиков С.М., который отвечая на вопрос суда, сообщил, что не усматривает, в том числе и синергетического эффекта, приводящего к достижению заявленного технического результата от использования совокупности указанных трех признаков в их взаимосвязи.

Довод Бессонова К.Е. о том, что в действиях Зубкевича Е.Ю. по оспариванию предоставления правовой охраны полезной модели третьего лица и соответствующего ненормативного правового акта Роспатента имеются признаки злоупотребления правом, поскольку указанное лицо неоднократно оспаривало названный патент по различным основаниям подлежит отклонению по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатентом допущено неверное применение пункта 2 статьи 1351 ГК РФ, что не позволило названному уполномоченному органу всесторонне и объективно рассмотреть заявленное Зубкевичем Е.Ю. возражение и принять законное обоснованное решение.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", Суд по интеллектуальным правам полагает возражение Зубкевича Е.Ю. от 24.03.2015 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 82029 подлежащим повторному направлению в Роспатент для рассмотрения по существу с учетом настоящего судебного акта.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные Зубкевичем Е.Ю. по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления, подлежат взысканию в его пользу с Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 82029 на полезную модель "Отопительное устройство" как не соответствующее пункту 2 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение Зубкевича Евгения Юрьевича против выдачи патента Российской Федерации N 82029 на полезную модель "Отопительное устройство".

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу Зубкевича Евгения Юрьевича (г. Новосибирск) 300 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

А.А. Снегур

Н.Н. Тарасов