Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 марта 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 13 марта 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Лапшина И.В., Рогожин С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гончар Д.М.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ОМЕГА ФАРМА" (ул. Кораблестроителей, д. 30, лит. А, оф. 219Н, Санкт-Петербург, 199397, ОГРН 1147847275840) к обществу с ограниченной ответственностью Инфраструктурная корпорация "АЕОН" (ул. 1-я Фрунзенская, д. 3 А, стр. 6, Москва, 119146, ОГРН 1077760229656) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 363539 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ОМЕГА ФАРМА" - Дмитренко Е.Г., Тимофеев А.М. (по доверенности от 25.08.2017);

от общества с ограниченной ответственностью Инфраструктурная корпорация "АЕОН" - Кизирия В.Г. (по доверенности от 21.12.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА ФАРМА" (далее - истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Инфраструктурная корпорация "АЕОН" (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 363539 в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства" вследствие его неиспользования (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом определением от 24.01.2018 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Ответчик в отзыве возражает против удовлетворения исковых требований по мотиву отсутствия заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, полагая производимые истцом биологические добавки к пище неоднородными всем вышеуказанным товарам 05-го класса МКТУ.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представители истца поддержали исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, по основаниям, изложенным в отзыве.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителей в суд не обеспечил.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "АЕОН AEON" по свидетельству Российской Федерации N 363539 с приоритетом от 19.12.2006, зарегистрированного, в том числе, в отношении вышеуказанных товаров, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров, и полагая, что он не используется ответчиком в отношении этих товаров в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления истцом ответчику предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. В адрес ответчика истцом 28.08.2017 направлено предложение заинтересованного лица.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что он осуществляет деятельность по производству и реализации препаратов (биологически активных добавок к пище), содержащих витамины и минералы. Им подана заявка N 2017721041 на регистрацию товарного знака "AEON OMEGA" в отношении товаров и услуг 5 и 35-го классов МКТУ.

В подтверждение данных обстоятельств истец в материалы дела представил распечатки с принадлежащего ему сайта "http:/omegapharma.ru" с информацией о производимых им пищевых добавках, содержащих рыбий жир, крилевый жир, с добавлениями витаминов и минералов, распечатку с электронного сервиса "whois" о принадлежности домена "omegapharma.ru", свидетельство о государственной регистрации биологически активной добавки к пище от 28.04.2014, удостоверения качества от 08.04.2015 и 11.03.2016, удостоверение о качестве и безопасности от 14.11.2016, образцы упаковок продукции, заявку N 2017721041.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что истцом доказана заинтересованность в досрочном прекращении оспариваемого товарного знака только в отношении товаров 05-го класса МКТУ "фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание".

Сходство заявленного истцом обозначения "AEON OMEGA" с оспариваемым товарным знаком обусловлена фонетическим и семантическим тождеством общего словесного элемента "AEON", и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с определением, приведенным в статье 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", биологически активные добавки представляют собой природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов и отнесены к числу пищевых продуктов.

Назначение биологически активных добавок определено в пункте 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3.2.1290-03 "Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.04.2003, согласно которому биологически активные добавки являются пищевыми продуктами и используются как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем организма человека, в том числе продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта в качестве энтеросорбентов.

Таким образом, биологически активные добавки к пище могут обладать профилактическими, диетическими или функциональными свойствами и применяться для целенаправленного воздействия на организм человека путем профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах активности функциональных систем организма человека.

Однородность производимых и реализуемых истцом биологически активных добавок к пище, содержащих рыбий жир, витамины и минералы, фармацевтическим препаратам обусловлена их функциональным назначением (препараты для поддержания и улучшения здоровья), местом реализации (аптеки, интернет-магазины), кругом потребителей (лица, проявляющие заботу о своем здоровье и (или) имеющие необходимость в приеме дополнительных препаратов для его поддержания и улучшения).

Однородность производимых и реализуемых истцом биологически активных добавок к пище диетическим веществам для медицинских целей обусловлена отнесением их к продукции для приема в пищу, функциональным назначением (препараты для поддержания и улучшения здоровья), местом реализации (аптеки, интернет-магазины), кругом потребителей (лица, проявляющие заботу о своем здоровье и (или) имеющие необходимость в приеме дополнительных препаратов для его поддержания и улучшения).

Однородность производимых и реализуемых истцом товаров детскому питанию обусловлена отнесением их к пищевой продукции, возможностью включения в состав детского питания витаминов и минералов в качеств дополнительных элементов, вследствие чего возможна общность функционального назначения (поддержание и улучшение здоровья) и круга потребителей (лица, проявляющие заботу о здоровье - своем собственном и здоровье детей, и (или) имеющие необходимость в приеме дополнительных препаратов для улучшения здоровья).

В то же время суд полагает, что истцом не доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 05-го класса МКТУ "ветеринарные и гигиенические препараты; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства" ввиду того, что эти товары не являются однородными производимым и реализуемым истцом биологически активным добавкам к пище, поскольку они относятся к различному роду (виду) товаров, имеют различные потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала (элементов, входящих в состав), из которого они изготовлены, не обладают взаимодополняемостью либо взаимозаменяемостью, у них различен круг потребителей.

При этом возможная встречаемость товаров в розничной сети (в частности, аптечной), еще недостаточна сама по себе для признания товаров однородными, ввиду отсутствия иной совокупности критериев.

Кроме того, суд принимает во внимание, что сходство заявленного истцом на регистрацию обозначения и оспариваемого товарного знака нельзя считать высоким в связи с оригинальным графическим решением заявленного обозначения, а также наличием в его составе дополнительного словесного элемента "OMEGA". В связи с этим диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные, не может быть более широким.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 40 Обзора судебной практики, подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака или сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак сама по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положениями статьи 1486 ГК РФ.

Кроме того, в соответствии с приведенными выше разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, содержащимися в пункте 42 Обзора судебной практики, для целей статьи 1486 ГК РФ учитывается однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак.

Между тем, истец ошибочно полагает необходимым для установления однородности сопоставлять товары, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, не только с реализуемыми им товарами, а также и товарами, включенными в заявку истца на регистрацию товарного знака.

Признание истца не заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в данной части.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (28.08.2017), период времени, к которому должны относиться доказательства использования товарного знака, составляет с 28.08.2014 по 27.08.2017.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Ответчик доказательств использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака суду не представлял, ограничившись ссылкой на отсутствие заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 363539 в отношении товаров 05-го класса МКТУ "фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание", применительно к которым истец доказал свою заинтересованность, и не доказан факт его использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении указанных товаров вследствие его неиспользования.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", при частичном удовлетворении требования неимущественного характера расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Учитывая, что требования истца удовлетворены частично, судебный акт принят в его пользу, понесенные им судебные расходы, в том числе в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию в пользу истца с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 363539 в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание" вследствие его неиспользования.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Инфраструктурная корпорация "АЕОН" (ОГРН 1077760229656) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ОМЕГА ФАРМА" (ОГРН 1147847275840) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.