Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 4 декабря 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 11 декабря 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Голофаева В.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кузнецовым И.В.

рассматривает в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 20.09.2016 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649, которым оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС" (ул. Ремесленная, д. 7, литера "А", Санкт-Петербург, 197110, ОГРН 1157847138250).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кольцова Т.В. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-496/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС" - Званцова И.Н. (по доверенности от 26.12.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением: о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.09.2016 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 в части оставления его правовой охраны в отношении всех товаров 18, 20, 22, 25-го и услуг 35-го "услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная; агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 в отношении указанных товаров и услуг недействительным.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2016 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС" (далее - общество) как правообладатель товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 заявленные требования удовлетворены частично.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам названный судебный акт отменен в части отказа в удовлетворении заявления предпринимателя о признании недействительным решения Роспатента от 20.09.2016, которым оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная", а дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, в остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 оставлено без изменения.

Суд рассматривает заявление предпринимателя в части оспаривания решения Роспатента о сохранении правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная", которое мотивировано тем, что предприниматель является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 296115, зарегистрированного в отношении, как он полагает, однородных услуг, с более ранним приоритетом.

Между тем, принимая обжалуемое решение, Роспатент, по мнению предпринимателя, неправомерно учел визуальное различие сравниваемых товарных знаков, тогда как они имеют тождественные словесные элементы "ПЛАНЕТА СПОРТ".

Предприниматель указывает, что оспариваемое решение Роспатента противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных (идентичных) товаров и услуг.

Роспатент, возражая против доводов предпринимателя, в отзыве на заявление в удовлетворении требований просит отказать.

Административный орган обращает внимание на то, что товары и услуги различны по своей природе и назначению, в связи с чем, при отсутствии взаимодополняемости товаров и услуг, услуги 35-го класса МКТУ, приведенные в перечне товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115, не являются однородными услугам 35-го класса МКТУ "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная", в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 519649.

Роспатент также указывает на неоднородность услуг 35-го класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, поскольку они не могут быть отнесены к одному источнику происхождения.

В судебное заседание представитель предпринимателя не явился, от предпринимателя поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие в виду невозможности направить своего представителя.

В письменных пояснениях, представленных в суд, предприниматель поддержал свое заявление и просил удовлетворить заявленное требование.

Представители Роспатента и общества "ТРЕЙД МАРКС" против удовлетворения заявления возражали.

Также представитель общества "ТРЕЙД МАРКС" указал на то, что из поведения предпринимателя усматривается злоупотребление правом, поскольку ему принадлежит большое количество товарных знаков, а фактически товарные знаки, правообладателем не используются. Также представитель общества "ТРЕЙД МАРКС" указал на то, что вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2017 по делу N СИП-121/2017 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленному товарному знаку вследствие его неиспользования в период с 28.02.2014 по 27.02.2017.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований предпринимателя в силу нижеследующего.

Из материалов настоящего дела следует, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 519649 с приоритетом от 01.04.2013 зарегистрирован 05.08.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) на имя общества с ограниченной ответственностью "РЭД ФОКС" в отношении товаров 18, 20, 22, 25-го и услуг 35-го классов МКТУ.

На основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 31.07.2015 N РД0178135, правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649 является общество "ТРЕЙД МАРКС".

Предприниматель 14.04.2016 обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649, мотивировав его тем, что регистрация названного товарного знака противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку словесный элемент ранее зарегистрированного товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 296115 тождественен словесному элементу оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 519649.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом было вынесено решение от 20.09.2016 об удовлетворении возражения от 14.04.2016 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 недействительным в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама, агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; продвижение товаров для третьих лиц".

Предприниматель, ссылаясь на незаконность указанного решения Роспатента в части сохранения правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров 18, 20, 22, 25-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ "услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная; агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг", обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок предпринимателем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого ненормативного акта установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются предпринимателем.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3. совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражения против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

При вынесении обжалуемого решения Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.04.2013) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Из материалов настоящего дела усматривается, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 519649 с приоритетом от 01.04.2013 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде прямоугольника с контуром серого цвета и наложенного на его левую часть вертикально ориентированного ромба. Во внутренней части прямоугольника размещено слово "СПОРТ", а за границами прямоугольника над словом "СПОРТ" размещено слово "ПЛАНЕТА". Товарный знак зарегистрирован в сером, белом, красном, черном цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 296115 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы "ПЛАНЕТА СПОРТ", размещенные на одной строке и выполненные близким к стандартному шрифтом буквами русского алфавита синего цвета. Между словесными элементами размещен изобразительный элемент в виде круга, образованного полосами синего цвета. Товарный знак зарегистрирован в синем и белом цветовом сочетании.

Согласно пункту 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

При вынесении обжалуемого решения Роспатент обоснованно исходил из того, что сравниваемые товарные знаки включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы "ПЛАНЕТА СПОРТ", в связи с чем, являются сходными до степени смешения в целом.

Данные выводы административного органа основаны на правильном применении норм права, а также Методических рекомендаций N 197, подтверждаются материалами дела, при рассмотрении настоящего спора в суде лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Пунктом 14.4.3 Правил рассмотрения заявки предусмотрено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций N 198).

Вышеперечисленные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций N 198 при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Положениями пункта 3.5 Методических рекомендаций N 198 предусмотрено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги.

Суд признает обоснованными доводы заявления о том, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги, между тем, при разрешении спора по существу исходит из следующего.

Судом установлено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 519649 в отношении услуги 35-го класса МКТУ "продажа аукционная" не зарегистрирован, в связи с чем в указанной части заявление предпринимателя не подлежат удовлетворению.

По вопросу однородности услуг 35-го класса МКТУ "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649, и услуг 35-го класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115, административным органом установлено: правовая охрана противопоставленному товарному знаку (знаку обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 296115 предоставлена в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама".

Услуги 35-го класса МКТУ "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", правовая охрана которых сохранена в перечне оспариваемого товарного знака, и услуги 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака, по мнению административного органа, не являются однородными, поскольку относятся к различному роду/виду услуг, имеют принципиально различное назначение.

Между тем, административный орган не учел следующее.

Роспатентом сохранена правовая охрана товарному знаку в отношении услуг 35-го класса МКТУ, а именно: "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

Анализ вышеперечисленных услуг 35-го класса МКТУ позволяет суду сделать вывод о неправильном применении и толковании Роспатентом нормы пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а также о несоответствии выводов Роспатента фактическим обстоятельствам дела в отношении установления однородности услуг, для которых была предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649, и услуг, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Так услуги "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" - это категория услуг в 35-ом классе МКТУ, который описывает помощь в управлении бизнесом, рекламу, менеджмент в сфере бизнеса, административную деятельность в сфере бизнеса, офисную службу.

35-й класс МКТУ включает, в основном, услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является: помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия, или помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия, а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг.

Оспариваемым решением Роспатента признано представление правовой охраны товарному знаку недействительной как несоответствующей пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, в том числе в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама, агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; продвижение товаров для третьих лиц".

Перечисленные услуги 35-го класс МКТУ признаны однородными услугам 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама", для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Данные выводы Роспатента не оспаривались ни предпринимателем, ни обществом "ТРЕЙД МАРКС".

Сравнительный анализ показал, что услуги 35-го класса МКТУ "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", для которых были зарегистрированы товарные знаки по свидетельству Российской Федерации N 519649 и по свидетельству Российской Федерации N 296115, направлены на продвижение и реализацию товаров третьих лиц, исходя из рода (вида) услуг, их потребительских свойств и функционального назначения (объем и цель применения). Взаимодополняемость и взаимозаменяемость сравниваемых услуг, условия их оказания, круг потребителей, преимущественный уклад оказания этих услуг, сходные характеристики и состав из схожих компонентов (демонстрация, продажа, продвижение, реклама товаров) позволяют сделать вывод, что эти услуги выполняют одни и те же функции - продвижение, реализацию и рекламу различных товаров, перечень которых не ограничен. Более того, по причине природы и назначения этих услуг они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однако вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам решение Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2017 по делу N СИП-121/2017, с участием тех же лиц, досрочно прекращена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 296115 в связи с его неиспользованием правообладателем в период с 28.02.2014 по 27.02.2017.

По правилу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, обстоятельства неиспользования противопоставленного товарного знака предпринимателем в период с 28.02.2014 по 27.02.2017, то есть неиспользование правообладателем товарного знака, как на дату подачи возражения - 14.04.2016, на дату принятия оспариваемого решения Роспатента - 20.09.2016, а также и на дату обращения предпринимателя с настоящим заявлением в суд - 03.11.2016, в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеют преюдициальное значение для настоящего дела.

Положениями статьи 1483 ГК РФ предусмотрены основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

При этом как международное, так и российское законодательство исходит из того, что товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров/услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ), при этом все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента не допускаются (статья 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20 марта 1883 года), далее - Конвенция).

Суд принимает во внимание, что в соответствии с положениями подпункта 1 пункта "С" статьи 6-quinquies Конвенции, чтобы определить, может ли быть товарный знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства.

Принимая во внимание обстоятельства, установленные решением Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2017 по делу N СИП-121/2017 о неиспользовании предпринимателем противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115 в гражданском обороте и отсутствии у него коммерческого интереса в производстве каких-либо товаров и/или оказании услуг с использованием принадлежащего ему товарного знака, суд приходит к выводу о том, что эти обстоятельства свидетельствуют о неспособности каким бы то ни было способом вызвать смешение в глазах потребителей в отношении сравниваемых товарных знаков.

При этом суд отмечает, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Определяющим для установления смешений обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями, степень различительной способности (известность, узнаваемость) товарного знака.

Между тем, принимая во внимание, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 296115 не используется правообладателем, это обстоятельство свидетельствует об отсутствии вероятности смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей в виду отсутствия узнаваемости товарного знака, принадлежавшего предпринимателю, так как данный товарный знак не известен потребителю ввиду отсутствия его в гражданском обороте.

Кроме того, отсутствует угроза такого смешения сравниваемых товарных знаков в будущем, так как правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115 досрочно прекращена на основании решения суда от 22.06.2017, вступившего в законную силу.

Аналогичный подход предложен в пунктах 2.480 - 2.482 Руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности (публикация N 489, 2004), а также в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу N СИП-146/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 04.04.2017 N 300-ЭС17-2229 отказано в передаче данного дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства этого постановления).

Изложенный выше обстоятельства также подтверждают отсутствие одновременно дух условий для признания ненормативного акта недействительным, как это указано в статье 13 ГК РФ и пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", а именно: несоответствие закону или иному правовому акту оспариваемого ненормативного акта, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Поскольку материалами дела подтвержден факт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115 вследствие его неиспользования с 22.06.2017, ненормативный акт Роспатента не нарушает законных прав предпринимателя, так как на дату принятия решения судом по существу спора удовлетворение такого требования не приведет к восстановлению каких-либо прав предпринимателя.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 296115 свидетельствует, что на дату рассмотрения настоящего спора по существу предприниматель не является лицом, заинтересованным в подаче возражения против представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 в смысле нормы, приведенной в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Из материалов следует, что на дату рассмотрения настоящего спора предприниматель не является правообладателем товарного знака сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 519649 и зарегистрированному в отношении услуг, однородных услугам, для которых представлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Принимая во внимание изложенное, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления индивидуального предпринимателя о признании недействительным решения Роспатента от 20.09.2016 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 519649 в части оставления его правовой охраны в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", а также в отношении услуги "продажа аукционная, поскольку товарный знак свидетельству Российской Федерации N 519649 не зарегистрирован для такой услуги.

Вместе с тем суд не усматривает правовых оснований для признания доводов общества "ТРЕЙД МАРКС" о наличии в действиях предпринимателя злоупотребления правом при подаче возражения и при обращении с настоящим заявлением в суд в виду недоказанности таких обстоятельств.

Сам по себе факт наличия у предпринимателя большого количества товарных знаков и их неиспользование правообладателем, не свидетельствует о том, что подача возражения против представления правовой охраны товарному знаку свидетельству Российской Федерации N 519649, а также последующее обращение в суд, преследовало не защиту прав правообладателя товарного знака с более ранним приоритета, а было направлено исключительно на причинение ущерба обществу "ТРЕЙД МАРКС" либо на ограничение прав этого лица либо получения предпринимателем преимущества за счет общества "ТРЕЙД МАРКС".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

В.В. Голофаев