Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Голофаева В.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Генезис" (ул. Гордеевская, д. 59 А, оф. 109, г. Нижний Новгород, 603116, ОГРН 1155257004517) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.05.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 29.12.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 576077.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Примула-Р" (ул. 2-ая Филевская, д. 7, корп. 6, помещение ТАРП ЗАО, Москва, 121096, ОГРН 1027700073345).

В судебных заседаниях (07.12.2017 и 14.12.2017) приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Генезис" - Кабалин Д.Е. (директор на основании протокола от 24.08.2017), Корсаков В.П. (по доверенности от 27.06.2017), Покровская Т.Н. (по доверенности от 27.06.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Пронина С.В. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-491/41), Шеманин Я.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-480/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Примула-Р" - Клименко Т.Л. (по доверенности от 25.09.2016), Шильников И.А. (по доверенности от 25.09.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Генезис" (далее - общество "Генезис") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.05.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 29.12.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 576077.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Примула-Р" (далее - общество "Примула-Р").

В обоснование заявленных требований общество "Генезис" указывает, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными Роспатентом товарными знаками, принадлежащим обществу "Примула-Р", поскольку графическое (визуальное) сходство между сравниваемыми товарными знаками отсутствует, как и отсутствует сходство до степени смешения по фонетическому признаку, в связи с тем, что первое слово в оспариваемом товарном знаке является составным, а также отсутствует сходство по семантическому признаку, ввиду того, что занимающий первоначальную позицию в противопоставленных товарных знаках словесный элемент, не имеет никакого смысла, а смысловая часть в противопоставленных товарных знаках выражается во второй части их словесных элементов. Кроме того, их сопоставимый анализ показывает, что они производят совершенно различное общее зрительное впечатление на потребителя.

Общество "Генезис" подчеркивает, что им не ставится под сомнение однородность товаров 02-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки. Вместе с тем отмечает, что данные товары не являются товарами широкого потребления, поскольку предназначены для ограниченного круга потребителей, занимающихся антикоррозионной обработкой транспортных средств, и покупатели такой продукции, хорошо осведомлены о производителях, присутствующих на рынке, в связи с чем вероятность смешения таких товаров исключена.

Также общество "Генезис" указывает, что при регистрации оспариваемого товарного знака, экспертизой не был противопоставлен ни один товарный знак, в том числе товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 257829, 396348, 348619, 348618, 348617, 463422, 489198, 498841, 491286, 491278, правообладателем которых является общество "Примула-Р", что, по мнению заявителя, свидетельствует о том, что экспертизой была полностью исключена вероятность смешения на рынке указанных товарных знаков, что, в свою очередь, соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Кроме того, общество "Генезис" полагает, что основанием для вывода об отсутствии смешения данных товарных знаков в глазах потребителей, является то обстоятельство, что на заседании коллегии 27.02.2017 обществом были предоставлены документы о средствах, затраченных на рекламу, то есть свидетельствующие об известности оспариваемого товарного знака на российском рынке.

Таким образом, по мнению заявителя, решение Роспатента от 30.05.2017 не соответствует положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Судом, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебном заседании, назначенном на 07.12.2017, объявлялся перерыв до 14.12.2017.

В судебных заседаниях представители общества "Генезис" поддержали доводы, изложенные в заявлении, просили его удовлетворить, а оспариваемое решение Роспатента - отменить.

Представители общества "Примула-Р" и Роспатента поддержали доводы, изложенные в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленного требования.

Из материалов настоящего дела следует, что обществу "Генезис" принадлежит словесный товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 576077, зарегистрированный 25.05.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания по заявке N 2014732931 в отношении товаров 02-го класса МКТУ "глет свинцовый; грунтовки; ленты антикоррозионные; мастики [природные смолы]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие", с датой приоритета от 29.09.2014.

Вместе с тем 29.12.2016 в Роспатент от общества "Примула-Р" поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 576077, в котором названное общество полагало, что правовая охрана названному товарному знаку была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку ему принадлежит исключительное право на серию комбинированных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 257829, 396348, 348619, 348618, 348617, 463422, 489198, 498841, 491286, 491278, которые зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 02-го класса МКТУ, и которые, по мнению данного общества, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, однако, имеют более раннюю дату приоритета.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент 30.05.2017 принял оспариваемое решение, которым удовлетворил поданное 29.12.2016 обществом "Примула-Р" возражение, признав предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 576077 недействительным полностью.

Удовлетворяя поданные обществом "Примула-Р" возражения, Роспатент исходил из того, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными между собой в отношении однородных товаров 02-го класса МКТУ, а следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 576077 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Удовлетворение решением Роспатента от 30.05.2017 поданного обществом "Примула-Р" возражения послужило основанием для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было удовлетворено поданное возражение, а следовательно, затрагивает его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения общества "Примула-Р" против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 2.3 постановления N 5/29, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2014732931 на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 576077 (29.09.2014) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ (в соответствующих редакциях) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Решение Роспатента об удовлетворении возражения от 29.12.2016, против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству N 576077 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 02-го класса МКТУ на имя общества "Примула-Р".

Поскольку обществом "Генезис" не ставится под сомнение однородность товаров 02-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, выводы Роспатента в данной части оспариваемого решения от 30.05.2017, судебной коллегией не проверяются.

Как видно из оспариваемого решения, удовлетворяя поданные обществом "Примула-Р" возражения, Роспатент исходил из того, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 576077, и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 257829, 396348, 348619, 348618, 348617, 463422, 489198, 498841, 491286, 491278 включают в свою состав фонетически тождественные словесные элементы "PRIM/ПРИМ".

При этом, Роспатент полагал, что анализ словесных элементов "PRIMatech" и "ПРИМ" по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть приведен, поскольку обозначение "PRIMatech" не имеет значений в каком-либо языке и является фантазийным.

В связи с чем пришел к выводу о том, что противопоставленные и оспариваемый товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент при принятии оспариваемого решения от 30.05.2017 необоснованно исходил из того, что противопоставленные и оспариваемый товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг по следующим основаниям.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя, и специальных знаний не требует.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 (далее - постановление от 18.07.2006 N 2979/06), угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Проведя анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, судом установлено, что товарный знак " "по свидетельству Российской Федерации N 576077, представляет собой словесное обозначение, выполненное в два слова стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита, которое расположено на двух строках, содержащее слово "PRIMatech", в котором словесный элемент "PRIM" выполнен заглавными буквами, а элемент "atech" - прописными, и слово "Anticor", которое является неохраняемым элементом.

Противопоставленные товарные знаки " ", " ", " ", " ", " ", " ", " "," ", " ", " " по свидетельствам Российской Федерации N 257829, 396348, 348619, 348618, 348617, 463422, 489198, 498841, 491286, 491278 соответственно, являются комбинированными, и представляют собой композицию из двух словесных элементов "прим" и ("платина", "боди", "барьер w", "промкор", "изотерм", "жидкие подкрылки", "антигравий", "платинум", "антишум"), выполненных стилизованным шрифтом буквами русского и латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованных изогнутых линий. При этом, словесные элементы "платина", "жидкие подкрылки", "антигравий", "антишум" исключены из самостоятельной правовой охраны. Указанные товарные знаки имеют цветовые сочетания "синего, коричневого", "синего, красно-коричневого, темно-синего, белого", "синего, белого, красно-коричневого".

Роспатент, проведя сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков на предмет их сходства, и установив, что они включают в свой состав фонетически тождественные словесные элементы "PRIM/ПРИМ", которые, в свою очередь, с точки зрения смыслового значения не имеют семантических признаков, поскольку являются фантазийными, посчитал, что данного обстоятельства достаточно для признания противопоставленных и оспариваемого товарного знаков сходными до степени смешения.

Однако указанное обстоятельство, по мнению Суда по интеллектуальным правам, не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку в рассматриваемом случае вывод о сходстве/различии товарных знаков должен делаться на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В пункте 14.4.2 Правил сказано, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил отмечено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В силу пункта 14.4.2.2 (а) Правил признаком фонетического сходства обозначений является: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Согласно пункту 14.4.2.2 (б) Правил графическое сходство словесных обозначений определяется по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 (в) Правил признаками смыслового сходства являются: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Так, оспаривая решение Роспатента, общество "Генезис" полагает, что определяющую роль в отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков играет именно их различие при их восприятии потребителем в целом, их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции. Сравниваемые товарные знаки различаются визуально, в первую очередь, за счет разных, входящих в их состав словесных элементов, а также благодаря использованию в их композиционных решениях разных цветов.

Как отмечено выше, судом установлено, что оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита, которое расположено на двух строках.

Тогда как в противопоставленных товарных знаках, помимо словесного элемента "прим", в его составе содержаться словесные элементы: "платина", "боди", "барьер w", "промкор", "изотерм", "жидкие подкрылки", "антигравий", "платинум", "антишум", а также изобразительные элементы в виде стилизованных изогнутых линий. Кроме того, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 257829, 396348, 348619, 348618, 348617, 463422, 489198, 498841, 491286, 491278 имеют цветовые сочетания "синего, коричневого", "синего, красно-коричневого, темно-синего, белого", "синего, белого, красно-коричневого".

Следовательно, противопоставленные товарные знаки отличаются от оспариваемого товарного знака тем, что являются, в отличие от него, комбинированными, содержат в своем исполнении различные цветовые сочетания, также включают в свой состав, как изобразительные элементы в виде стилизованных изогнутых линий, так и словесные элементы, "платина", "боди", "барьер w", "промкор", "изотерм", "жидкие подкрылки", "антигравий", "платинум", "антишум", а поскольку оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом черного цвета, тогда как словесные элементы противопоставленных товарных знаков выполнены оригинальным шрифтом в различных цветовых сочетаниях, и с изобразительными элементами, суд считает, что сравниваемые товарные знаки отличаются друг от друга визуально, в том числе, ввиду использования при их написании различных видов шрифтов.

Кроме того, различное зрительное восприятие, производимое сравниваемыми товарными знаками, достигается за счет наличия в противопоставленных товарных знаках изобразительных элементов в цветовых сочетаниях, при этом, оспариваемый товарный знак выполнен без каких-либо изобразительных элементов, стандартным шрифтом черного цвета.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки имеют разное зрительное впечатление за счет их графического исполнения, что в свою очередь, свидетельствует о том, что они не являются сходными по графическому признаку.

Также коллегия судей считает, что сравниваемые товарные знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства, ввиду того, что имеют разное количество слов, слогов, букв. При этом, наличие в оспариваемом товарном знаке слова "ПРИМ" не обуславливает его существенную роль в восприятии товарных знаков в целом, поскольку иные словесные элементы противопоставленных товарных знаков придают им отличное от оспариваемого товарного знака звучание.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому признаку.

Коллегия судей считает, что названные отличительные признаки словесных элементов противопоставленного и оспариваемого товарных знаков (включая неохраняемые элементы) по звуковому и графическому признакам, способствуют различному восприятию потребителем словосочетаний оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, ввиду того, что они значительно отличаются по общему зрительному впечатлению, тогда как обозначение может быть признано сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем, вхождение в оспариваемый товарный знак части словесных элементов ("ПРИМ") противопоставленных товарных знаков, таким сходством не является.

В связи с чем коллегия судей полагает, что наличие изобразительных элементов в противопоставленных товарных знаках, и наличие графических различий в словесных элементах сравниваемых обозначений, а также ввиду отсутствия в них сходства по фонетическим и визуальным признакам, влечет качественно иное восприятия рядовым потребителем указанных товарных знаков в целом.

Из изложенного следует, что анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 576077 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 257829, 396348, 348619, 348618, 348617, 463422, 489198, 498841, 491286, 491278 показал отсутствие в них сходства по фонетическим и визуальным признакам.

Поскольку словесный элемент противопоставленных товарных знаков "ПРИМ" не является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в целом, у которого, в свою очередь, словесные элементы в совокупности выполняют индивидуализирующую функцию, и наряду с имеющимся отсутствием фонетического и визуального сходства их словесных элементов, судебная коллегия считает, что Роспатент пришел к необоснованному выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 576077 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 257829, 396348, 348619, 348618, 348617, 463422, 489198, 498841, 491286, 491278 ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что у Роспатента отсутствовали основания для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения ввиду наличия в них фонетически тождественных элементов "PRIM/ПРИМ", ввиду того, что слово "PRIMatech" существенно меняет семантику слова "Anticor".

Подтверждением данного обстоятельства служит заявка N 2014732931 на оспариваемый товарный знак (том 1, л.д. 68), в которой обществом "Генезис" указанное словесное обозначение было заявлено в качестве аббревиатуры от "Premium Tehnology Anticorossive", что в переводе с английского языка, означает - "Премиальные технологии антикоррозийной защиты" (Яндекс: Словари).

Что, в свою очередь, придает словосочетанию "PRIMatech Anticor" смысловое значение, отличающееся от смыслового значения составляющих слов противопоставленных товарных знаков.

В связи с чем, Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с выводом Роспатента о том, что то анализ элементов "PRIMatech" и "ПРИМ" по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен, ввиду того, что обозначение "PRIMatech" не имеет значений в каком-либо языке, и является фантазийным.

Вместе с тем, Роспатентом не было учтено, что слово "prima" в переводе с латинского языка, означает - "первый", а слово "tech", в переводе с английского, означает - "технология" (Яндекс: Словари).

Кроме того, следует учитывать, что в противопоставленных товарных знаках, помимо словесного элемента "прим", в его составе содержаться словесные элементы: "платина", "боди", "барьер w", "промкор", "изотерм", "жидкие подкрылки", "антигравий", "платинум", "антишум", которые, в свою очередь, исполнены в различных цветовых сочетаниях.

На основании изложенного, довод Роспатента о том, что за счет исполнения в оспариваемом товарном знаке первых четырех букв заглавными ("PRIM"), в котором элемент "PRIM" занимает первоначальную позицию, тогда как каждый из противопоставленных товарных знаков также в своем составе содержит элемент "ПРИМ", занимающий в них первоначальную позицию, а следовательно, противопоставленные и оспариваемый товарные знаки являются сходными до степени смешения, Судом по интеллектуальным правам признается несостоятельным.

Судебная коллегия приходит к выводу о том, что Роспатентом не были учтены разъяснения, изложенные в пункте 37 Обзора, и постановлении от 18.07.2006 N 2979/06.

Кроме того, следует учитывать правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в определениях от 05.12.2017 по делам N 300-КГ17-12021, N 300-КГ17-12023, N 300-КГ17-12018 при выявлении сходства до степени смешения, наряду с признаками, изложенными в пункте 14.4.2 Правил, также должно учитываться общее зрительное впечатление, которое производят эти обозначения и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В связи с чем, довод Роспатента о том, что графический фактор сходства противопоставленного и оспариваемого товарных знаков в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку наличие изобразительных элементов не привносит в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции, признается необоснованным, поскольку какими-либо ссылками на соответствующие нормы права он не подтвержден, а лишь является субъективным мнением федерального органа, которое, в свою очередь, не соответствует исследуемым нормам права, а также правовым позициям суда высшей судебной инстанции.

С учетом изложенного, Суд по интеллектуальным правам считает, что основанный на вышеперечисленных положениях Правил вывод Роспатента о том, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 257829, 396348, 348619, 348618, 348617, 463422, 489198, 498841, 491286, 491278 являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 576077, признается несостоятельным.

При названных обстоятельствах, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент, удовлетворяя поступившее 29.12.2016 возражение общества "Примула-Р", и по результатам рассмотрения указанного возражения, приняв 30.05.2017 оспариваемое решение, пришел к необоснованному выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными между собой, что, в свою очередь, свидетельствует о несоблюдении им требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, доводы Роспатента и общества "Примула-Р" о том, что решение Роспатента от 30.05.2017 соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, признаются несостоятельными.

Доводы заявителя и общества "Примула-Р" относительно того, что ими были вложены значительные средства в продвижение товарных знаков на рынке, Судом по интеллектуальным правам не принимаются, поскольку для проверки оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ должны быть установлены обстоятельства регистрации оспариваемого товарного знака, являющегося тождественным или сходным до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Тогда как совокупность обстоятельств, связанных с продвижением этих товарных знаков на рынке, в том числе, объем капиталовложений в рекламу товарных знаков, правового значения в рассматриваемом случае не имеет.

При этом, коллегия судей отмечает, что в рамках пункта 6 статьи 1483 ГК РФ известность и узнаваемость конкретного обозначения, являются обстоятельствами, с учетом в числе прочего которых устанавливается сходство до степени смешения этого обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу N СИП-146/2016 и от 16.03.2017 по делу N СИП-540/2016.

Таким образом, Суд по интеллектуальным считает, что решение Роспатента от 30.05.2017 является незаконным и необоснованным, поскольку оно не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а следовательно оно нарушает права и охраняемых законом интересы заявителя при осуществлении им своей предпринимательской деятельности.

В связи с чем требование заявителя о признании незаконным решения Роспатента от 30.05.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 29.12.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 576077, подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 Постановления N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает, что в целях восстановления прав и законных интересов заявителя, Роспатент обязан восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 576077, и внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Генезис" удовлетворить.

Признать незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.05.2017 об удовлетворении возражения от 29.12.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 576077, как несоответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 576077, и внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Генезис" (ОГРН 1155257004517) 3 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

В.В. Голофаев