Резолютивная часть постановления объявлена 5 декабря 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 декабря 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу компании "Champion Door Oy" (Hopeatie 2, Nivala, 85500, Finland) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.05.2017 (судья Кузнецов М.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2017 (судьи Загараева Л.П., Лущаева С.В., Сомова Е.А.) по делу N А56-71544/2015

по иску компании "Champion Door Oy" к обществу с ограниченной ответственностью "Невские Мастера" (переулок Детский 5, оф. 323, Санкт-Петербург, 196084, ОГРН 1117847447332) о запрете использования товарного знака и изобретения, и по встречному иску об опровержении сведений, порочащих деловую репутацию.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Средне-Невский судостроительный завод" (ул. Заводская д. 10, пос. Потонный, Санкт-Петербург, 196643, ОГРН 1089848054350).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании "Champion Door Oy" - Петрунина Н.Е. (по доверенности от 06.11.2017), Мохов Е.В. (по доверенности от 19.07.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Невские Мастера" - Жуков А.Б. (директор, по приказу N 3 от 19.05.2017), Новиков С.В. (по доверенности от 04.12.2017), Корнюшкин Н.М. (по доверенности от 20.07.2017) .

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания "Champion Door Oy" (далее - истец, компания) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Невские Мастера" (далее - ответчик, общество) о запрете осуществлять без согласия компании использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 360763, а также обозначений, сходных с ним до степени смешения, в отношении товаров (работ, услуг), для индивидуализации которых такой товарный знак зарегистрирован, и однородных товаров, в том числе при продаже и рекламировании подъемных ангарных ворот, и осуществлять без согласия компании использование изобретения "Подъемный механизм и подъемная дверь, снабженная этим механизмом" по патенту Российской Федерации N 2487833 при производстве и введении в оборот на территории Российской Федерации подъемных ангарных ворот или иной продукции, на которую распространяется охрана названным патентом.

В ходе судебного разбирательства обществом были заявлены встречные исковые требования о признании сведений, изложенных в информационном письме от 23.03.2015 N 15-013, не соответствующими действительности, направлении писем с опровержением сведений, порочащих деловую репутацию общества, содержащихся в этом информационном письме, размещении на интернет-сайте компании резолютивной части решения суда в течение 10 дней с момента вступления его в законную силу.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Средне-Невский судостроительный завод" (далее - общество "Средне-Невский судостроительный завод").

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.05.2017, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2017, в удовлетворении первоначальных исковых требований отказано. Встречные исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неполное выяснение судами имеющих значение для дела обстоятельств, неправильное применение норм материального права и нарушение норм процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение, постановление отменить и принять по делу новый судебный акт. Также в кассационной жалобе истец просит назначить повторную экспертизу по делу или поручить суду первой инстанции назначение экспертизы.

В обоснование кассационной жалобы истец указывает на неправомерный отказ судов в удовлетворении ходатайства о проведении повторной экспертизы. Отмечает, что судами не дана оценка доводам, приводимым истцом в обоснование данного ходатайства.

При этом обращает внимание на то, что экспертом не проведен сопоставительный анализ независимого пункта 5 формулы патента Российской Федерации N 2487833 с признаками, присущими продукту, производимому ответчиком. Отмечает, что экспертом не проводился анализ на предмет эквивалентности признака по пункту 10 сравнительной таблицы, составленной экспертом.

Также истец ссылается на то, что при рассмотрении его требования о защите права на товарный знак суды не дали оценку факту размещения ответчиком этого товарного знака на своем интернет-сайте.

Возражая против правомерности удовлетворения встречного иска ответчика, заявитель кассационной жалобы указывает на то, что до предъявления данного иска в нарушение законодательства ему не была направлена претензия. Также отмечает необоснованность принятия в качестве доказательства копии письма, на которое ответчик ссылался в обоснование этого иска.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители истца доводы кассационной жалобы поддержали, просили обжалуемые судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представители ответчика в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Общество "Средне-Невский судостроительный завод", извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено этим Кодексом.

Следовательно, законодатель обязывает суд кассационной инстанции проверять законность и обоснованность обжалуемых судебных актов исключительно исходя из доводов кассационной жалобы.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей истца и ответчика, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения и постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее частичного удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В соответствии со статьей 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1358 этого Кодекса. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии со статьей 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.

В силу положений пункта 11 статьи 152 Кодекса правила данной статьи о защите деловой репутации гражданина применяются к защите деловой репутации юридического лица.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, истец является обладателем патента Российской Федерации N 2487833 на изобретение "Подъемный механизм и подъемная дверь, снабженная этим механизмом", с приоритетом от 20.11.2009.

Кроме того, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 360763 с приоритетом от 04.06.2007, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 06, 19, 37, 40 классов МКТУ.

В обоснование исковых требований истец ссылался на то, что ответчик неправомерно производит и вводит в гражданский оборот подъемные ангарные ворота, содержащие техническое решение по названному патенту, а также неправомерно использует при осуществлении этой деятельности указанный товарный знак.

Ссылаясь на то, что действия общества нарушают исключительные права на изобретение и товарный знак, компания обратилась в суд с вышеуказанными исковыми требованиями.

В свою очередь общество, ссылаясь на направление компанией в адрес контрагентов общества писем, содержащих порочащие деловую репутацию сведения, подало встречный иск о защите деловой репутации.

Отказывая в удовлетворении первоначального иска, суд первой инстанции исходил из недоказанности материалами дела нарушения ответчиком исключительного права истца на изобретение. При этом суд основывался на выводах, содержащихся в заключении назначенной по настоящему делу судебной экспертизы, о том, что в продукции, представленной на экспертизу - подъемных воротах, установленных ответчиком в дверных проемах главного корпуса АО "Юго-Западная ТЭЦ", по адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 1, использованы не все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения, содержащейся в патенте Российской Федерации N 2487833.

В отношении требования, касающегося защиты исключительного права на товарный знак, суд указал на невозможность бесспорного установления из представленных истцом копий документов факта незаконного использования ответчиком товарного знака истца.

В то же время суд первой инстанции посчитал обоснованными встречные исковые требования, удовлетворив встречный иск: суд признал сведения, изложенные в информационном письме компании, адресованном заместителю главного инженера, начальнику ТЦ ОАО "Адмиралтейские верфи" Ходану С.В. N 15-013 от 23.03.2015, не соответствующими действительности, обязав компанию направить письмо с опровержением сведений, порочащих деловую репутацию общества и разместить на своем интернет-сайте резолютивную часть решения суда в течение 10 дней с момента вступления его в законную силу.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, поддержал выводы суда первой инстанции в части удовлетворения иска.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы судов, касающиеся отсутствия нарушения исключительного права истца на изобретение и наличия оснований для удовлетворения встречного иска, нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права, повлекшем неполное исследование обстоятельств дела.

Из материалов дела усматривается, что формула изобретения по патенту Российской Федерации N 2487833, принадлежащем истцу, содержит два независимых пункта - 1-й и 5-й (том 1, л.д. 125).

Из приведенной выше нормы пункта 3 статьи 1358 ГК РФ следует, что для установления использования изобретения необходимо сопоставить каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, с признаками, выявленными в продукте предполагаемого нарушителя исключительного права.

Таким образом, для выяснения в рамках рассматриваемого спора вопроса об использовании либо неиспользовании ответчиком изобретения истца по названному патенту суду надлежало исследовать, содержит ли производимый ответчиком продукт все признаки независимых пунктов 1 и 5 формулы изобретения.

Между тем вывод суда первой инстанции о неиспользовании изобретения истца в ангарных воротах, введенных в гражданский оборот ответчиком, основан на анализе признаков только независимого пункта 1 формулы.

В заключении эксперта от 07.12.2016, на которое опирался суд при разрешении спора, отсутствуют выводы, касающиеся признаков независимого пункта 5 формулы изобретения, что должно было быть учтено судами при оценке обоснованности и полноты данного заключения.

Кроме того, из приведенных выше положений пункта 3 статьи 1358 ГК РФ следует, что при сопоставлении признаков независимого пункта формулы с признаками, присущими продукту предполагаемого нарушителя исключительного права, учитываются не только признаки, непосредственно отраженные в формуле изобретения, но также эквивалентные признаки, соответствующие условиям, предусмотренным данной нормой.

В решении суда, со ссылкой на выводы названной экспертизы, указано, что в подъемном механизме (продукте общества) использовано девять из десяти признаков независимого пункта формулы изобретения компании - вместо десятого признака "выключатель сконструирован с возможностью перемещения.... под действием собственной силы тяжести" в продукте ответчика использован другой признак - "перемещение выключателя осуществляется под действием пружины.

В данном случае суду следовало, с учетом положений пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, исследовать, не является ли названный признак, присущий продукту ответчика, эквивалентным указанному признаку по патенту истца.

Между тем данное обстоятельство судом первой инстанции также не исследовалось. При этом вопрос об эквивалентности признаков перед экспертом не ставился.

В связи с этим не могут быть признаны законными и обоснованными выводы судов о наличии оснований для удовлетворения встречного иска, поскольку они обусловлены, в том числе, ранее сделанным судами выводом об отсутствии нарушения ответчиком принадлежащего истцу исключительного права на изобретение.

Принимая во внимание изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что при рассмотрении настоящего дела суды допустили нарушение норм материального права, не обеспечили полноту исследования всех существенных обстоятельств и доказательств по делу, в связи с чем выводы судов нельзя признать законными, обоснованными, что является основанием для отмены судебных актов в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его ограниченных полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Изложенная в кассационной жалобе просьба о назначении повторной экспертизы по делу или поручении суду первой инстанции ее назначение подлежит отклонению, поскольку назначение экспертизы не относится к полномочиям суда кассационной инстанции, в то время как процессуальные средства исследования обстоятельств, подлежащих установлению с учетом настоящего постановления, должны быть определены судом первой инстанции при новом рассмотрении дела.

Суд по интеллектуальным правам также отклоняет довод истца о необоснованном отказе в удовлетворении его исковых требований, направленных на защиту товарного знака, мотивированный тем, что суды первой и апелляционной инстанций не дали оценку факту размещения ответчиком товарного знака на своем интернет-сайте, поскольку суды, оценив представленные истцом доказательства, пришли к выводу о невозможности установления из этих доказательств факта незаконного использования ответчиком товарного знака истца.

Несогласие заявителя жалобы с результатами оценки исследованных судами доказательств и установленных обстоятельств не является основанием для отмены обжалуемых решения и постановления.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

При этом ссылка на признание ответчиком факта использования товарного знака не нашла своего подтверждения в материалах дела при рассмотрении кассационной жалобы.

Кроме того, Судом по интеллектуальным правам не принимается ссылка истца на несоблюдение ответчиком претензионного порядка разрешения спора при предъявлении встречного иска, поскольку встречный иск был заявлен 29.02.2016, т.е. до внесения Федеральным законом от 02.03.2016 N 47-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" (вступил в силу 01.07.2016) в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации изменений, касающихся обязательности направления по рассматриваемой разновидности споров претензии до предъявления иска.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.05.2017 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2017 по делу N А56-71544/2015 отменить в части отказа в удовлетворении иска о защите исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2487833 и удовлетворения встречного иска о защите деловой репутации.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В остальной части решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.05.2017 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2017 оставить без изменения, кассационную жалобу компании "Champion Door Oy" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

С.М. Уколов