Резолютивная часть постановления объявлена 29 мая 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 июня 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" (ул. Каховка, д. 10, корп. 3, оф.2, Москва, 117461, ОГРН 1045006469276) на решение Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2016 (судья Фатеева Н.В.) по делу N А40-117589/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2017 по тому же делу (судьи Пирожков Д.В., Григорьев А.Н., Левченко Н.И.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" к обществу с ограниченной ответственностью "Метро Кэш энд Керри" (Ленинградское ш., 71-Г, Москва, 125445, ОГРН 1027700272148) о взыскании убытков.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" - Киндеева А.М. (по доверенности от 16.03.2017), Минеев В.В. (по доверенности от 16.03.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Метро Кэш энд Керри" - Дедковский И.В. (по доверенности от 22.12.2016 N 1060/16/д).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" (далее - общество "ЕвроИмп") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Метро Кэш энд Керри" (далее - общество "Метро Кэш энд Керри") о взыскании убытков в размере 2 000 000 рублей, причиненных в результате подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 321953.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2016, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2017, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "ЕвроИмп" обратилось с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 29.03.2017 названная кассационная жалоба на решение Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2017 передана с делом по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Дело, направленное из одного арбитражного суда в другой, должно быть принято к рассмотрению судом, в который оно направлено. Споры о подсудности между арбитражными судами в Российской Федерации не допускаются (часть 4 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В указанной кассационной жалобе, общество "ЕвроИмп", ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению заявителя кассационной жалобы, общество "Метро Кэш энд Керри" не просто воспользовалось правом на подачу возражений, а злоупотребило им, тогда как судами первой и апелляционной инстанций не исследован вопрос о добросовестности ответчика при реализации данного права.

Общество "ЕвроИмп" полагает, что взыскиваемые убытки представляют собой досудебные расходы, которые в соответствии со статьей 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации включаются в судебные издержки.

Общество "Метро Кэш энд Керри" представило в суд кассационной инстанции отзыв на кассационную жалобу, в котором просит принятые по делу решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения как законные и обоснованные, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "ЕвроИмп" поданную кассационную жалобу поддержал по изложенным в ней доводам, просил обжалуемые судебные акты отменить.

Представитель общества "Метро Кэш энд Керри" против удовлетворения кассационной жалобы возражал по мотивам приобщенного к материалам дела отзыва на кассационную жалобу.

Суд кассационной инстанции в порядке части 1 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации разъяснил лицам, участвующим в деле, возможность мирного урегулирования спора, в том числе на стадии кассационного обжалования судебных актов.

В судебном заседании суда кассационной инстанции 24.05.2017 объявлен перерыв до 29.05.2017 для решения лицами, участвующими в деле, вопроса о возможности урегулирования спора мирным путем.

После перерыва рассмотрение кассационной жалобы продолжено в том же составе суда.

Возможность мирного урегулирования спора лица, участвующие в деле, не усмотрели.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии судебных актов, а также соответствие выводов, содержащихся в решении и постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что решение и постановление подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения по следующим основаниям.

Судами при рассмотрении спора установлено, а материалами дела подтверждается, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак со словесным элементом "BERGLAND" по свидетельству Российской Федерации N 321953 с приоритетом от 30.01.2006, сроком действия до 30.01.2016, зарегистрированный в отношении товаров 25-го и услуг 35-го классов МКТУ.

Судами также установлено, что 15.04.2013, в период судебного разбирательства по делу N А40-3785/2011 о применении имущественных санкций к обществу "Метро Кэш энд Керри" за нарушение исключительных прав истца на названный товарный знак, ответчик обратился в палату по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 321953, в связи с несоответствием указанного товарного знака требованиям, установленным статьями 1512, 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также пункту 1 и пункту 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Между истцом и адвокатом Московской городской коллегии адвокатов "Минеев и партнеры" Минеевым Владимиром Владимировичем, регистрационный номер 77/5090 в реестре адвокатов города Москвы, 15.05.2013 было заключено соглашение на оказание юридической помощи N 15/05/13-Ю/к, предметом которого являлось представление интересов истца в палате по патентным спорам Роспатента, в связи с подачей ответчиком возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 321953.

В соответствии с пунктом 4.1 соглашения и подписанным актом выполненных работ (оказанных услуг) к соглашению N 15/05/13-Ю/к истцом адвокату было выплачено вознаграждение в размере 2 000 000 рублей.

Роспатентом было принято решение от 11.09.2013, которым признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 321953, правообладателем которого являлся истец.

Указанное решение от 11.09.2013 впоследствии было признано недействительным решением Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2013 по делу N СИП-161/2013, правовая охрана товарного знака восстановлена.

Обращаясь с исковым заявлением по настоящему делу, истец в качестве убытков заявляет расходы на оплату услуг адвоката по представлению его интересов в Роспатенте при рассмотрении возражения ответчика против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 321953.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из того, что истцом не доказано противоправное поведение общества "Метро Кэш энд Керри", наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика по подаче возражений против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку и причинением истцу заявленных убытков, в удовлетворении иска отказал.

Суд апелляционной инстанции, оставляя без изменения решение суда первой инстанции, пришел к выводу о том, что понесенные истцом расходы не являются убытками по смыслу пункта 2 статьи 15 ГК РФ, поскольку необходимость оказания юридической помощи истцу по представлению его интересов в Роспатенте при рассмотрении возражений ответчика и привлечения адвоката Минеева В.В. для представления интересов было добровольным; участие правообладателя в рассмотрении возражений является правом, а не обязанностью правообладателя.

Суд кассационной инстанции, исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, оснований для изменения (отмены) принятых по делу судебных актов не усматривает.

Статьей 15 ГК РФ установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 этого Кодекса.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Для наступления ответственности, установленной правилами статьи 15 ГК РФ, необходимо наличие состава (совокупности условий) правонарушения, включающего: факт нарушения другим лицом возложенных на него обязанностей (совершения незаконных действий или бездействия), наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками, а также размер причиненных убытков.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 10 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.

Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на истце. При этом лицо, требующее через суд от иного хозяйствующего субъекта возмещения причиненных убытков, должно доказать наличие состава правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из условий ответственности влечет отказ в удовлетворении иска.

На основании изложенного истец в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязан доказать факт несения убытков ввиду неправомерных действий общества "Метро Кэш энд Керри", причинно-следственную связь между действиями общества "Метро Кэш энд Керри", выразившимися в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 321953, и причинением обществу "ЕвроИмп" убытков, а также доказать размер причиненных убытков.

Суды при разрешении спора по существу обоснованно исходили из того, что истцом в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказана неправомерность действий ответчика.

Так, согласно разъяснениям, данным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", положения Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Пунктом 3 статьи 1 ГК РФ предусмотрено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона, соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

При рассмотрении спора по существу суды первой и апелляционной инстанции, исходя из конкретных обстоятельств по делу, не установили обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении правом со стороны ответчика.

Вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, само по себе обращение с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 321953 не может быть квалифицировано в качестве злоупотребления правом.

Правообладатель товарного знака, как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет риск возникновения неблагоприятных последствий в виде возможного оспаривания принадлежащего ему исключительного права, что прямо предусмотрено нормами статьи 1513 ГК РФ.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении исковых требований, руководствуясь статьями 15, 1513 ГК РФ, правомерно пришли к выводу об отсутствии совокупности условий, при которых понесенные истцом расходы могут быть квалифицированы как убытки в связи с неправомерными действиями ответчика, то есть истцом не доказаны необходимые и достаточные обстоятельства для привлечения ответчика к имущественной ответственности в виде возмещения убытков.

Обстоятельств того, что действия ответчика по подаче в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 321953 носили неправомерный характер, судами при рассмотрении спора по существу не установлено.

Таким образом, расходы на оплату юридической помощи произведены истцом в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, а не в связи с нарушением ответчиком его прав.

С учетом изложенного довод заявителя кассационной жалобы о том, что судами первой и апелляционной инстанций не исследован вопрос о добросовестности ответчика при реализации права на подачу возражения в Роспатент, сводится к его несогласию с выводами судов относительно установленных обстоятельств спора, подлежит отклонению Судом по интеллектуальным правам, поскольку направлен на их переоценку, что в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции.

Также подлежат отклонению доводы кассационной жалобы о том, что данные расходы относятся к судебным издержкам.

Согласно пункту 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее - постановление N 1) расходы, обусловленные рассмотрением, разрешением и урегулированием спора во внесудебном порядке (обжалование в порядке подчиненности, процедура медиации), не являются судебными издержками и не возмещаются согласно нормам главы 7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, главы 10 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, главы 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В пункте 4 постановления N 1 разъяснено, что в случаях, когда законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка, в том числе расходы по оплате юридических услуг, признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек (статьи 94, 135 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 106, 129 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьи 106, 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Следовательно, расходы, понесенные при соблюдении внесудебного порядка (по оплате услуг консультанта в Роспатенте), в отличие от расходов, понесенных при соблюдении досудебного порядка, не подлежат возмещению в качестве судебных.

Как указано в пункте 22 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке.

Административный (внесудебный) порядок рассмотрения спора имеет существенные отличия от претензионного (иного досудебного порядка), который должен быть соблюден до обращения в суд в случаях, установленных законом или соглашением сторон. В судебном порядке в настоящем случае могло быть оспорено только решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятое по результатам рассмотрения возражения, а не само решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Пунктом 3 постановления N 1 прямо предусмотрено, что расходы, обусловленные рассмотрением, разрешением и урегулированием спора во внесудебном порядке (обжалование в порядке подчиненности, процедура медиации), не являются судебными издержками и не возмещаются согласно нормам главы 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При названных обстоятельствах в настоящем случае не применимы положения пункта 4 постановления N 1, а расходы, предъявленные ко взысканию за участие при рассмотрении возражения в Роспатенте, не могут быть отнесены к числу судебных издержек.

Остальные выводы судов первой и апелляционной инстанций не привели к принятию неправильных судебных актов по существу спора, таким образом, в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации они не могут служить основанием для изменения (отмены) принятых по делу судебных актов.

Суд кассационной инстанции полагает, что вопреки доводам кассационной жалобы, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, уплаченная при подаче кассационной жалобы, относится на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2016 по делу N А40-117589/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2017 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЕвроИмп" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.