Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 3 августа 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 10 августа 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А., судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузнецовым И.В., рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.01.2017 об отказе в удовлетворении возражения по заявке N 201722110.

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин C.Л. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-483/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 25.01.2017 об отказе в удовлетворении возражения по заявке N 201722110.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2017 указанное заявление принято к производству, одновременно предпринимателю предложено уточнить оспариваемый ненормативный акт Роспатента. Вместе с тем в ходе рассмотрения настоящего дела названное определение предпринимателем не исполнено. При этом из содержания оспариваемого решения, приложенного к заявлению, следует, что заявитель просит признать недействительным решение Роспатента от 30.03.2017 об отказе в удовлетворении возражения от 15.02.2017 на решение Роспатента от 25.01.2017, принятого по заявке N 2015722110.

Заявленные требования мотивированы тем, что действующее законодательство не содержит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку при наличии у лица, подавшего заявку на регистрацию данного товарного знака, исключительного права на тождественный товарный знак, зарегистрированный в отношении совпадающих товаров. Тем самым, по мнению предпринимателя, регистрация тождественного товарного знака на имя одного лица никоим образом не нарушает принцип исключительности права на товарный знак.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором не согласился с заявленными требованиями и указал, что в силу предписаний закона регистрация тождественных товарных знаков на имя одного лица не допустима, поскольку противоречит абсолютной природе товарного знака как средства индивидуализации.

В судебном заседании представитель Роспатента против удовлетворения заявления возражал.

Предприниматель, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и посредством публичного размещения соответствующей информации в сети Интернет (http://arbitr.ru) и уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам (http://ipc.arbitr.ru), своих представителей в суд не направил. Вместе с тем в письме, поступившем 26.07.2017 через систему "Мой арбитр", ходатайствовал о рассмотрении дела без участия его представителей, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя Роспатента, явившегося в судебное заседание, суд пришел к выводу о наличии оснований для отказа в удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Как следует из материалов дела, 16.07.2015 в Роспатент предпринимателем была подана заявка N 2015722110 на регистрацию словесного обозначения "ОВЕН" в качестве товарного знака в отношении товаров 16-го и услуг 35, 36, 37, 39, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения 25.01.2017 Роспатентом принято решение о государственной регистрации обозначения "ОВЕН" по заявке N 2015722110 в качестве товарного знака в отношении части услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 16-го и услуг 36, 37 и 39-го классов МКТУ, а также части услуг 35-го и 42-го классов МКТУ было отказано, поскольку заявитель уже является правообладателем тождественного словесного товарного знака "ОВЕН" по свидетельству Российской Федерации N 151757, зарегистрированного в отношении идентичных товаров и услуг.

Не согласившись с указанным решением, 15.02.2017 предприниматель обратился в Роспатент с возражением, в удовлетворении которого решением Роспатента от 30.03.2017 было отказано по тем же мотивам.

Полагая, что решение Роспатента от 30.03.2017 об отказе в удовлетворении возражения от 15.02.2017 на решение Роспатента от 25.01.2017, принятого по заявке N 2015722110, является незаконным, нарушает его права и законные интересы, предприниматель обратился с настоящим заявлением в Суд по интеллектуальным правам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок предпринимателем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого ненормативного акта установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются предпринимателем.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

При вынесении обжалуемого решения Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Из материалов настоящего дела усматривается, что предпринимателем в Роспатент подана заявка с приоритетом от 16.07.2015 N 2015722110 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "ОВЕН", данное словесное обозначение выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивалась предпринимателем в отношении следующих товаров и услуг:

16-ый класс - пленки, пакеты, мешки, сумки пластмассовые для упаковки;

35-ый класс - исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями; аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям; снабжение продовольственными товарами;

36-ый класс - маклерство, брокерские операции, посредничество (предоставление агентов-посредников), капиталовложения, услуги инвестиционных трестов, выпуск и хранение ценных бумаг, биржевые операции с ценными бумагами;

37-ый класс - установка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, информация по вопросам ремонта, уничтожение крыс, мышей, уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных;

39-ый класс - перевозки, экспедирование, переноска, разгрузка и выгрузка грузов, посредничество в перевозках, брокерские операции по транспорту, хранение товаров на складах, прокат складов и транспортных средств, информация по вопросам транспорта и хранения, услуги автоводителей, предварительный заказ транспортных средств;

42-ый класс - инженерные конструкторские работы, экспертиза, профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями.

Впоследствии перечень товаров и услуг МКТУ по заявке N 2015722110, для которых испрашивалась правовая охрана, был скорректирован в соответствии с 10-ой редакцией МКТУ:

16-ый класс - пленки, пакеты, мешки, сумки пластмассовые для упаковки;

35-ый класс - исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями; аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по оптовой и розничной продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; снабжение продовольственными товарами;

36-ый класс - маклерство, брокерские операции, посредничество (предоставление агентов-посредников), включенное в 36 класс, капиталовложения, услуги инвестиционных трестов, выпуск и хранение ценных бумаг, биржевые операции с ценными бумагами, брокерские операции по транспорту;

37-ый класс - установка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, информация по вопросам ремонта, уничтожение крыс, мышей, уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных;

39-го - перевозки, экспедирование, переноска, разгрузка и выгрузка грузов, посредничество в перевозках, брокерские операции по транспорту, хранение товаров на складах, прокат складов и транспортных средств, информация по вопросам транспорта и хранения, услуги автоводителей, предварительный заказ транспортных средств;

42-го - инженерные конструкторские работы; экспертиза, включенная в 42-ой класс, профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями, включенные в 42-ой класс (л.д. 120-121 т. 1).

В то же время Роспатентом установлено, что предприниматель является правообладателем товарного знака "ОВЕН" по свидетельству Российской Федерации N 151757, с приоритетом от 17.01.1995, который также является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ:

01-го - химические вещества для промышленных целей, для самозащиты, для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов;

05-го - препараты и средства для уничтожения паразитов, инсектициды, гербициды, фунгициды;

16-го - пленки, пакеты, мешки, сумки пластмассовые для упаковки;

35-го - исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями;

36-го - маклерство, брокерские операции, посредничество (предоставление агентов-посредников), капиталовложения, услуги инвестиционных трестов, выпуск и хранение ценных бумаг, биржевые операции с ценными бумагами;

37-го - установка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, информация по вопросам ремонта, уничтожение крыс, мышей, уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных;

39-го - перевозки, экспедирование, переноска, разгрузка и выгрузка грузов, посредничество в перевозках, брокерские операции по транспорту, хранение товаров на складах, прокат складов и транспортных средств, информация по вопросам транспорта и хранения, услуги автоводителей, предварительный заказ транспортных средств;

42-го - исследования технические, в области химии, инженерные конструкторские работы, экспертиза, уничтожение вредителей сельского хозяйства, профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями, реализация товаров, магазины, снабжение продовольственными товарами.

Сравнительный анализ, проведенный Роспатентом, показал, что обозначение "ОВЕН" по заявке N 2015722110 и товарный знак "ОВЕН" по свидетельству Российской Федерации N 151757 являются тождественными по фонетическому, графическому и семантическому признакам.

Тождество сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам предпринимателем не оспаривается.

При этом сравнительный анализ товаров 16-го и услуг 36-го, 37-го и 39-го классов МКТУ, для которых испрашивалась правовая охрана заявленному обозначению, и товаров 16-го и услуг 36-го, 37-го и 39-го классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 151757, показал, что данные товары и услуги совпадают полностью. Сравнительный анализ услуг 35-го и 42-го класса МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана заявленному обозначению, и услуг 35-го и 42-го класса МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, показал, что данные товары и услуги совпадают частично, а именно по 35-му классу в отношении услуг: исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями, и в отношении услуг 42-го - инженерные конструкторские работы, экспертиза, профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями, снабжение продовольственными товарами.

На основании вышеизложенного, Роспатент пришел к выводу о том, что предприниматель уже является обладателем исключительного права на товарный знак "ОВЕН" в отношении указанных товаров 16-го и услуг 35-го (исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями), 36-го, 37-го, 39-го и 42-го (инженерные конструкторские работы, экспертиза, профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями) классов МКТУ, поэтому ему не может быть предоставлено еще одно исключительное право на тождественный товарный знак в отношении идентичных товаров и услуг.

В то же время Роспатент принял решение о регистрации товарного знака по заявке N 2015722110 в отношении следующих услуг МКТУ, а именно:

35-го - аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по оптовой и розничной продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; снабжение продовольственными товарами;

36-го - посредничество (предоставление агентов-посредников), включенное в 36-ой класс;

42-го - экспертиза, включенная в 42-ой класс, профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями, включенные в 42-ой класс.

Изучив материалы дела и доводы заявления предпринимателя, суд пришел к выводу о том, что отказ Роспатента в удовлетворении возражения предпринимателя основан на правильном применении норм материального права.

Согласно пункту 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с подпунктом (б) пункта 14.4.2.2 Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпункте (в) пункта 14.4.2.2 Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Следовательно, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают, т.е. являются одинаковыми.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Как указано в пункте 4.2.1 Методических рекомендаций N 197, графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

Графическое сходство может усилить сходство обозначений или, наоборот, ослабить его. Например, использование одинакового алфавита усиливает сходство обозначений (пункт 4.2.2.2. Методических рекомендаций N 197).

Проведя сравнительный анализ словесного обозначения по заявке N 2015722110 и противопоставленного товарного знака, суд пришел к выводу об их тождественности, при этом расхождения в графике судом не установлено, поскольку выполнение словесного обозначения "ОВЕН" по заявке N 2015722110 с небольшим наклоном, но одними и теми же буквами, в едином цветовом исполнении, с расположением букв по отношению друг к другу, графическим исполнением заглавными буквами сравниваемых обозначений не изменяет общего зрительного впечатления, то есть не влияет на восприятие сравниваемых обозначений как тождественных.

Как указывалось выше, выводы Роспатента о тождественности сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам не оспариваются.

Таким образом, следует признать правильным и обоснованным вывод Роспатента о тождественности сравниваемых словесных обозначений.

Отсутствуют правовые основания и для переоценки выводов Роспатента об однородности товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана обозначению "ОВЕН" по заявке N 2015722110, и противопоставленного товарного знака.

Пунктом 14.4.3 Правил предусмотрено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Так, согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся:

- род (вид) товаров;

- назначение товаров;

- вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Предприниматель не оспаривает, что им подана заявка N 2015722110 на регистрацию обозначения "ОВЕН" в качестве товарного знака в отношении идентичных и однородных товаров и услуг, для которых представлена правовая охрана по противопоставленному товарному знаку.

Следует отметить, что услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по заявке N 2015722110, а именно: розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по оптовой и розничной продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; снабжение продовольственными товарами, однородны услугам 42-го класса МКТУ - реализация товаров, магазины, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, исходя из рода, вида оказываемых услуг, их взаимозаменяемости и дополняемости, а также круга потребителей.

В то же время услуга "брокерские операции по транспорту" согласно 10-ой редакции МКТУ отнесена к 37-му классу, а при регистрации оспариваемого товарного знака относилась к 39-му классу МКТУ.

Данные обстоятельства также подтверждают вывод Роспатента о тождественности сравниваемых обозначений.

Доводы предпринимателя о нарушении Роспатентом императивных норм пункта 6 статьи 1484 ГК РФ подлежат отклонению как основанные на неправильном применении и толковании норм материального права.

Как разъяснено в пункте 33 Обзора, серией товарных знаков являются товарные знаки одного правообладателя, зависимые друг от друга, связанные между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющие фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

Государственная регистрация серии товарных знаков допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Вместе с тем в качестве серии товарных знаков не могут быть квалифицированы тождественные товарные знаки, в которых отсутствуют какие-либо отличия.

Обоснованность выводов Роспатента о тождественности старшего товарного знака и обозначения по младшей заявке доказана представленными в материалы дела доказательствами, в связи с чем старший товарный знак и младшая заявка, состоящие из тождественного словесного обозначения, не могут быть квалифицированы в совокупности как серия товарных знаков.

Довод заявителя об отсутствии правового основания для отказа в регистрации спорного обозначения и об установленном законодателем исчерпывающем перечне оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака подлежит отклонению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

При этом не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на одно и то же средство индивидуализации, поскольку в таком случае право перестает быть исключительным.

Повторное предоставление исключительного права на тот же самый объект правовой охраны противоречит самому характеру признания прав, поскольку для наделения носителя какими-либо правами достаточно один раз зафиксировать соответствующий правовой факт. Тем самым Роспатент обоснованно исходил из того, что государственная регистрация двух тождественных товарных знаков противоречит природе исключительного права.

Данный правовой подход содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2017 по делу N СИП-464/2016, от 02.05.2017 по делу N СИП-711/2016 и от 13.06.2017 по делу N СИП-658/2016.

В отношении довода о том, что товарный знак по младшей заявке в случае его государственной регистрации будет отличаться от старшего товарного знака перечнем товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана, Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Имеет значение не полное совпадение всех товарных позиций старшего товарного знака и младшей заявки, а тождество всех товарных позиций, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны по младшей заявке, товарным позициям старшего товарного знака.

Повторное предоставление исключительного права на тот же самый объект правовой охраны противоречит самому характеру признания прав, поскольку для наделения носителя какими-либо правами достаточно один раз зафиксировать соответствующий правовой факт.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В подпункте 2.5.2 Правил отмечено, что к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

При этом перечень случаев, когда государственная регистрация товарного знака может противоречить общественным интересам, не является исчерпывающим.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2017 по делу N СИП-464/2016.

Государственная регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права, фактически означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам.

Соответственно, государственная регистрация такого товарного знака противоречит подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Неуказание конкретной нормы права, на основании которой Роспатентом вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, следует признать нарушением процедуры государственной регистрации товарных знаков.

Согласно пункту 14.8 Правил, если в результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что обозначение не соответствует, по крайней мере, одному из требований, предусмотренных пунктом 2.3 названных Правил для всего перечня товаров и услуг, заявителю направляется решение об отказе в регистрации товарного знака с приведением основанных на нормах закона и Правилах мотивов отказа в регистрации товарного знака.

В оспариваемом решении Роспатента не приведена конкретная норма права, послужившая основанием для отказа в государственной регистрации обозначения "ОВЕН " в качестве товарного по заявке N 2015722110.

Вместе с тем соответствующие мотивы приведены, при этом эти мотивы охватываются конкретной нормой права - подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений (действий) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Аналогичный подход подлежит применению и при оценке соблюдения Роспатентом процедуры государственной регистрации товарных знаков.

Допущенное Роспатентом нарушение процедуры не носит существенного характера, поскольку само по себе не воспрепятствовало реализации предпринимателем каких-либо прав и не повлекло за собой неполноты и необъективности рассмотрения возражения этого лица.

В силу части 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

При таких обстоятельствах у суда отсутствуют предусмотренные законом основания для отмены оспариваемого ненормативного правового акта, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что заявленные требования удовлетворению не подлежат.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 107, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Кручинина Н.А

Судья

Васильева Т.В.

Судья

Погадаев Н.Н.