Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 июля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 11 июля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной H.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Алимурадовой И.К.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "АльтерВЕСТ XXI век" (ул. Дорожная, д. 1, д. Губцево, пос. Первомайское, Москва, 108807, ОГРН 1035005900600) об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (Бережковская наб, д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), принятого 28.12.2016, о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 493476.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное государственное унитарное предприятие "Творческо-производственное объединение "Киностудия "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ" (ул. Долгоруковская, д. 23-А, оф.29, Москва, 127006, ОГРН 1047707001187).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Малолетнев Р.А. (по доверенности от 14.03.2017);

от Роспатента - Слепенков А.С. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-489/41); Халявин С.Л. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-483/41).

от третьего лица - Стружков А.В. (по доверенности от 04.07.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "АльтерВЕСТ XXI век" (далее - Общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об отмене решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), принятых 28.12.2016, о признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 418278, N 493476, N 457678, N 418277, N 426369.

Определением суда от 24.04.2017 требование Общества об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), принятого 28.12.2016, о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 493476 выделено в отдельное производство в рамках дела N СИП-218/2017.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное государственное унитарное предприятие "Творческо-производственное объединение "Киностудия "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ" (далее - Киностудия).

В судебное заседание явились представители всех лиц, участвующих в деле.

Представитель Общества заявленные требования поддержал, просил их удовлетворить.

Представитель Роспатента возражал против их удовлетворения по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Представитель третьего лица по существу поддержал правовую позицию Роспатента.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, товарный знак по заявке N 2011706675 с приоритетом от 10.03.2011 зарегистрирован 08.08.2013 на имя Общества за N 493476 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "мороженое, мороженое фруктовое, порошки для мороженого, пищевой лед" (свидетельство Российской Федерации на товарный знак N 493476).

В Роспатент 08.11.2016 поступило возражение Киностудии против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 493476 в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован, мотивированное несоответствием указанной регистрации подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). В возражении Киностудия указала на свою заинтересованность в оспаривании правовой охраны названного товарного знака ввиду принадлежности ей ранее возникших (до даты приоритета) исключительных прав на мультипликационные фильмы (аудиовизуальные произведения) "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино", которые, по мнению Киностудии, были нарушены вследствие регистрации спорного товарного знака.

Ссылаясь на несоответствие регистрации спорного обозначения требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, Киностудия просила принять во внимание то обстоятельство, что визуальное сравнение персонажей "Кот Матроскин" и "Корова Мурка" мультипликационных фильмов "Зима в Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и товарного знака Общества свидетельствует о том, что были использованы одни и те же персонажи, в связи с чем оспариваемый товарный знак включает изображение Кота Матроскина и Коровы Мурки из мультипликационных фильмов "Зима в Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" тогда как право на такую переработку правообладателем Обществу не передавалось.

В отзыве на возражение Общество не согласилось с доводами подателя возражения, сообщило, что спорный товарный знак зарегистрирован и используется правомерно, на основании заключенных авторских и лицензионных договоров, как с автором литературного произведения "Дядя Федор, пес и кот" Эдуардом Успенским, так и с иными лицами. Также Общество отметило, что изображения, использованные в товарном знаке, созданы по заказу Общества на основании договоров о разработке дизайна. Кроме того Общество указало, что спорный товарный знак не тождественен изображению персонажей из мультипликационных фильмов, на которые ссылалась Киностудия. Названные правообладателем договоры были представлены в материалы административного дела.

Кроме того, Обществом было представлено заключение специалиста - Богояковой Э.В. (ООО "Агентство независимых экспертов"), согласно которому изображение кота анимационных фильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Просто квашино", "Зима в Простоквашино" с изображением кота в продукции "Деревня Простоквашино" не являются сходными до степени смешения и тождественными.

Установив, что Киностудия является обладателем авторского права в отношении анимационных фильмов "Трое из Простоквашино" (создан в 1978 году), "Каникулы в Простоквашино" (создан в 1980 году) и "Зима в Простоквашино" (создан в 1984 году), а также, что персонажами указанных анимационных фильмов являются такие популярные герои, как "Почтальон Печкин", "Дядя Федор", "Кот Матроскин", "Пес Шарик", "Корова Мурка", Роспатент признал Киностудию лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

При сравнительном анализе персонажа "Кот Матроскин" анимационного фильма "Зима в Простоквашино" и фигурки кота, изображенного на оспариваемом товарном знаке, Роспатент признал, что это один и тот же персонаж, поскольку совпадают его характерные черты: форма головы, ушей, глаз, а также поза, мимика, одежда.

При сравнительной анализе персонажа "Корова Мурка" анимационного фильма "Каникулы в Простоквашино" и изображения коровы на оспариваемом товарном знаке, Роспатент также признал, что это один и тот же персонаж, поскольку совпадает его внешний вид и характерные черты.

С учетом названных обстоятельств Роспатент пришел к выводу, что оспариваемый товарный знак включает персонажи "Кот Матроскин" и "Корова Мурка", авторское право на которые возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и правообладателем которого является Киностудия.

Одновременно Роспатент отметил, что использованием (воспроизведением) персонажа является не точное копирование какого-либо кадра анимационного произведения, а использование деталей образа, характера и внешнего вида этого персонажа, которые делают его узнаваемым.

Принимая во внимание изложенное Роспатент установил, что регистрация спорного товарного знака не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, Роспатентом были отклонены ссылки правообладателя на представленные им договоры, поскольку предметом договора от 05.04.2006 является уступка иных товарных знаков N 184871, 168985, 183605, 181867, 183600, 275751, 230804, 234731 в пользу ЗАО "Хладокомбинат "Ново-Спасское", а не в пользу Общества, а договоры от 18.07.2013 N 1/2-07/13 и от 18.04.2014 N 1-14 заключены позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении договора от 05.04.2006 (предоставление Успенским Э.Н. ЗАО "Хладокомбинат Ново-Спасское" права использования художественных образов и названий персонажей литературного произведения "Дядя Федор, пес и кот") и согласия ЗАО "Хладокомбинат Ново-Спасский" на регистрацию товарного знака по заявке N 2011706675, Роспатент счел необходимым отметить, что эти документы касаются названий персонажей и их художественных образов, содержащихся в литературном произведении, и не относятся к персонажам анимационного фильма.

В свою очередь, как указал Роспатент, договор о разработке дизайна упаковки от 12.09.2006 не содержит эскизов упаковки, в связи с чем отсутствует возможность установить вид разработанных упаковок и сопоставить его с оспариваемым товарным знаком и персонажами "Кот Матроскин" и "Корова Мурка" анимационного фильма "Зима в Простоквашино".

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял решение от 28.12.2016 об удовлетворении возражения Киностудии, признанной Роспатентом заинтересованным лицом в подаче возражения; предоставление правовой охраны спорному товарному знаку было признано недействительным.

Общество, полагая, что решение Роспатента от 28.12.2016 нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности и не соответствует требованиям действующего законодательства, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В заявлении Общество ссылалось на то обстоятельство, что оно обладает правами на использование всех персонажей литературного произведения "Дядя Федор, пес и кот" на основании авторского договора с автором этого произведения - Э. Успенским, а также на основании договоров с иными лицами, являющимися правообладателями товарных знаков, созданных на основе персонажей из книги Э. Успенского.

При этом Общество указало, что обозначение, зарегистрированное в качестве спорного товарного знака, было создано на основании договоров о разработке дизайна от 12.09.2006 N 18-06 и от 09.10.2013 N 22/10-12. При разработке спорного обозначения исполнителями по договору о разработке дизайна использовались рисунки и описание персонажей, которые были созданы Э. Успенским в его произведении "Дядя Федор, пес и кот".

По мнению Общества, спорное обозначение является самостоятельным и не имеет ничего общего с пресонажами из мультипликационных фильмов, исключительные права на которые принадлежат Киностудии. В частности, в подтверждение названного обстоятельства Обществом было приведено заключение специалиста общества с ограниченной ответственностью "Агентство независимых экспертиз" Боргояковой Эллы Витальевны от 20.12.2016 N 61/016, согласно которому между персонажем "Кот Матроскнн" мультипликационных фильмов, исключительные права на которые принадлежат Киностудии, и спорным товарным знаком, были установлены существенные различия, исключающие какое-либо сходство сравниваемых объектов интеллектуальных прав.

Также Общество в заявлении выразило несогласие с произведенной Роспатентом оценкой сравниваемых изображений, полагая его выводы субъективными, поверхностными (умозрительными) и ничем не обоснованными.

Роспатент в отзыве возражал против доводов Общества.

Так, Роспатент указал, что из анализа сравниваемых изображений следует, что изобразительные элементы спорного товарного знака воспроизводят изображение персонажей известных в Российской Федерации мультфильмов: "Зима в Простоквашино" (впервые мультфильм был показан в 1984 году) - персонаж "Кот Матроскин"; "Каникулы в Простоквашино" (впервые мультфильм был показан в 1980 году) - персонаж "Корова Мурка", поскольку в нем используются узнаваемые черты названных персонажей: детали образа и внешнего вида.

При этом Роспатент, ссылаясь на положения статьи 1229 ГК РФ и разъяснения, изложенные в пункте 4 Справки о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения Судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключительных прав, утвержденной президиумом Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 N СП-23/29, не согласился с доводами Общества о существенном различии сравниваемых изображений, указывая на то, что наличие некоторых отличий изобразительных элементов спорного товарного знака от изображений персонажей мультфильмов "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино" не может влиять на вывод о том, что данные элементы воспроизводят изображения известных персонажей аудиовизуальных произведений.

Также Роспатент отметил, что заключение авторского договора от 05.04.2006 N 1-У с Э. Успенским на использование персонажей литературного произведения "Дядя Федор, пес и кот" не может подтверждать права Общества на использование персонажей из мультфильмов "Зима в Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" поскольку исключительные права на этих персонажей у Э. Успенского отсутствовали.

При этом Роспатент, ссылаясь на правовую позицию, изложенную в пункте 12 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), отметил, что исключительные права на аудиовизуальные произведения, созданные до 03.08.1992, принадлежат предприятию, осуществившему съемку произведения, или его правопреемнику, тогда как у физических лиц, принимавших участие в создании таких произведений в указанный период, исключительные права на эти произведения и их персонажей отсутствуют.

Третье лицо поддержало позицию Роспатента, считая оспариваемое решение этого органа соответствующим действующему законодательству.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей заявителя, Роспатента и третьего лица, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"),

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения Общества против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается Обществом в заявлении, поданном в суд.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебной коллегией установлено следующее.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29), при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2011706675 (10.03.2011), правовая база для оценки охраноспособности включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32.

Одновременно к порядку оспаривания и процедуре рассмотрения возражений применяются ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи возражения), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56.

В силу подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492 ГК РФ) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи возражения) возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При этом следует отметить, что с учетом положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных персонажам известных в Российской Федерации на дату подачи заявки произведений, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу N СИП-414/2016.

Как усматривается из материалов дела, при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 493476 Киностудией были представлены договор от 29.12.2011 N 464/12 об отчуждении исключительных прав на аудиовизуальные произведения, созданные на киностудии "Союзмультфильм", и приложение N 1 к нему, DVD-диск с мультфильмами "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино".

Так, Роспатент при рассмотрении возражения, исходя из представленных в материалы административного дела документов, установил принадлежность Киностудии исключительных авторских прав на персонажи как часть мультипликационных фильмов "Зима в Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Трое из Простоквашино", в связи с чем признал Киностудию лицом, заинтересованным в подаче возражения.

Согласно абзацу 1 статьи 486 Гражданского кодекса РСФСР, утвержденного Законом РСФСР от 11.06.1964 "Об утверждении Гражданского кодекса РСФСР", авторское право на кинофильм или телевизионный фильм принадлежит предприятию, осуществившему его съемку.

В судебном заседании 31.05.2017, проведенном в рамках дела N СИП-150/2017, при участии представителей всех лиц, участвующих в деле (перечень лиц, участвующих в настоящем деле и деле N СИП-150/2017 совпадает) был фрагментарно просмотрен DVD-диск, который был также представлен в при рассмотрении Роспатентом настоящего дела в административном порядке. Из его содержания следует, что в 1980 и 1984 годах Киностудия "Союзмультфильм" осуществила съемку анимационных фильмов "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино" соответственно.

Авторское право на аудиовизуальное произведение, а, следовательно, и на персонажи мультипликационного фильма - действующие лица в произведении, признается за юридическим лицом - предприятием, осуществившим съемку фильма, что соответствовало требованиям части 1 статьи 486 ГК РСФСР 1964 года, действовавшей на момент создания мультипликационного фильма "Зима в Простоквашино".

В соответствии со статьей 486 ГК РСФСР 1964 года авторское право на кинофильмы принадлежало Киностудии "Союзмультфильм" как предприятию, осуществившему съемку фильма, и действовало бессрочно (статья 498 ГК РСФСР). Объем авторского права Киностудии "Союзмультфильм" определялся статьей 479 ГК РСФСР и включал в себя в том числе право на опубликование, воспроизведение и распространение своих произведений всеми дозволенными законом способами.

Авторское право Киностудии "Сюзмультфильм" на фильмы было сохранено за ней и после введения в действие Закона Российской Федерации от 09.07.1993 N 5351-I "Об авторском праве и смежных правах" (пункт 4 постановления Верховного Совета РФ от 09.07.1993 N 5352-I "О порядке введения в действие Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах", статья 6 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ).

Статья 6 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ указывает, что авторское право юридических лиц, возникшее до 3 августа 1993 года, то есть до вступления в силу Закона Российской Федерации от 09.07.1993 N 5351-I "Об авторском праве и смежных правах", прекращается по истечении семидесяти лет со дня правомерного обнародования произведения, а если оно не было обнародовано - со дня создания произведения. К соответствующим правоотношениям по аналогии применяются правила части четвертой ГК РФ. Для целей их применения такие юридические лица считаются авторами произведений.

В пункте 12 Обзора разъяснено, что права на персонажи аудиовизуальных произведений - мультипликационных фильмов, созданных до 3 августа 1992 года, принадлежат предприятию, осуществившему съемку мультфильма, то есть киностудии (или ее правопреемнику).

Кроме того, в названном пункте установлено, что обладателем исключительных авторских прав на мультипликационные фильмы, созданные до 3 августа 1992 года, на 2011 год являлось федеральное государственное унитарное предприятие "Объединенная государственная киноколлекция" (далее - ФГУП "ОГК").

В материалы административного дела Киностудией был представлен договор от 29.12.2011 N 464/12 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии "Союзмультфильм", заключенный между ФГУП "ОГК" и Киностудией, согласно пункту 2.1 которого ФГУП "ОГК" передает (отчуждает) Киностудии, а Киностудия за вознаграждение приобретает исключительное право на Произведения в полном объеме. Согласно приложению от 29.12.2011 N 1 к названному договору, в составе переданных Киностудии произведений также были и мультипликационные фильмы "Зима в Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", и "Трое из Простоквашино".

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия полагает, что выводы Роспатента относительно наличия у Киностудии исключительных прав на вышеназванные мультипликационные фильмы, равно как и наличия заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку являются верными. Кроме того, суд обращает внимание на то, что указанные выводы не оспаривались в ходе рассмотрения судебного спора лицами, участвующими в деле.

Таким образом, в настоящем деле подлежат проверке доводы Общества, касающиеся оспаривания выводов Роспатента, сделанных при рассмотрении возражения по существу.

Как уже указывалось, согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492 ГК РФ) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Судебная коллегия учитывает, что известность мультипликационных фильмов "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", их персонажей "Кот Матроскин" и "Корова Мурка", а также возникновение прав на них ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 493476 заявителем не оспаривается. При этом судебная коллегия осуществляет ревизию оспариваемого решения Роспатента в пределах доводов заявителя, изложенных в заявлении, поданном в суд.

Как усматривается из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 493476 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы "Матроскин", "ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО", "МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ", "ВАНИЛЬНОЕ", выполненные буквами русского алфавита в оригинальной графике, и изобразительные элементы в виде стилизованного изображения кота, расположенного в центре обозначения и стилизованного изображения коровы, расположенного в нижней части знака. Словесные элементы "МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ", "ВАНИЛЬНОЕ" являются неохраняемыми.

В поданном в суд заявлении Общество ссылается на наличие у него прав на использование всех персонажей, а также названий литературного произведения "Дядя Федор, пес и кот" на основании авторского договора с Эдуардом Успенским, а также на основании договоров с иными правообладателями на товарные знаки, созданные на основании персонажей названного литературного произведения. Заявитель указывает, что в 2003 году Эдуардом Успенским было создано ООО "Чебурашка", на него были зарегистрирован ряд товарных знаков, в том числе словесный товарный знак "Кот Матроскин" (свидетельство Российской Федерации на товарный знак N 168985, приоритет - 15.05.1998). Право на названный товарный знак в части товарных позиций 30-го класса МКТУ "мороженое, пищевой лед" 24.01.2007 по договору уступки было передано ЗАО "Хладокомбинат Ново-Спасское" (выдано свидетельство Росссийской Федерации на товарный знак N 319892), которое предоставило Обществу право использования товарного знака по лицензии (регистрация лицензионного договора 24.11.2008 РД 0043698) В 2009 году исключительное право на этот товарный знак перешло Обществу. Также на ООО "Чебурашка" был зарегистрирован словесный товарный знак "ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО" (свидетельство Российской Федерации N 168889, приоритет от 15.05.1998). Право на названный товарный знак в части товарных позиций 30-го класса МКТУ "мороженое, пищевой лед" 24.01.2007 по договору уступки было передано ЗАО "Хладокомбинат Ново-Спасское" (выдано свидетельство Росссийской Федерации на товарный знак N 319891), которое предоставило Обществу право использования товарного знака по лицензии (регистрация лицензионного договора 24.11.2008 РД 0043698) В 2014 году исключительное право на этот товарный знак перешло Обществу.

В развитие словесных товарных знаков "Кот Матроскин" и "ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО" Общество на основании договора о разработке дизайна от 12.09.2006 N 18-06, заключенного с ООО "Diena pirms Janu nakts", подало заявку на регистрацию спорного комбинированного товарного знака, включающего словесный элемент "Матроскин" "ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО", иные неохраняемые словесные элементы, стилизованную фигурку кота в центре и стилизованную голову коровы в окружности в правой нижней части, изображенных на цветном фоне с добавлением отдельных элементов графики.

При таких обстоятельствах заявитель полагает, что имеет право использовать словесные элементы "Матроскин" и "ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО" как вследствие обладания словесными товарными знаками, так и в силу получения разрешения от автора литературного произведения - Э.Успенского.

В свою очередь, изобразительные элементы оспариваемого товарного знака (кот и корова) не являются тождественными персонажам анимационных фильмов, как в силу дополнительный графических элементов, так и вследствие наличия значительных отличий используемого в принадлежащем ему товарном знаке изображения кота и персонажа "Кот Матроскин" анимационного фильма "Зима в Простоквашино", отличий используемого в товарном знаке изображения коровы и персонажа "Корова Мурка" анимационного фильма "Каникулы в Простоквашино".

Исследовав доводы, изложеные в заявлении Общества, судебная коллегия считает необходимым отметить следующее.

Подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака, не допускал регистрации тождественных с персонажами известных произведений товарных знаков. Положение, не допускающее регистрацию товарных знаков, сходных до степени смешения с персонажем известного произведения, включено в названную норму позднее и не может быть применимо к спорным правоотношениям. Подлежит учету только тождество конкурирующих средства индивидуализации и объектов авторского права.

В свою очередь, оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает словесный элемент "Матроскин", "ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО", стилизованное изображение кота, стилизованное обозначение головы коровы и фон с включением отдельных графических элементов (цветков).

Таким образом, товарный знак в целом представляет собой композицию и не является тождественным ни с персонажем "Кот Матроскин" анимационного фильма "Зима в Простоквашино", ни с персонажем "Корова Мурка" анимационного фильма "Каникулы в Простоквашино".

Вместе с тем, закон не делает различий между отдельными видами товарных знаков (словесными, изобразительными или комбинированными), поэтому основания для отказа в регистрации товарного знака должны применяться к товарным знакам всех видов с учетом особенностей вида товарного знака.

Персонаж аудиовизуального произведения, зафиксированный в аудиовизуальном ряде, представляет собой динамически рисованный образ, нашедший свое воплощение в совокупности признаков внешнего вида, черт характера этого персонажа, характера его движений, жестов, артикуляции, мимики.

Персонаж как динамический образ не связан с внешним окружением, имеющимся на том или ином конкретном кадре аудиовизуального произведения.

Таким образом, персонаж не может содержать словесных элементов, а также элементов фона (окружения), а представляет собой динамический образ сам по себе со всеми присущими ему чертами.

При анализе на предмет тождественности персонажа аудиовизуального произведения и комбинированного товарного знака не могут учитываться включенные в этот товарный знак словесные элементы, а также иные графические элементы, за исключением стилизованной фигурки животного.

В настоящем деле с целью выявления тождественности подлежит сравнению персонаж "Кот Матроскин" аудиовизуального произведения "Зима в Простоквашино" и стилизованная фигурка кота, занимающая наиболее значимое (доминирующее) положение в оспариваемом товарном знаке.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 28.10.2015 N 300-ЭС15-8916.

Осуществив в рамках своих полномочий сравнение динамического образа "Кот Матроскин", являющегося персонажем аудиовизуального произведения, обладающего набором признаков, создающих его индивидуализацию и узнаваемость, и изображение стилизованного кота, выполненное на оспариваемом товарном знаке, судебная коллегия приходит к выводу, о том, что этот кот явно узнаваем и безусловно является персонажем "Кот Матроскин" аудиовизуального произведения "Зима в Простоквашино".

При этом те отличительные признаки, на которые указывает заявитель, не влияют на эту явную узнаваемость. Так, любой известный персонаж не перестает быть узнаваемым, если будут изменены некоторые элементы его одежды, на которые не акцентируется внимание (шапочка, наклоненная на другой бок, узел шарфика с другой стороны), изменен цвет отдельных элементов одежды (шапочка, шарфик), либо будут внесены незначительные изменения в его "внешность" (усы, ладошки иного цвета, немного более широкие или узкие полоски тельняшки и проч.), которые не повлияют на его очевидную узнаваемость.

С учетом изложенного судебная коллегия считает, что Роспатент пришел к правильному выводу об использовании в оспариваемом товарном знаке в качестве доминирующего (центрального, наиболее значимого) элемента изображения кота, тождественного персонажу "Кот Матроскин" аудиовизуального произведения "Зима в Простоквашино".

Судебной коллегией отклоняется ссылка заявителя на заключение специалиста Богояковой Э.В., поскольку в заключении сравнивались иные объекты: персонаж "Кот Матроскин" мультипликационных произведений "Зима в Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Трое из простоквашино" и этикетки производимой обществом продукции (а не спорный товарный знак). Кроме того, те отличия, которые выявил специалист, привели к выводу о нетождественности по способу оформления, в то время как судебная коллегия проводит сравнение образа персонажа мультфильма и кота, изображенного на товарном знаке, по общему впечатлению с точки зрения узнаваемости персонажа.

Кроме того, в товарном знаке использовано стилизованное обозначение головы коровы, в которой узнается персонаж "Корова Мурка" анимационного фильма "Каникулы в Простоквашино".

Данный элемент не занимает доминирующее положение, однако совместное его изображение на одном товарном знаке с фигуркой кота, тождественного персонажу "Кот Матроскин", дополнительно усиливает степень узнаваемости этих стилизованных изображений животных и очевидности их ассоциативной связи с персонажами мультфильмов "Зима в Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино".

При этом использование в товарном знаке словесных элементов "Матроскин" и "ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО", пусть даже и законное и не оспариваемое Киностудией, влияет на визуальное восприятие фигурок кота и коровы и устраняет всякие сомнения в том, что данный кот является именно персонажем "Кот Матроскин", а корова - персонажем "Корова Мурка" мультфильмов "Зима в Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино".

Судебной коллегией отклоняется довод заявителя о правомерности регистрации такого товарного знака вследствие наличия у него прав на использование персонажей литературного произведения "Дядя Федор, пес и кот".

Судебной коллегией исследовано названное произведение (выраженное в письменной форме) в части приведенного описания литературного персонажа. В названном произведении содержится следующее описание кота: "...на окне кот сидит. Большой пребольшой, полосатый.", говорящий - "у профессора жил, который язык зверей изучал. Вот и выучился", "из морских котов, из корабельных", "очень я по океанам тоскую. Только я воды боюсь", "коты полосатые и матросы тоже", "мне нравися такая фамилия - Матроскин. И морская и серьезная".

Корова описывается следующим образом: "Корова рыжая, мордастая и важная такая. Ну просто профессор с рогами. Только очков не хватает... Я её Муркой назову в честь бабушки. Вон она какая красивая!.... корова видимо балованная была, она на дядю Федора с рогами...твоя корова психическая пусть она на цепи сидит, раз она такая дурочка".

Приведенные описания, выраженные в письменной форме, дают представление лишь о некоторых чертах характера, знаниях и умениях персонажей, однако каждый читатель создает свой образ каждого персонажа путем фантазии и домысливания. Кроме того, Киностудией представлен в материалы дела экземпляр этого литературного произведения, выпущенный до даты создания мультфильма, в котором имеются рисунки художника Г. Калиновского, кардинальным образом отличающиеся от персонажей созданного впоследствии аудиовизуального произведения.

Киностудией были представлены на обозрение экземпляры произведения, выпущенные позже даты создания мультфильма (отдельные фотографии страниц приобщены к материалам дела и описаны в протоколе), в каждом из которых разные художники изобразили свое (персональное, субъективное, особое) видение персонажей, основанное на приведенном в произведении описании.

Судебная коллегия приходит к выводу, что в литературном произведении содержатся такие описания кота Матроскина и коровы Мурки, которые дают как читателю, так и художнику широкие возможности для фантазии и домысливания образа.

С учетом изложенного, ссылка заявителя на наличие у него прав на использование персонажей литературного произведения (выраженных в письменной форме) не свидетельствует о законности использования им персонажей аудиовизуального произведения (динамически рисованных образов) в товарном знаке.

Довод заявителя о том, что им использован не персонаж аудиовизуального произведения, а рисунки, выполненные по его заказу на разработку дизайна этикеток продукции, подлежит отклонению. Обществом не представлено заказов на разработку дизайна, актов выполненных работ с приложением эскизов выполненного дизайна. Договор от 12.09.2006 предусматривает возможность внесения заказчиком (Обществом) изменений в разработанный исполнителем дизайн.

К представленным Обществом с договором отдельным листам судебная коллегия относится критически: данные изображения не являются приложением к договору или актам приема-передачи, на них отсутствует дата и адресат, которому они направлялись.

Договор от 09.10.2013 заключен позднее даты приоритета спорного товарного знака.

Судебной коллегией проанализированы все доводы, изложенные в поданном в суд заявлении и не установлено оснований, свидетельствующих о незаконности оспариваемого решения Роспатента.

Роспатентом правильно применена норма пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, по результатам сравнения персонажа "Кот Матроскин" аудиовизуального произведения "Зима в Простоквашино" и используемого на спорном товарном знаке Общества стилизованного изображения кота, а также сравнения персонажа "Корова Мурка" аудиовизуального произведения "Каникулы в Простоквашино" и используемого на спорном товарном знаке Общества стилизованного изображения коровы сделан правильный вывод об их тождественности.

Таким образом решение Роспатента соответствует требованиям действующего законодательства, оснований для его отмены не имеется, требования заявителя удовлетворению не подлежат.

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего заявления подлежат возложению на Общество.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "АпьтерВЕСТ XXI век" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина