Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 июня 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 19 июня 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Зелдис" (ул. Комсомольская, д. 1, г. Подольск, Московская обл., 142100, ОГРН 1057746394518) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 31.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 22.03.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности аннулировать государственную регистрацию указанного товарного знака.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" (пер. Кулаков, д. 9, стр. 1, Москва, 129626, ОГРН 1127747121480).

В судебном заседании (до и после перерыва) приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Зелдис" - Комаров Е.А. и Стрелков A.Л. (по совместной доверенности от 21.12.2015);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кольцова Т.В. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-582/41);

от общества с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" - Корнейчук O.Л. (по доверенности от 01.01.2017 N ФФ/20), Ласунская А.В. (по доверенности от 30.03.2017) и Медведев Н.Ю. (по доверенности от 12.04.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Зелдис" (далее - общество "Зелдис") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 22.03.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850 и об обязании Роспатента аннулировать государственную регистрацию указанного товарного знака.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью НПО "ФораФарм" (далее - общество НПО "ФораФарм").

В обоснование заявленных требований общество "Зелдис" указывает на то, что Роспатент проигнорировал наличие высокой степени сходства сравниваемых обозначений по фонетическому и графическому признакам, а также неверно установил отсутствие семантического сходства этих обозначений, в связи с чем пришел к неправомерному выводу об отсутствии между противопоставленными товарными знаками сходства до степени смешения.

Заявитель, опровергая вывод Роспатента об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений, ссылается на общность заложенных в эти обозначения идей, которые, по его мнению, связаны с тем, что в данных обозначениях словесный элемент "Лошадиная" употребляется в значении, описывающем максимально возможный, значительно более полезный эффект, возникающий в результате применения того или иного состава, что, в свою очередь, может вызывать у потребителей схожие ассоциации относительно производителя конкретного товара.

Общество "Зелдис" отмечает, что товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку общества НПО "ФораФарм" (с учетом сокращения перечня), однородны товарам, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам общества "Зелдис". При этом, с точки зрения общества "Зелдис", сходство этих товарных знаков до степени смешения и однородность товаров, в отношении которых им предоставлена правовая охрана, являются ключевыми факторами в вопросе оценки вероятной возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Заявитель полагает, что Роспатент необоснованно не принял во внимания результаты социологического исследования, изложенные в заключении лаборатории социологической экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт социологии Российской Академии Наук" (далее - Институт социологии) от 03.03.2016 N 44-2016, указав на то, что вывод о возможности введения потребителя в заблуждение сделан Институтом социологии без исследования применительно к конкретным товарам.

С учетом изложенного общество "Зелдис" считает, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 544850 противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным.

В частности, Роспатент указывает на то, что сравниваемые обозначения ("Лошадиная сила" и "Лошадиная доза") являются устойчивыми словосочетаниями, которые имеют отличные друг от друга смысловые значения, что свидетельствует об отсутствии подобия заложенных в них идей, и, как следствие, об отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков по семантическому признаку.

Как полагает Роспатент, сравниваемые обозначения также не являются сходными по фонетическому признаку, поскольку словесные элементы "сила" и "доза" имеют существенные различия (отсутствуют совпадающие слоги, различен состав гласных и согласных звуков).

С точки зрения Роспатента, поскольку сравниваемые товарные знаки являются словесными, выполненными стандартным шрифтом, то графический критерий сходства не является в рассматриваемом случае существенным, а визуальное отличие сравниваемых товарных знаков базируется на разном написании конечных словесных элементов "сила" и доза".

Роспатент, признавая однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, вместе с тем считает, что ввиду отсутствия сходства между этими товарными знаками отсутствует и принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю.

По мнению Роспатента, выводы, содержащиеся в заключении от 03.03.2016 N 44-2016, не опровергают выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте.

При этом Роспатент ссылается на недостаточную объективность представленного заявителем заключения по результатам социологического опроса, поскольку этот опрос был проведен по заказу общества "Зелдис", а в материалах дела отсутствуют первичные материалы социологического исследования (опросные листы).

Также Роспатент отмечает, что из указанного заключения следует, что вопросы о возможности смешения двух обозначений задавались респондентам безотносительно к каким-либо конкретным товарам.

Общество НПО "ФораФарм" в представленном отзыве на заявление также не согласилось с заявленными требованиями, поддержав позицию Роспатента.

При этом общество НПО "ФораФарм" указывает на то, что обществом "Зелдис" предпринимались попытки зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение "Лошадиный" (заявка N 2011713510), однако решением Роспатента от 21.11.2012 ему было отказано в государственной регистрации.

Указанное обстоятельство, по мнению общества НПО "ФораФарм", свидетельствует о том, что слово "Лошадиная", входящее в состав словесных элементов сравниваемых товарных знаков, являясь неохраноспособным, не может быть признано сильным элементом, поскольку основную индивидуализирующую функцию несут словесные элементы "сила" и "доза", которые имеют принципиальные семантические, фонетические и графические различия.

По утверждению третьего лица, выбор им обозначения "Лошадиная доза" обусловлен составом продукции, в которой содержится максимально допустимый для косметических средств процент содержания активных веществ.

Также общество НПО "ФораФарм" ссылается на отсутствие в материалах дела достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение "Лошадиная сила" было известно потребителю и ассоциировалось у него именно с обществом "Зелдис", поскольку из материалов дела усматривается, что указанное лицо не являлось ни производителем товаров, маркируемых обозначением "Лошадиная сила", ни лицом, по заказу которого они изготавливались, информация о нем отсутствует на упаковках продукции, в сопроводительных, разрешительных документах и рекламе.

Общество НПО "ФораФарм", ссылаясь на подготовленную заведующим кафедрой методологии социологических исследований Московского государственного университета Авериным Ю.П. рецензию на заключение от 03.03.2016 N 44-2016, утверждает, что при проведении социологического опроса был использован инструментарий, заведомо формировавший мнение опрашиваемых лиц.

Обществом "Зелдис" в судебном заседании 13.06.2017 были представлены письменные пояснения на отзывы Роспатента и общества НПО "ФораФарм", в которых заявитель возражает против изложенных в отзывах доводов.

Заявитель отмечает, что наличие у принадлежащего ему товарного знака приобретенной различительной способности, обусловленной наличием ассоциативной связи в сознании потребителей между этим товарным знаком и изготовителем товаров, свидетельствует о том, что обозначение воспринимается потребителем не в его изначальном смысловом значении, а именно как товарный знак конкретного производителя, то есть различительная способность обозначения определяется в первую очередь его известностью.

В подтверждение данного довода общество "Зелдис" ссылается на то обстоятельство, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 430477 был признан 23.05.2017 общеизвестным в отношении товаров 3-го класса МКТУ "шампуни; кремы косметические".

По мнению общества "Зелдис", признание указанного товарного знака общеизвестным свидетельствует о наличие у него крайне высокой различительной способности, в связи с чем угроза смешения в сознании потребителей возрастает.

В отношении доводов Роспатента и общества НПО "ФораФарм" относительно недостоверности социологического заключения от 03.03.2016 N 44-2016 общество "Зелдис" ссылается на пояснительную записку, подготовленную заведующим лабораторией социологической экспертизы Института социологии Батыковым И.В., в которой раскрываются методика проведенного исследования, порядок и способы опроса респондентов.

В судебном заседании представители общества "Зелдис" поддержали требования, изложенные в заявлении.

Представители Роспатента и общества НПО "ФораФарм" возражали против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзывах на заявления.

В судебном заседании 13.06.2017 в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, был объявлен перерыв до 15.06.2017.

После перерыва судебное заседание продолжено в прежнем составе суда, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А. и при участии тех же представителей лиц, участвующих в деле, что и до объявления перерыва.

Третье лицо в поступивших в суд 14.06.2017 письменных пояснениях ссылается на то, что факт признания товарного знака "Лошадиная сила" общеизвестным не является обстоятельством, которое может быть принято судом во внимание в рамках рассмотрения настоящего дела, поскольку наличие тождественного или сходного до степени смешения общеизвестного товарного знака является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку (подпункт 3 пункта 2 статьи 1483 ГК РФ), которое не заявлялось обществом "Зелдис" при подаче возражения от 22.03.2016.

Также общество НПО "ФораФарм" отмечает, что факт признания товарного знака "Лошадиная сила" общеизвестным не влияет на содержащийся в оспариваемом решении Роспатента вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками.

Роспатент в письменных пояснениях, представленных в судебном заседании 15.06.2017, возражая против доводов общества "Зелдис" относительно несоответствия предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850 положениям подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, указывая на то, что данное основание не было заявлено в возражении общества "Зелдис" и не являлось предметом проверки Роспатента.

Роспатент полагает, что обстоятельства признания товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 430477 общеизвестным могут быть основой для подачи нового возражения общества "Зелдис" против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Заявитель в представленных в судебном заседании 15.06.2017 письменных пояснениях ссылается на недостаточность доказательственной силы документов, представленных третьим лицом в подтверждение его довода о широком использовании иными лицами обозначения "Лошадиный" для маркировки шампуней.

Как следует из материалов дела, общество НПО "ФораФарм" является правообладателем словесного товарного знака "Лошадиная доза" по свидетельству Российской Федерации N 544850, зарегистрированного 02.06.2015 с приоритетом от 03.03.2014 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно: "кремы косметические для тела, гели для массажа тела, за исключением используемых для медицинских целей, бальзамы для тела, за исключением используемых для медицинских целей, масла косметические для тела; косметические препараты для похудания, включенные в 3-й класс".

Общество "Зелдис" 22.03.2016 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку "Лошадиная доза" по свидетельству Российской Федерации N 544850, мотивированным его несоответствием требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы возражения сводились к наличию у общества "Зелдис" серии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 485642, N 430477 и N 530642, объединенных словесным элементом "Лошадиная сила", имеющих более ранние даты приоритета, нежели оспариваемый товарный знак, и зарегистрированных в отношении однородных товаров 3-го и 5-го классов МКТУ. При этом общество "Зелдис" ссылалось на широкую известность своих товарных знаков и товаров, маркируемых ими, среди российских потребителей и сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков до степени смешения, что в совокупности способно ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, маркируемых этими товарными знаками.

Роспатент решением от 31.10.2016 отказал в удовлетворении возражения общества "Зелдис", оставив в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 544850.

При этом Роспатент исходил из отсутствия семантического и фонетического сходства сравниваемых словесных обозначений "Лошадиная доза" и "Лошадиная сила", несущественности графического сходства, что в целом обуславливает вывод о том, что сравниваемые товарные знаки несходны, в связи с чем отсутствует опасность смешения в гражданском обороте товаров, маркированных ими.

Роспатент пришел к выводу о том, что обозначение "Лошадиная сила" ассоциируется у рядового потребителя исключительно с одноименным средством по уходу за волосами, тогда как правообладатель оспариваемого товарного знака сократил перечень товаров 3-го класса МКТУ до товаров "кремы косметические для тела, гели для массажа тела, за исключением используемых для медицинских целей, бальзамы для тела, за исключением используемых для медицинских целей, масла косметические для тела; косметические препараты для похудания, включенные в 03 класс", в связи с чем использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 544850 для маркировки уточненного перечня товаров 3-го класса МКТУ не способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров.

Роспатент критически отнесся к выводам, изложенным в представленном заявителем заключении от 03.03.2016 N 44-2016, указав, что эти выводы не носят объективный характер и не свидетельствуют о возможности введения потребителя в заблуждение относительно конкретного товара.

Общество "Зелдис", полагая, что решение Роспатента от 31.10.2016 не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом НПО "ФораФарм".

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.03.2014) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, является ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил рассмотрения заявки к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Для признания возможности смешения товарных знаков в гражданском обороте должна быть установлена совокупность перечисленных обстоятельств.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и, по общему правилу, может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил рассмотрения заявки обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 указанных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Подпунктом "а" пункта 14.4.2.2 названных Правил предусмотрено, что звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Исходя из подпункта "б" того же пункта, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют, в том числе, на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил рассмотрения заявки, комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с подпунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации по определению сходства), в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов.

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков (подпункт 4.2.1.4 Методических рекомендаций по определению сходства).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 544850 представляет собой словесное обозначение "Лошадиная доза", выполненное с заглавной буквы "Л" стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 3-го класса МКТУ, а именно: "кремы косметические для тела, гели для массажа тела, за исключением используемых для медицинских целей, бальзамы для тела, за исключением используемых для медицинских целей, масла косметические для тела; косметические препараты для похудания, включенные в 3-й класс" (с учетом сокращения перечня товаров).

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 430477, N 485642 и N 530642 представляют собой словесные обозначения "Лошадиная сила", выполненные с заглавной буквы "Л" стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 430477 зарегистрирован в отношении товаров 3-го класса МКТУ, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 485642 и N 530642 - в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ.

Сопоставив обозначения "Лошадиная сила" и "Лошадиная доза" по вышеперечисленным критериям, Роспатент пришел к правомерному выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

Так, проанализировав словарно-справочные источники информации, Роспатент установил, что входящие в состав сравниваемых обозначений словесные элементы имеют следующие значения:

"лошадиная" - "1. прил. к лошадь. Лошадиный череп. Лошадиное ржанье. 2. в знач. сущ. лошадиные, лошадиных, ед. лошадиное, лошадиного, ср. Название семейства однокопытных млекопитающих (зоол.). 3. перен. Очень, непомерно большой, какой годится не человеку, а лошади";

"доза" - "точно отмеренное количество, мера чего-н. Принимать лекарство небольшими дозами. Доза излучения (количество энергии ионизирующего излучения; характеристика радиационной опасности). Лошадиная доза (разг. шутл.) об очень большом количестве чего-н. получаемого, принимаемого";

"лошадиная сила" - "единица измерения мощности, принятая Джеймсом Ваттом в XVIII столетии. Он определил это как груз массой в 250 кг, который могла поднять лошадь на высоту 0,3 м за одну секунду, то есть 1 л.с. = 75 кгм/с. Мощность на ведомом валу двигателя или мотора называлась "тормозной мощностью", или "мощностью на валу". В больших двигателях с возвратно-поступательным движением получила название "индикативной лошадиной силы" и определяется давлением в цилиндрах".

На основании данного анализа Роспатент пришел к выводу о том, что обозначения "Лошадиная доза" и "Лошадиная сила" являются устойчивыми словосочетаниями.

Коллегия судей соглашается с указанным выводом Роспатента.

Согласно подпункту 4.2.4.1 Методических рекомендаций по определению сходства, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом (например, обозначение STELLA ALPINA).

Исключение составляют устойчивые словосочетания типа ШАПКА МОНОМАХА, ELIXIR D′AMOUR, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

Не оспаривая вывод Роспатента о том, что сравниваемые обозначения являются устойчивыми словосочетаниями, заявитель вместе с тем считает, что понятия и идеи, заложенные в эти обозначения, являются схожими в силу того, что понятие "лошадиная", входящее в состав обоих обозначений употребляется в значении "очень большой, значительный".

Однако такой подход заявителя не может быть признан соответствующим вышеприведенным рекомендациям, поскольку в этом случае анализируется сходство отдельных элементов, а не всего обозначения в целом.

В рассматриваемом же случае, несмотря на тождество словесных элементов "Лошадиная", ключевым фактором в установлении семантического сходства этих товарных знаков, является совпадение элементов обозначений, на которые падает логическое ударение.

Логическое ударение в сравниваемых словосочетаниях падает на словесные элементы "сила" и "доза", поскольку они являются именами существительными (сильными элементами обозначений), а словесный элемент "Лошадиная" (слабый элемент сравниваемых обозначений) играет описательную роль, заключающуюся в раскрытии особых характеристик данных имен существительных. Указанное обстоятельство свидетельствует о слабой индивидуализирующей способности словесного элемента "Лошадиная" в сравниваемых товарных знаков, в связи с чем отклоняется соответствующий довод общества "Зелдис".

При этом дополнение словесного элемента "Лошадиная" словесными элементами "сила" и "доза" существенно изменяет первоначальное семантическое значение.

Коллегия полагает заслуживающим внимания довод общества НПО "ФораФарм" о распространенности и, соответственно, об известности потребителю обозначения "Лошадиная/Лошадиный", используемого для маркировки косметической продукции иных производителей, поскольку в материалы дела представлен достаточный объем доказательств, подтверждающих данные обстоятельства (сертификат соответствия от 03.10.2014 N МГ RU.001.П1994, выданный компании Dr. Foster AG, и декларация о соответствии Таможенного союза от 23.04.2014 в отношении бальзама для тела и ног "Лошадиный бальзам", заказ на приобретение этой продукции; распечатки с Интернет-сайтов; письмо общества с ограниченной ответственностью "Флоресан" о выпуске им шампуня-кондиционера "Лошадиная грива" с октября 2013 года, декларация о соответствии Таможенного Союза от 09.10.2012 на шампунь-кондиционер "Лошадиная грива"; декларация соответствия Таможенного союза от 02.07.2013, выданная компании Laboratorios Bilper S.A. в отношении шампуня "Лошадиный" с биотином, товарный чек от 30.05.2016 N МЕЕ203114 на приобретение шампуня "Лошадиный" с биотином; статья из журнала "Сноб" "Зачем человеку лошадиный шампунь" (09.03.2011); статья на сайте pravda.ru. "В чем секрет популярности лошадиных шампуней" (09.06.2010); статья на сайте kommersant.ru "В рамках общего озверения" (27.07.2009); статья на сайте sobesednik.ru "Все мы немножко лошади" (27.04.2010); статья на сайте fontanka.ru "Лошадиный шампунь. Треш..." (06.04.2011); статья из газеты "Мир новостей" "Люди переходят на лекарства для лошадей и коров" (16.05.2013); статья из "Ивановской газеты" "Повредит ли человеку лошадиное лечение" (11.02.2010).

В совокупности данные доказательства подтверждают факт широкого использования иными производителями косметических средств обозначений, в состав которых входит словесный элемент "Лошадиная/Лошадиный" на дату приоритета оспариваемого товарного знака, что также ослабляет индивидуализирующую функцию данного словесного элемента и, как следствие, влияет на его дальнейшее восприятие потребителем.

Из представленной в материалы дела словарно-справочной литературы следует, что словосочетание "лошадиная сила" по своему смысловому значению представляет собой общеизвестную единицу измерения мощности, а в его переносном значении - достижение эффекта, сопоставимого с параметрами, свойственными лошадям, а словосочетание "лошадиная доза", представляющее собой общеупотребимый фразеологизм, означает значительный объем какого-либо получаемого, принимаемого вещества.

Таким образом, сравниваемые словосочетания очевидно имеют различное смысловое значение, что подтверждает вывод Роспатента об отсутствии между ними семантического сходства.

Также Судом по интеллектуальным поддерживается вывод Роспатента об отсутствии между противопоставленными товарными знаками заявителя и третьего лица сходства по фонетическому признаку, поскольку, несмотря на то, что указанные товарные знаки включают в свой состав фонетически тождественный элемент "Лошадиная", они существенно отличаются звучанием последних слов, в которых отсутствуют совпадающие слоги, различен состав гласных и согласных звуков.

Факт же сходства сравниваемых обозначений по графическому признаку, обусловленный исполнением их стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в настоящем случае не оказывает существенного влияния ввиду отсутствия сходства по семантическому и фонетическому признакам.

При этом, учитывая, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, установление однородности товаров, в отношении, которых они зарегистрированы, не имеет правового значения.

Содержащийся в представленном заявителем заключении от 03.03.2016 N 44-2016 вывод о наличии между обозначениями "Лошадиная сила" и "Лошадиная доза" сходства до степени смешения не может быть признан носящим объективный характер, поскольку в материалы дела, несмотря на соответствующие доводы Роспатента и третьего лица, не представлены первичные материалы социологического исследования (опросные листы (анкеты)), в связи с чем у суда отсутствует возможность проверить подлинность результатов социологического опроса.

В рассматриваемой ситуации бремя неблагоприятных последствий несовершения процессуальных действий (непредставления доказательств) возлагается на самого заявителя (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Аналогичный правовой подход к оценке результатов социологического исследования по вопросу наличия или отсутствия сходства до степени смешения между обозначения приведен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2015 по делу N СИП-951/2014.

Представленная заявителем пояснительная записка, подготовленная заведующим лабораторией социологической экспертизы Института социологии Батыковым И.В. не может рассматриваться как доказательство достоверности результатов, содержащихся в заключении от 03.03.2016 N 44-2016.

Кроме того, исходя из поставленных перед респондентами вопросов, внимание опрашиваемых концентрировалось непосредственно на самих обозначениях без привязки к маркируемым товарам.

Учитывая, наличие у суда объективных сомнений относительно результатов социологического опроса, отраженных в вышеназванном заключении, отсутствие достаточных и допустимых доказательств, подтверждающих достоверность результатов данного социологического исследования, суд полагает, что Роспатент правомерно отказался учесть результаты социологического исследования, представленного обществом "Зелдис", при установлении сходства противопоставленных товарных знаков.

Отсутствие сходства до степени смешения между товарными знаками заявителя и третьего лица обуславливает и вывод об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Согласно мнению, выраженному в пункте 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации. Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

В отношения довода общества "Зелдис" относительно широкой известности его товарных знаков, объединенных словесным элементом "Лошадиная сила", и о наличии у потребителей ассоциации этих товарных знаков и товаров, маркированных ими, именно с обществом "Зелдис" коллегия судей отмечает следующее.

Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте, учитывая активное продвижение продукции по уходу за волосами, маркированной обозначением "Лошадиная сила" и большие объемы реализации этой продукции на территории Российской Федерации, пришел к обоснованному выводу об ассоциации у потребителя обозначения "Лошадиная сила" со средствами по уходу за волосами (шампунями, бальзамами, масками для волос).

Также Роспатентом было установлено, что указанные товары производятся рядом российских предприятий (обществами с ограниченной ответственностью "р.Косметик", "ДИНА+" и пр.) по заказу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Красота и здоровье" (далее - общество "ТД "Красота и здоровье").

Утверждая, что обозначение "Лошадиная сила" ассоциируется у потребителей исключительно с обществом "Зелдис", указанное лицо одновременно с возражением представило в материалы административного дела следующие доказательства: договор о совместной деятельности от 10.09.2012 N 10092012/1; договоры подряда с документами, подтверждающими их исполнение (акты, счета, товарные накладные); договоры купли-продажи косметической продукции с документами, подтверждающими их исполнение (товарные накладные); справки о количестве произведенной и реализованной продукции; договоры на оказание рекламных услуг с документами, подтверждающими их исполнение; эфирные справки, свидетельствующие о размещении рекламных роликов на определенных телевизионных каналах.

Анализ перечисленных доказательств показывает, что общество "Зелдис" упоминается лишь как участник договора о совместной деятельности от 10.09.2012 N 10092012/1, оказывающий организационную поддержку другим участникам этого договора. Производство, продвижение и введение в гражданский оборот продукции по уходу за волосами, маркированной обозначением "Лошадиная сила", осуществлялись иными лицами.

Имеющимися в материалах дела образцами упаковки шампуня-кондиционера "Лошадиная сила" подтверждается, что изготовителем и заказчиком производства этой продукции являлись общество "Дина+" и общество с ограниченной ответственностью "ТД "Красота и Здоровье" соответственно. Какое-либо упоминание об обществе "Зелдис" на указанных упаковках отсутствует.

Заключение от 03.03.2016 N 44-2016 также не может быть признано доказательством возможности возникновения у потребителей ассоциации между обозначением "Лошадиная сила" и обществом "Зелдис" как производителем товаров, маркированных этим обозначением, по основаниям, изложенным выше, в том числе по причине невозможности проверки объективности содержащейся в заключении информации.

В связи с этим у Суда по интеллектуальным правам не имеется достаточных оснований для вывода о том, что обозначение "Лошадиная сила" ассоциировалось у потребителя на дату приоритета спорного товарного знака непосредственно с обществом "Зелдис".

Представленные обществом "Зелдис" в судебном заседании 15.06.2017 распечатки с Интернет-сайтов, в том числе из поисковой системы "Яндекс" с запросом "Лошадиная сила Зелдис", также не опровергают вывода о недоказанности прямой ассоциативной связи между обозначением "Лошадиная сила" и обществом "Зелдис", поскольку данные распечатки сделаны 15.06.2017, то есть непосредственно перед судебным заседанием, в связи с чем данные доказательства не могут быть признаны относимыми, поскольку невозможно установить, когда размещалась указанная информация.

Кроме того, запрос в адресной строке поисковой системы "Яндекс" по ключевым словам "Лошадиная сила Зелдис" позволяет установить наличии в сети Интернет ресурсов, статей, содержащих упоминание в одном тексте этих слов, но не предоставляет возможность соотнесения потребителем товаров, маркированных товарными знаками со словесным элементом "Лошадиная сила", с обществом "Зелдис".

Иных доказательств, явно и однозначно свидетельствующих о возникновении у потребителя ассоциации между обозначением "Лошадиная сила" и обществом "Зелдис", в материалах дела не имеется.

При этом факт признания 23.05.2017 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 430477 общеизвестным в Российской Федерации не опровергает вышеуказанных выводов, так как решение Роспатента о признании этого товарного знака общеизвестным было принято на основе оценки иной совокупности доказательств, которая не была результатом оценки при рассмотрении возражения общества "Зелдис" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 544850.

Так, представитель общества "Зелдис" в судебном заседании 13.06.2017 подтвердил, что доказательства, представленные в материалы административного дела в рамках оспаривания решения Роспатента от 31.10.2016 и доказательства, представленные при подаче заявления о признания товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 430477 общеизвестным, различаются, по крайней мере, в части представленных заключений по результатам социологических исследований, что подтверждается аудиозаписью судебного заседания.

Кроме того, на момент рассмотрения Роспатентом возражения общества "Зелдис" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 430477 указанное обстоятельство (признание противопоставленного товарного знака общеизвестным) не существовало, а, следовательно, не могло быть учтено Роспатентом при принятии оспариваемого решения.

При этом названное обстоятельство, если бы оно существовало на момент рассмотрения возражения, при установлении факта отсутствия сходства до степени смешения между противопоставленными товарными знаками не привело бы к принятию Роспатентом иного решения, поскольку в этом случае отсутствует угроза введения потребителя в заблуждение относительно производителя конкретного товара.

Поскольку предметом судебной ревизии является решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения, судом проверяется соответствие применимым нормам материального права выводов, содержащихся в оспариваемом решении, сделанных в отношении доводов, изложенных в возражении, и имеющихся в материалах административного дела доказательств.

Таким образом, перечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 544850 не противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Учитывая, что требование о признании оспариваемого ненормативного правового акта недействительным не подлежит удовлетворению, то и взаимосвязанное с ним требование об аннулировании государственной регистрации оспариваемого товарного знака также не может быть удовлетворено.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество "Зелдис" в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Зелдис" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Н.Н. Тарасов