Резолютивная часть постановления объявлена 19 июня 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 июня 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.,

судьи-докладчика Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СтройРем-Профи" (ул. Инициативная, д. 16, к. 1, Москва, 121357, ОГРН 1147746012171) на решение Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2017 по делу N СИП-738/2016 (судьи Булгаков Д.А., Лапшина И.В., Рассомагина H.Л.) по заявлению общества с ограниченной ответственностью "СтройРем-Профи" о признании недействительными решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб. д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 17.11.2015 в части отказа в регистрации товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ и решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.08.2016 об отказе в удовлетворении возражения против решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.11.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014711171 и обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать обозначение по заявке N 2014711171 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, перечисленных в указанной заявке.

В судебном заседании приняли участие представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-598/41), Халявин С.Л. (по доверенности от 17.08.2016 N 01/32-681/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "СтройРем-Профи" (далее - общество "СтройРем-Профи", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 17.11.2015 в части отказа в регистрации товарного знака в отношении 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а также признании недействительным решения Роспатента от 25.08.2016 об отказе в удовлетворении возражения против решения Роспатента от 17.11.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014711171 и обязании Роспатента зарегистрировать обозначение по заявке N 2014711171 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, перечисленных в указанной заявке, в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2017 принят отказ общества "СтройРем-Профи" от требования о признании недействительным решения Роспатента от 17.11.2015, в связи с чем производство по делу в указанной части было прекращено, в остальной части заявление общества "СтройРем-Профи" оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "СтройРем-Профи", ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит указанный судебный акт отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Общество "СтройРем-Профи" полагает, что суд первой инстанции неправильно применил подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку проигнорировал обстоятельства однородности услуг и не учел того, что услуги 35-го класса МКТУ, для которых испрашивалась правовая охрана по заявке N 2014711171, и противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 250593 не являются однородными.

Также, по мнению общества "СтройРем-Профи", являются ошибочными выводы суда первой инстанции об однородности услуг 35-го класса МКТУ по заявке N 2014711171 и противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 557925, так как противопоставленный товарный знак, содержащий словесное обозначение "Жилой комплекс "Самоцветы", ассоциируется потребителями с получением услуг, связанных с жильем, а товарный знак, заявленный на регистрацию, - с приобретением товаров 01 и 02-го классов МКТУ, при этом услуги 35-го класса заявлены для продвижения указанных товаров.

Общество "СтройРем-Профи" в кассационной жалобе ссылается на то, что суд первой инстанции неправильно истолковал закон, а именно пункт 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатентом от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), так как основывал свои выводы на выявлении сходства между заявкой и противопоставленными товарными знаками, вместе с тем суду следовало исходить из смысла заложенных обществом в обозначение понятий, идей того, что заявленное обозначение "САМОЦВЕТ" представляет интерес для него не как драгоценный камень, а как символизирующее возможность потребителям самостоятельно осуществлять покраску реализуемого обществом товара (лакокрасочная продукция).

Роспатент отзыв на кассационную жалобу не представил, представитель Роспатента в судебном заседании возражал против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, просил в ее удовлетворении отказать.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, заявка N 2014711171 на регистрацию товарного знака подана обществом 08.04.2014 в отношении товаров 01, 02 и услуг 35-го классов МКТУ.

Заявленное обществом в Роспатент обозначение по заявке N 2014711171 " " является комбинированным, содержит словесный элемент "САМОЦВЕТ", выполненный заглавными буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде цветка с разноцветными лепестками, на фоне которого размещен указанный словесный элемент. Регистрация оспариваемого обозначения заявлена в черном, белом, синем, голубом, оранжевым, красном, зеленом, фиолетовом, розовом цветовом исполнении.

Роспатентом 17.11.2015 принято решение о государственной регистрации обозначения по заявке N 2014711171 в качестве товарного знака. В отношении регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35-го класса МКТУ отказано ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатентом противопоставлены знаки по свидетельствам Российской Федерации N 250593 и 557925.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 250593 с приоритетом от 14.11.2001 представляет собой словесное обозначение " " выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 16, 18, 25-го и услуг 35, 41-го классов МКТУ.

Противопоставленный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 557925 " " с приоритетом от 19.07.2013 является комбинированным, включает в себя словесные элементы "САМОЦВЕТЫ" и "жилой комплекс", выполненные буквами русского алфавита, изобразительный элемент, выполненный в виде композиции фигур сложной геометрической формы. Правовая охрана указанному знаку обслуживания предоставлена в белом, синем, голубом, оранжевом, зеленом, желтом, красном, темно-красном цветовом исполнении. Противопоставленный комбинированный знак обслуживания зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 37, 42, 45-го классов МКТУ.

В Роспатент поступило возражение общества "СтройРем-Профи" от 17.05.2016 о признании недействительным решения Роспатента от 17.11.2015 в части отказа в регистрации товарного знака.

Решением Роспатента от 25.08.2016 в удовлетворении возражения отказано на основании того, что оспариваемый и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения на основании признаков фонетического сходства словесных обозначений "САМОЦВЕТ", входящих в состав сравниваемых обозначений, а также полным фонетическим вхождением противопоставленных знаков в оспариваемый товарный знак.

Кроме того, Роспатент пришел к выводу об однородности услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, так как данные услуги относятся к одной родовой группе.

Исходя из указанных обстоятельств Роспатент констатировал: существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых услуг одному лицу, что свидетельствует о возможности смешения указанных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте и позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "СтройРем-Профи" с решением Роспатента не согласилось, обжаловав его в Суд по интеллектуальным правам.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции установил, что Роспатент, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, действовал в рамках полномочий, установленных частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Данный вывод суда первой инстанции в кассационной жалобе не оспаривается.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав объяснения представителей Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для его отмены.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Принимая во внимание указанные разъяснения, Роспатент и суд первой инстанции обоснованно исходили из того, что с учетом даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (08.04.2014) законодательство, применимое для оценки охраноспособности спорного товарного знака, включает ГК РФ и Правила.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции признал правильным вывод Роспатента о том, что в оспариваемом обозначении сильным индивидуализирующим элементом является словесный элемент "САМОЦВЕТ". В противопоставленных знаках сильным индивидуализирующим элементом является словесный элемент "САМОЦВЕТЫ", занимающий доминирующее положение в товарном знаке и знаке обслуживания. Суд первой инстанции отметил, что в противопоставленном знаке обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 557925 словосочетание "жилой комплекс" является неохраняемым элементом.

Суд первой инстанции, учитывая указанные разъяснения и положения подпунктов 14.4.2, 14.4.2.2 Правил, признал, что заявленное обществом обозначение и противопоставленные товарный знак и знак обслуживания содержат доминирующие элементы, представляющие собой единственное и множественное число одного и того же слова (отличаются одной буквой (звуком) - Ы)), а также словесный элемент заявленного обозначения "САМОЦВЕТ" фонетически входит в противопоставленные знаки, в связи с чем заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются семантически сходными.

Кроме того, принимая во внимание рекомендации, указанные в пунктах 3.1 и 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, и пункте 14.4.3 Правил, суд первой инстанции признал, что услуги "агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи магазинов по розничной продаже товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" 15-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 557925, являются однородными услугам "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов, относящиеся к товарам 01, 02-го классов МКТУ заявленного перечня" 15-го класса МКТУ, в отношении которых подана заявка на регистрацию спорного обозначения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с указанными выводами суда первой инстанции.

Учитывая приведенные нормы и разъяснения высших судебных инстанций и принимая во внимание совокупность представленных по делу доказательств, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что обозначение, заявленное на регистрацию и противопоставленные товарный знак и знак обслуживания являются сходными до степени смешения, а услуги, в отношении которых они зарегистрированы, - однородными. Соответствующее исчерпывающее обоснование изложено в обжалуемом судебном акте.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции проигнорировал обстоятельства однородности услуг и не учел того, что услуги 35-го класса МКТУ для которых испрашивалась правовая охрана по заявке N 2014711171 и противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 250593 не являются однородными, не соответствует содержанию обжалуемого решения суда первой инстанции.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 250593 зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 35-го класса МКТУ "реклама; радиореклама; телевизионная реклама; выпуск рекламных материалов; публикация рекламных текстов; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр n т.п.]; прокат рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей", в связи с чем указанные услуги относятся к рекламе и однородны услугам 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц", в отношении которых заявлено на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке N 2014711171.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с заявителем кассационной жалобы о том, что не все услуги 35-го класса МКТУ по заявке N 2014711171 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 250593 являются однородными, что также было отмечено Роспатентом в оспариваемом решении от 25.08.2016.

Вместе с тем суд первой инстанции правомерно установил, что второй противопоставленный знак - знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 557925 - зарегистрирован в том числе в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи магазинов по розничной продаже товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", и указанные услуги идентичны услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых отказано в регистрации заявленному обозначению по заявке N 2014711171.

Кроме того, суд первой инстанции, установив высокую степень сходства сравниваемых товарных знаков, пришел к выводу о наличии высокой вероятности вывода потребителей о принадлежности оказываемых услуг одному лицу ввиду наличия фонетического сходства словесного элемента "САМОЦВЕТ".

Полномочиями для переоценки выводов суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам не обладает.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Из обжалуемого судебного акта следует, что доказательства, представленные в дело лицами, участвующими в деле, были оценены судом в соответствии с требованиями части 2 статьи 65, части 1 статьи 67, статей 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом всех доводов участвующих в деле лиц.

Позиция заявителя кассационной жалобы о том, что его права нарушаются оспариваемым решением Роспатента от 25.08.2016 и он лишен возможности использовать товарный знак, зарегистрированный для товаров 01 и 02-го классов МКТУ для рекламы и продвижения производимых им товаров, является ошибочной, поскольку перечисленные действия связаны с продвижением собственных товаров, тогда как согласно пояснениям к 35-му классу 10-й редакции МКТУ, названный класс включает услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг.

При этом услуги, перечисленные в 35-м классе МКТУ оказываются иным лицам. Продвижение собственных товаров, в том числе и путем рекламы не свидетельствует об оказании услуг 35-го класса МКТУ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает ошибочным довод заявителя кассационной жалобы о том, что при выявлении сходства между заявленным на регистрацию обозначением и противопоставленными товарным знаком и знаком обслуживания суду первой инстанции следовало исходить из смысла заложенных именно обществом в обозначение понятий и идей.

Решающее значение имеет не то, что под своим обозначением понимает правообладатель, а то, как это обозначение воспринимается потребителями.

Аналогичная позиция высказывалась в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2017 по делу N СИП-425/2016.

В целом, доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, сводятся к несогласию с осуществленной судом оценкой представленных в материалы дела доказательств и не свидетельствуют о неправильном применении судом норм материального и процессуального права. Оснований для иной оценки установленных судом обстоятельств у суда кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

При названных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что решение Роспатента от 25.08.2016 соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для безусловной отмены судебного акта, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при подаче кассационной жалобы на решение арбитражного суда государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

С учетом положений подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ, пункта 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" размер государственной пошлины за подачу кассационной жалобы по делам о признании ненормативного правового акта недействительным для юридических лиц составляет 1500 рублей.

Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что основания и порядок возврата государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Поскольку фактически обществом государственная пошлина за подачу кассационной жалобы по платежному поручению от 03.05.2017 N 104 уплачена в размере 3000 рублей, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1500 рублей подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 333.40 НК РФ.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2017 по делу N СИП-738/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СтройРем-Профи" - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СтройРем-Профи" (ОГРН 1147746012171) из федерального бюджета 1500 (одну тысячу пятьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной при подаче кассационной жалобы по платежному поручению от 03.05.2017 N 104.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.